Когда эксперт Роспатента проводит экспертизу товарного знака, его задача — выявить основания для отказа. Знак зарегистрируют только если таких оснований не нашлось.
Иногда бывает так, что Роспатент присылает предварительный отказ. Здесь у заявителя и его патентного поверенного есть всего один шанс на ответ. Если ответ переубедит эксперта, знак зарегистрируют.
В этой статье мы на примерах из нашей практики покажем самые распространенные причины, по которым Роспатент отказывает в регистрации.
1. Сходство до степени смешения с другими товарными знаками
Сходство до степени смешения означает, что обозначения настолько похожи, что покупатель может их перепутать. Роспатент старается этого не допускать, поэтому следит, чтобы новые товарные знаки не были слишком похожи на старые. Если есть опасность, что покупатель из-за таких обозначений может перепутать компании или их продукты, Роспатент откажет.
Роспатент может зарегистрировать похожие и даже одинаковые обозначения, если они предназначаются для разных товаров и услуг. Причем смотрят не просто на то, к какому классу МКТУ относятся товары, а исследуют однородность конкретных товаров и услуг. Если продукты однородны, тогда нужно выяснять, насколько похожи сами обозначения.
Когда эксперт сравнивает обозначения, он обращает внимание на то, как они выглядят, как произносятся слова и какой смысл в них заложен.
Сходства хотя бы по одному из критериев может быть достаточно, чтобы отказать в регистрации. При оценке звукового сходства экспертиза обращает внимание на близость звуков, совпадение слогов, ударения, вхождение одного обозначения в другое, характер совпадающих частей, правила произношения слов и другие критерии.
В процессе регистрации товарного знака «Шоколад» Роспатент прислал нам предварительный отказ со ссылкой на сторонние товарные знаки со словом «Шоколад». Мы получили письма согласия, приняли участие в заседании Палаты по патентным спорам и добились регистрации товарного знака «Шоколад» для нашего доверителя.
Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов.
Графика, звучание и смысл создают общее впечатление от обозначения. Именно это суммарное впечатление и оценивает эксперт. В одних случаях обозначения могут отличаться всего на одну букву, но разница будет кардинальной, а в других случаях и пять букв разницы не будут играть роли.
| Мы получили письмо согласия от АО «ФАБЕРЛИК», ответили на предварительный отказ и добились регистрации товарного знака для юридической фирмы «Нечаев и Партнеры» |
 Обозначение нашего доверителя |
 Противопоставленный товарный знак |
| Мы прекратили правовую охрану стороннего товарного знака досрочно через Палату по патентным спорам, после чего зарегистрировали товарный знак нашего доверителя «МЁД Студия депиляции» |
 Обозначение нашего доверителя |
 Противопоставленный товарный знак, который мы аннулировали |
| Доработали название сыроварни и зарегистрировали его в качестве товарного знака |
 Доработанное обозначение нашего доверителя. |
 Сторонний товарный знак, который могли противопоставить |
| Мы добились регистрации товарного знака «GOBRO» для компании из Уфы несмотря на наличие сходного по звучанию стороннего товарного знака |
 Обозначение нашего доверителя |
 Знак, который могли противопоставить |
Помимо сайта ФИПС, надо проверять название по базам Global Brand Database на предмет выявления тождественных и сходных обозначений среди международных регистраций, действующих на территории РФ.
2. Отсутствие различительной способности: указание на товары и услуги
Указательные названия прямо указывают на товары или услуги, поэтом защитить такие названия не получится. Роспатент считает их неохраняемыми элементами и не регистрирует как товарные знаки.
Если у обозначения нет различительной способности, это не значит, что его нельзя использовать в бизнесе. Однако, как товарный знак его не зарегистрируют — ни вы, ни кто-либо еще. Такое же обозначение смогут использовать другие предприниматели, и ничего никому за это не будет.
Условный владелец магазина «Сапоги» не сможет запретить кому-то открыть на соседней улице магазин с таким же названием. Но у таких названий есть и плюсы: покупатели сразу понимают, что здесь продают сапоги, и никто не сможет обвинить предпринимателя в том, что он использует чужой товарный знак.
В процессе регистрации мы получили от экспертизы предварительный отказ: эксперт написал, что в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ название «PROTAGONIST» не обладает различительной способностью, поскольку широко используется разными лицами и в целом не способен индивидуализировать услуги. Мы отстояли интересы нашего доверителя, и товарный знак «PROTAGONIST» был зарегистрирован полностью охраняемым.
3. Отсутствие различительной способности: указание на свойства товаров
Под понятием «свойство товара» подразумеваются присущие товару свойства, его особенные характеристики, в том числе носящие хвалебный характер. К элементам, указывающим на свойство товара, относятся следующие: «сливочное», «ванильное», «пастеризованное», «натуральный», «мягкий», «гибкий», «прочный» и т.д.
Названия, которые указывают на свойства товара, также не обладают различительной способностью. По такому названию покупатель не отличит одного производителя от другого. Поэтому зарегистрировать их как товарные знаки тоже не выйдет. Или все же есть шанс на успех?
Если обозначение просто указывает на вид товара или описывает его свойства, то ни о каких отличиях не будет и речи. Это называется «различительная способность». У одних обозначений она сильная, у других слабая, а у третьих ее вообще нет.
Поэтому зарегистрировать их как товарные знаки тоже не выйдет. Или все же есть шанс на успех?
При регистрации товарного знака «ЦАРАПИН.НЕТ» мы столкнулись с предварительным отказом. Эксперт написал, что обозначение указывает на свойства и назначение товаров определенного типа и связанных с ними услуг и не обладает различительной способностью. Мы доказали, что «ЦАРАПИН.НЕТ» обладает фантазийным характером, требует домысливания и ложных сведений не содержит. В итоге знак зарегистрировали.
4. Отсутствие различительной способности: общепринятые термины
Согласно пп. 2 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, состоящие только из элементов, являющихся общепринятыми терминами. Указанное положение относится к терминам, связанным с определенной деятельностью, осуществляемой при производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг.
Например, в отношении издательской и полиграфической деятельности не могут быть зарегистрированы следующие термины: «альграфия» (способ печати), «кегль» (размер шрифта), «ин-кварто» (формат издания).
Однако термин, имеющий отношение к какой-либо конкретной отрасли, может быть зарегистрирован в качестве товарного знака для товаров, не связанных с этой сферой. Например, термин «модем» (устройство, применяющееся в системе связи) может быть зарегистрирован для таких товаров, как мебель, одежда, обувь.
«Таропсихология» — это название дисциплины, которое было придумано нашим доверителем. В процессе регистрации нам пришел предварительный отказ с указанием на то, что «таропсихология» не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано. Мы доказали, что 99% информации в сети — это информация с сайта нашего доверителя, приложили статьи в журналах, брошюры, авторскую колоду карт таро, а также вместе с ответом отправили посылку с мерчем в качестве доказательства. Знак был зарегистрирован.
5. Отсутствие различительной способности: отсутствие словесного характера
Здесь речь идет об аббревиатурах. Аббревиатуру можно регистрировать, однако исход дела зависит от того, имеет ли она словесный характер. По умолчанию считается, что аббревиатуры, особенно без гласных букв, не обладают различительной способностью, и покупатель не сможет отличить один товар от другого по такому названию.
Не существует общего правила о том, что любые аббревиатуры нельзя регистрировать. Роспатент в руководстве для экспертов выделяет отдельно «общепринятые аббревиатуры и сокращения» и «сочетания букв, не имеющие словесного характера».
«Общепринятые аббревиатуры и сокращения» — это те сокращения, которые есть в словарях: «пищепром», «ООО», «кг». Их нельзя использовать как товарные знаки, потому что они не обладают различительной способностью и их может использовать кто угодно.
Зато можно нарисовать логотип со словом «пищепром» и зарегистрировать этот логотип как товарный знак. В таком случае будет охраняться именно картинка, а само слово «пищепром» будет неохраняемым элементом товарного знака, в другой графике его сможет использовать и регистрировать кто угодно.
«Сочетания букв, не имеющие словесного характера» — это «обозначения, состоящие исключительно из согласных звуков (ТПР, ЧВФД), а также обозначения, в которых после букв содержатся точки (Т.Е.Н., I.D.N.S.).». От аббревиатур отличаются тем, что у этих сочетаний нет общеизвестных расшифровок.
Если аббревиатура вымышленная, придуманная самим предпринимателем, а также похожа на слово, то ее зарегистрировать можно. Правда, иногда различительную способность обозначения приходится доказывать в Палате по патентным спорам, как это было у нас при регистрации обозначения «УФОМ».
6. Введение потребителей в заблуждение
Статья 1483 Гражданского кодекса РФ не допускает регистрировать в качестве товарных знаков такие обозначения, которые сами по себе представляют или содержат элементы, являющиеся ложными, способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если таковым является хотя бы один из его элементов.
Введение потребителей в заблуждение — это субъективный критерий, который оценивается экспертом Роспатента по собственному усмотрению. С одной стороны есть методические рекомендации, которым надо следовать в процессе регистрации. Вместе с тем, часто бывают пограничные случаи, и экспертиза Роспатента отказывает там, где можно было бы товарный знак зарегистрировать. И здесь вопрос в том, получится ли доказать свою позицию и привести нужное количество аргументов.
Роспатент попытался отказать Максиму Ильяхову в регистрации товарного знака «Ясно, понятно». Эксперт сослался на название проекта «Ясно. Понятно» на домене http://yasno-ponyatno.ru и публикации об этом проекте в СМИ. Проект принадлежал Сбербанку. Мы смогли добиться регистрации.
7. Ложные обозначения
Ложные обозначения способны ввести потребителей в заблуждение в отношении качества, происхождения или иных характеристик товара.
Целью ложных обозначений является умышленный обман. В таких обозначениях содержится противоречие с действительностью. Например, обозначение «хлопковый» для ткани, которая в действительности выполнена из синтетических заменителей.
При регистрации товарного знака «1974 Сибсельмаш Новосибирск» мы столкнулись с предварительным отказом. Эксперт указал, что в случае непредставлении документов, подтверждающих дату основания организации, цифры «1974», а в целом и все обозначение, будут вводить потребителя в заблуждение. Однако архивных документов не сохранилось. Мы посоветовали убрать цифры «1974» с логотипа, чтобы избежать отказа. Товарный знак «Сибсельмаш Новосибирск» был успешно зарегистрирован.
8. Противоречие общественным интересам
Роспатент может отказать в регистрации названий, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и нормам морали. В этой связи к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, можно отнести обозначения, представляющие или включающие слова, выражения, изображения, которые противоречат правовым основам общественного порядка и (или) могут вызвать возмущение членов общества на основе общепринятых норм морали.
С другой стороны, мы не раз регистрировали названия, не содержащие какого-либо явного неприличного смысла, и их интерпретация на предмет ругательного эвфемизма требовала додумывания.
Мы добились регистрации товарного знака «Шальные сладости» для кондитерских изделий.
9. Сходство с фирменными наименованиями
Фирменное наименование — это обозначение, под которым юридическое лицо регистрируется в ЕГРЮЛ. Оно обязательно указывает на организационно-правовую форму компании в зависимости от того, какой вид компании выбрал учредитель: общество с ограниченной ответственностью — ООО, акционерное общество — АО, или другую форму.
Изобретать какие-то свои формы или их названия нельзя. Также в обязательном порядке фирменное наименование должно содержать само название компании.
У индивидуальных предпринимателей (ИП) нет и не может быть фирменных наименований. В деловом обороте ИП выступают под своим именем. Вопреки распространенному заблуждению, ИП не является юридическим лицом, потому что ИП — это человек, физическое лицо, который просто зарегистрировался в качестве предпринимателя, чтобы получить право вести коммерческую деятельность.
Несмотря на то, что фирменное наименование юридического лица тоже является средством индивидуализации, как и товарный знак, многие компании регистрируют свои наименования в качестве товарных знаков.
Во-первых, регистрация фирменного наименования в качестве товарного знака дает правообладателю более широкий спектр защиты прав. Во-вторых, компании регистрируют свои названия в качестве товарных знаков, чтобы убедиться законности использования своего названия, гарантировать отсутствие нарушений чужих прав и обезопасить свои вложения в рекламу собственного бренда.
При проверке названия «Сайвер» мы нашли сходный знак, зарегистрированный на имя АО «Шелангерский химзавод «САЙВЕР» для однородных услуг 35 класса. Мы провели переговоры с правообладателями знака, чтобы получить письмо-согласие. Когда нам от экспертизы пришел предварительный отказ, мы подготовили и направили в Роспатент необходимые документы, приложив письмо согласия. В результате товарный знак «Сайвер» был успешно зарегистрирован.
10. Сходство с коммерческими обозначениями
Коммерческое обозначение индивидуализирует само предприятие, а не его товары и услуги. Задача коммерческого обозначения — выделять конкретное предприятие, как производителя продуктов
Правообладателем коммерческого обозначения может быть юридическое лицо или ИП. Но далеко не факт, что у предпринимателя есть то самое предприятие. Если его нет, то нет и коммерческого обозначения.
Дату появления исключительного права на коммерческое обозначение точно назвать нельзя. Оно появляется само собой в процессе использования. По сути факт наличия этого права и дату его возникновения устанавливает суд.
Конкретного срока действия коммерческого обозначения нет: официально право пользования им нигде не регистрируется. Возникло право или нет, предприниматель узнает из решения суда. А еще право на него даже если и было, то прекращается, если правообладатель не использовал коммерческое обозначение больше года.
За нарушение права на коммерческое обозначение правообладатель может потребовать от нарушителя только взыскание убытков.
Бывает так, что в Реестрах Роспатента нет ни товарных знаков, ни поданных заявок со сходным названием, но эксперт ссылается, например, на известный в интернете сайт, и считает, что у него возникло право на коммерческое обозначение и присылает предварительный отказ. Оспорить его можно, все зависит от того, насколько известным противопоставленное обозначение является.
В ходе экспертизы мы получили предварительный отказ. В нем нам сослались на сайт британской компании с таким же названием, которые также производили однородную продукцию. Однако сайт был похож, скорее, на визитную карточку организации, чем на интернет-магазин. Пришлось дойти до Палаты по патентным спорам, но в итоге товарный знак «PERRY ENGINEERING» был успешно зарегистрирован.
11. Сходство с НМПТ
Наименование места происхождения товаров (НМПТ) — это способ индивидуализации товаров или услуг, привязанный к определенной местности и четко ассоциирующийся с ней. То есть, это слово или словосочетание, образованное из названия географического объекта и ассоциируемое в силу своей уникальности с определенным товаром.
Таким образом, наименование места происхождения товара неотделимо от конкретного географического объекта. Невозможно перенести производство товара из одного географического объекта в другой.
Когда экспертиза ссылается на сходные товарные знаки, мы можем апеллировать к разнице между обозначениями и разнице между товарами и услугами, которые продаются под этими обозначениями. В случае с наименованиями мест происхождения товаров все сложнее: Роспатент не интересует вопрос однородности товаров и услуг. Даже если товарный знак нужен для совершенно других товаров, это не имеет значения: сходство с НМПТ достаточно, чтобы отказать в регистрации, независимо от того, на какие товары и услуги подана заявка.
На этапе экспертизы мы столкнулись с предварительным отказом. Эксперты Роспатента написали, что обозначение «АЛТАЙСКАЯ КРЫНКА» сходно до степени смешения с наименованием мест происхождения товаров «АЛТАЙСКИЙ МЁД», право использовать которое имеет ограниченный круг лиц. В ответе на предварительный отказ мы ссылались на фонетические, семантические и графические отличия нашего обозначения от указанного Роспатентом НМПТ. Теперь «АЛТАЙСКАЯ КРЫНКА» — официально зарегистрированный товарный знак.
12. Сходство с известными зарубежными товарными знаками
Когда эксперт Роспатента видит в поиске что-то хотя бы слегка напоминающее обозначение огромной корпорации, он скорее всего откажет менее известному заявителю. Проще немного перестараться и защитить корпорацию, чем зарегистрировать спорный товарный знак обычного предпринимателя, а потом выяснять отношения с юридическим отделом корпорации. В результате к обозначениям крупных корпораций экспертиза относится особенно внимательно.
В процессе регистрации нам противопоставили товарный знак «RED», зарегистрированный на издателя британских журналов, базирующегося в Лондоне. Мы получили письмо согласия от зарубежной компании и добились регистрации товарного знака «РЭД» для российского саунд-продюсера Александра Сахарова.
13. Использование названий охраняемых культурных и природных объектов
К особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации относятся историко-культурные и природные комплексы, архитектурные ансамбли и сооружения, и другие объекты, ценные с точки зрения истории, археологии, культуры, архитектуры, науки и искусства.
Поэтому если предприниматель из Тамбова производит и реализует чай, и на упаковке рисует Тадж-Махал, то Роспатент в регистрации откажет: обозначение может создать у потребителя ложное представление о том, кто именно производит продукт.
При регистрации комбинированного товарного знака «Бастай» эксперт написал, что в его состав входит изобразительный элемент, фрагмент которого воспроизводит изображение памятника архитектуры и истории Российской Федерации — замка «Ласточкино гнездо». Вместе с тем, законодательно разграничены статусы объектов культурного наследия и особо ценных объектов культурного наследия. Как мы выяснили, не существовало распоряжения Правительства РФ или Указы Президента РФ об отнесении объекта «Дворец «Ласточкино гнездо», включенного в перечень объектов культурного наследия федерального значения, к категории особо ценных объектов культурного наследия РФ. В итоге мы смогли отстоять свою позицию и товарный знак был зарегистрирован.
14. Использование объектов авторских прав
Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в РФ произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
Однако, чтобы отказ был обоснован, нужно подтвердить наличие у произведения достаточной степени известности и культурной ценности, способной породить угрозу введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.
Роспатент пытался отказать Максиму Ильяхову в регистрации товарного знака «Визуальное повествование» со ссылкой на американское произведение «The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV and Digital Media». Мы сумели доказать, что название «Визуальное повествование» для этой книги использовалось всего на нескольких сайтов по инициативе администраторов этих сайтов как самостоятельный вольный перевод названия. В результате товарный знак нашего доверителя был успешно зарегистрирован.
15. Имена известных лиц
Согласно пп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.
При регистрации знака «Polinsky» для салона красоты в Москве мы были готовы к предварительному отказу со стороны Роспатента. Эксперт мог воспринять название «Polinsky» как фамилию известного американского актера Александра Полински. Однако мы смогли доказать, что в нашем обозначении использовалось не все имя как таковое, а только фамилия, которая не могла быть ассоциирована с конкретным лицом. Товарный знак «Polinsky» был успешно зарегистрирован.
Что делать если Роспатент отказал?
Отказ в регистрации товарного знака — это не приговор. Любой отказ можно оспорить, и иногда это удается.
Сначала нужно проверить срок обжалования отказа. В течение 4 месяцев со дня отправки отказного решения заявителю он имеет право обжаловать его в соответствии с 1 пунктом статьи 1500 ГК РФ.
Если этот срок истек, то обжаловать отказ не получится: нужно подавать новую заявку и проходить экспертизу заново. Если результат по ней будет такой же, нужно обжаловать новый отказ.
В каждом деле, где есть отрицательное решение, нужно разбираться с причинами отказа в регистрации товарного знака, а также возможными последствиями. Действия предпринимателя зависят от особенностей бизнеса и причин, которые стали основанием к тому, чтобы Роспатент отказал в регистрации товарного знака.
Кратко: самые распространенные причины для отказа в регистрации
- Сходство до степени смешения с другими товарными знаками
- Отсутствие различительной способности: указание на товары и услуги
- Отсутствие различительной способности: указание на свойства товаров
- Отсутствие различительной способности: общепринятые термины
- Отсутствие различительной способности: отсутствие словесного характера
- Введение потребителей в заблуждение
- Ложные обозначения
- Противоречие общественным интересам
- Сходство с фирменными наименованиями
- Сходство с коммерческими обозначениями
- Сходство с НМПТ
- Сходство с известными зарубежными товарными знаками
- Использование названий охраняемых культурных и природных объектов
- Использование объектов авторских прав
- Использование имен известных лиц
Комплексная защита интеллектуальных прав — это наш профиль. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить детали — можно позвонить по телефону или написать нам на почту. Мы изучим вашу ситуацию, проконсультируем и предложим план действий. Если он вам подойдет — приступим к работе.
