ТОП-15 оснований для отказа Роспатента в регистрации товарного знака

16.05.2022

Когда эксперт Роспатента проводит экспертизу товарного знака, его задача — выявить основания для отказа. Знак зарегистрируют только если таких оснований не нашлось.

Иногда бывает так, что Роспатент присылает предварительный отказ. Здесь у заявителя и его патентного поверенного есть всего один шанс на ответ. Если ответ переубедит эксперта, знак зарегистрируют.

В этой статье мы на примерах из нашей практики покажем самые распространенные причины, по которым Роспатент отказывает в регистрации.

1. Сходство до степени смешения с другими товарными знаками

Сходство до степени смешения означает, что обозначения настолько похожи, что покупатель может их перепутать. Роспатент старается этого не допускать, поэтому следит, чтобы новые товарные знаки не были слишком похожи на старые.

Регистрация товарного знака для «Lelei Studio».png

В процессе регистрации товарного знака «Lelei Studio» Роспатент прислал нам предварительный отказ со ссылкой на сторонний товарный знак «LILE». Мы сумели доказать экспертизе, что обозначения не сходны. В итоге мы добились положительного решения, и знак «Lelei Studio» был зарегистрирован

2. Отсутствие различительной способности: указание на товары и услуги

Указательные названия прямо указывают на товары или услуги, поэтом защитить такие названия не получится. Роспатент считает их неохраняемыми элементами и не регистрирует как товарные знаки.

Разрешение патентного спора.png

В процессе регистрации мы получили от экспертизы предварительный отказ: эксперт написал нам, что «Перепарковка» в силу своего смыслового значения является указательным и не может быть зарегистрировано в отношении тех товаров и услуг, которые относятся к парковке и транспорту. Мы отстояли интересы нашего доверителя в Палате по патентным спорам. Товарный знак «Перепарковка» был зарегистрирован.

3. Отсутствие различительной способности: указание на свойства товаров

Названия, которые указывают на свойства товара, также не обладают различительной способностью. По такому названию покупатель не отличит одного производителя от другого. Поэтому зарегистрировать их как товарные знаки тоже не выйдет. Или все же есть шанс на успех?

Ответ на предварительный отказ.png

При регистрации товарного знака «ЦАРАПИН.НЕТ» мы столкнулись с предварительным отказом. Эксперт написал, что обозначение указывает на свойства и назначение товаров определенного типа и связанных с ними услуг и не обладает различительной способностью. Мы доказали, что «ЦАРАПИН.НЕТ» обладает фантазийным характером, требует домысливания и ложных сведений не содержит. В итоге знак зарегистрировали.

4. Отсутствие различительной способности: общепринятые термины

Роспатент не регистрирует термины, если те, по мнению эксперта, являются общепринятыми в определенной сфере товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация — не обладают различительной способностью. К таким терминам могут относиться названия методов, устройств, и другие термины.

Регистрация товарного знака.png

«Таропсихология» — это название дисциплины, которое было придумано нашим доверителем. В процессе регистрации нам пришел предварительный отказ с указанием на то, что «таропсихология» не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано. Мы доказали, что 99% информации в сети — это информация с сайта нашего доверителя, приложили статьи в журналах, брошюры, авторскую колоду карт таро, а также вместе с ответом отправили посылку с мерчем в качестве доказательства. Товарный знак был зарегистрирован.

5. Отсутствие различительной способности: отсутствие словесного характера

Здесь речь идет об аббревиатурах. Аббревиатуру можно регистрировать, однако исход дела зависит от того, имеет ли она словесный характер. По умолчанию считается, что аббревиатуры, особенно без гласных букв, не обладают различительной способностью, и покупатель не сможет отличить один товар от другого по такому названию.

Зарегистрированный товарный знак для УФОМ.png

Если аббревиатура вымышленная, придуманная самим предпринимателем, а также похожа на слово, то ее зарегистрировать можно. Правда, иногда различительную способность обозначения приходится доказывать в Палате по патентным спорам, как это было у нас при регистрации обозначения «УФОМ».

6. Введение потребителей в заблуждение

Введение потребителей в заблуждение — это субъективный критерий, который оценивается экспертом Роспатента по собственному усмотрению. С одной стороны есть методические рекомендации, которым надо следовать в процессе регистрации. Вместе с тем, часто бывают пограничные случаи, и экспертиза Роспатента отказывает там, где можно было бы товарный знак зарегистрировать. И здесь вопрос в том, получится ли доказать свою позицию и привести нужное количество аргументов.

Регистрация товарного знака для Максима Ильяхова.png

Роспатент попытался отказать Максиму Ильяхову в регистрации товарного знака «Ясно, понятно». Эксперт сослался на название проекта «Ясно. Понятно» на домене http://yasno-ponyatno.ru и публикации об этом проекте в СМИ. Проект принадлежал Сбербанку. Мы смогли добиться регистрации.

7. Ложные обозначения

Ложные обозначения способны ввести потребителей в заблуждение в отношении качества, происхождения или иных характеристик товара.

Товарный знак для 1974 Сибсельмаш Новосибирск.png

При регистрации товарного знака «1974 Сибсельмаш Новосибирск» мы столкнулись с предварительным отказом. Эксперт указал, что в случае непредставлении документов, подтверждающих дату основания организации, цифры «1974», а в целом и все обозначение, будут вводить потребителя в заблуждение. Однако архивных документов не сохранилось. Мы посоветовали убрать цифры «1974» с логотипа, чтобы избежать отказа. Товарный знак «Сибсельмаш Новосибирск» был успешно зарегистрирован.

8. Противоречие общественным интересам

Роспатент может отказать в регистрации названий, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и нормам морали. К таким обозначениям можно отнести обозначения, представляющие или включающие слова, выражения, изображения, которые противоречат правовым основам общественного порядка или могут вызвать возмущение общественности.

С другой стороны, мы не раз регистрировали названия, не содержащие какого-либо явного неприличного смысла, и их интерпретация на предмет ругательного эвфемизма требовала додумывания.

Товарный знак «НетНеСлипнется!.png

Мы зарегистрировалитоварный знак «НетНеСлипнется!» для магазина сладостей и чая.

9. Сходство с фирменными наименованиями

Фирменное наименование — это обозначение, под которым юридическое лицо регистрируется в ЕГРЮЛ. В него входит само название компании, и оно обязательно указывает на организационно-правовую форму (ООО, АО и т.д.). Перед тем, как подать обозначение на регистрацию, нужно обращать внимание на те фирменные наименования, которые действовали раньше. При этом объем прав на фирменное наименование — это не просто коды ОКВЭД, а это те виды деятельности, в отношении которых компания ведет свою деятельность.

Сходство с фирменными наименованиями.png

При проверке названия «Сайвер» мы нашли сходный знак, зарегистрированный на имя АО «Шелангерский химзавод «САЙВЕР» для однородных услуг 35 класса. Мы провели переговоры с правообладателями знака, чтобы получить письмо-согласие. Когда нам от экспертизы пришел предварительный отказ, мы подготовили и направили в Роспатент необходимые документы, приложив письмо согласия. В результате товарный знак «Сайвер» был успешно зарегистрирован.

10. Сходство с коммерческими обозначениями

Коммерческое обозначение индивидуализирует само предприятие, а не его товары и услуги. Задача коммерческого обозначения — выделять конкретное предприятие, как производителя продуктов

Бывает так, что в Реестрах Роспатента нет ни товарных знаков, ни поданных заявок со сходным названием, но эксперт ссылается, например, на известный в интернете сайт, и считает, что у него возникло право на коммерческое обозначение и присылает предварительный отказ. Оспорить его можно, все зависит от того, насколько известным противопоставленное обозначение является.

Сходство с коммерческими обозначениями.png

В ходе экспертизы мы получили предварительный отказ. В нем нам сослались на сайт британской компании с таким же названием, которые также производили однородную продукцию. Однако сайт был похож, скорее, на визитную карточку организации, чем на интернет-магазин. Пришлось дойти до Палаты по патентным спорам, но в итоге товарный знак «PERRY ENGINEERING» был успешно зарегистрирован.

11. Сходство с НМПТ

НМПТ — это способ индивидуализации товаров или услуг, привязанный к определенной местности и четко ассоциирующийся с ней.

Когда экспертиза ссылается на сходные товарные знаки, мы можем апеллировать к разнице между обозначениями и разнице между товарами и услугами, которые продаются под этими обозначениями. В случае с наименованиями мест происхождения товаров все сложнее: Роспатент не интересует вопрос однородности товаров и услуг. Даже если товарный знак нужен для совершенно других товаров, это не имеет значения: сходство с НМПТ достаточно, чтобы отказать в регистрации, независимо от того, на какие товары и услуги подана заявка.

Сходство с НМПТ.png

На этапе экспертизы мы столкнулись с предварительным отказом. Эксперты Роспатента написали, что обозначение «АЛТАЙСКАЯ КРЫНКА» сходно до степени смешения с наименованием мест происхождения товаров «АЛТАЙСКИЙ МЁД», право использовать которое имеет ограниченный круг лиц. В ответе на предварительный отказ мы ссылались на фонетические, семантические и графические отличия нашего обозначения от указанного Роспатентом НМПТ. Теперь «АЛТАЙСКАЯ КРЫНКА» — официально зарегистрированный товарный знак.

12. Сходство с известными зарубежными товарными знаками

Когда эксперт Роспатента видит в поиске что-то хотя бы слегка напоминающее обозначение огромной корпорации, он скорее всего откажет менее известному заявителю. Проще немного перестараться и защитить корпорацию, чем зарегистрировать спорный товарный знак обычного предпринимателя, а потом выяснять отношения с юридическим отделом корпорации. В результате к обозначениям крупных корпораций экспертиза относится особенно внимательно.

Сходство с известными зарубежными товарными знаками.png

В процессе регистрации обозначения «VERKINS» нам сослались на два уже зарегистрированных товарных знака: «VERK» и «Perkins». Знак «Perkins» принадлежал производителю дизельных двигателей — компании «Perkins Engines Company Limited», дочерней компании концерна «Caterpillar». Мы отправились к английским правообладателям с запросом на получение письма-согласия. В итоге компания «Perkins» дала нам согласие на регистрацию обозначения нашего доверителя в отношении интересующих нашего доверителя товаров и услуг, и знак был зарегистрирован.

13. Использование названий охраняемых культурных и природных объектов

К особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации относятся историко-культурные и природные комплексы, архитектурные ансамбли и сооружения, и другие объекты, ценные с точки зрения истории, археологии, культуры, архитектуры, науки и искусства.

Поэтому если предприниматель из Тамбова производит и реализует чай, и на упаковке рисует Тадж-Махал, то Роспатент в регистрации откажет: обозначение может создать у потребителя ложное представление о том, кто именно производит продукт.

Использование названий охраняемых культурных и природных объектов.png

При регистрации комбинированного товарного знака «Бастай» эксперт написал, что в его состав входит изобразительный элемент, фрагмент которого воспроизводит изображение памятника архитектуры и истории Российской Федерации — замка «Ласточкино гнездо». Вместе с тем, законодательно разграничены статусы объектов культурного наследия и особо ценных объектов культурного наследия. Как мы выяснили, не существовало распоряжения Правительства РФ или Указы Президента РФ об отнесении объекта «Дворец «Ласточкино гнездо», включенного в перечень объектов культурного наследия федерального значения, к категории особо ценных объектов культурного наследия РФ. В итоге мы смогли отстоять свою позицию и товарный знак был зарегистрирован.

14. Использование объектов авторских прав

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в РФ произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Однако, чтобы отказ был обоснован, нужно подтвердить наличие у произведения достаточной степени известности и культурной ценности, способной породить угрозу введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

Регистрация товарного знака для Максима Ильяхова

Роспатент пытался отказать Максиму Ильяхову в регистрации товарного знака «Визуальное повествование» со ссылкой на американское произведение «The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV and Digital Media». Мы сумели доказать, что название «Визуальное повествование» для этой книги использовалось всего на нескольких сайтов по инициативе администраторов этих сайтов как самостоятельный вольный перевод названия. В результате товарный знак нашего доверителя был успешно зарегистрирован.

15. Имена известных лиц

Согласно пп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Товарный знак для HOFFMANN

При регистрации знака их ресторана «HOFFMANN» мы были готовы к предварительному отказу со стороны Роспатента. Эксперт мог воспринять название «HOFFMANN» как фамилию известного писателя Эрнста Гофмана. Кроме этого, логотип ресторана, выполненный прописным шрифтом, отдаленно напоминал подпись самого Гофмана. Однако мы смогли доказать, что в нашем обозначении использовалось не все имя как таковое, а только фамилия, которая не могла быть ассоциирована с конкретным лицом. Товарный знак «HOFFMANN» был успешно зарегистрирован.

Кратко: самые распространенные причины для отказа в регистрации

  1. Сходство до степени смешения с другими товарными знаками
  2. Отсутствие различительной способности: указание на товары и услуги
  3. Отсутствие различительной способности: указание на свойства товаров
  4. Отсутствие различительной способности: общепринятые термины
  5. Отсутствие различительной способности: отсутствие словесного характера
  6. Введение потребителей в заблуждение
  7. Ложные обозначения
  8. Противоречие общественным интересам
  9. Сходство с фирменными наименованиями
  10. Сходство с коммерческими обозначениями
  11. Сходство с НМПТ
  12. Сходство с известными зарубежными товарными знаками
  13. Использование названий охраняемых культурных и природных объектов
  14. Использование объектов авторских прав
  15. Использование имен известных лиц
Поделиться:

Столкнулись с похожей ситуацией? Получите консультацию у нашего специалиста