Как зарегистрировать товарный знак за рубежом

Если вы зарегистрировали свой товарный знак в России, значит, что регистрация действует только на ее территории. В США, Китае или Казахстане она недействительна. То есть, территория действия товарного знака заканчивается территорией той страны, где этот знак зарегистрирован. 

За семь лет работы нам довелось зарегистрировать несколько сотен товарных знаков за рубежом: в Евросоюзе, США, Канаде, Китае, Казахстане и десятках других стран, по национальной и международной процедуре.

В статье мы расскажем, зачем российские предприниматели регистрируют товарные знаки за рубежом, как это сделать быстро, выгодно и не переплатить.

Для чего компании регистрируют товарные знаки за рубежом?

Регистрация товарного знака дает своему правообладателю исключительное право: никто, кроме него не вправе реализовывать и даже рекламировать товар или услуги под таким же или слишком сходным обозначением. 

Получается, что регистрация дает два ключевых преимущества: 

1. Возможность наказывать нарушителей, которые используют такое же или похожее название
2. Гарантию того, что предприниматель сам не нарушает чужой знак 

Ни в одной стране мира не существует специального госоргана, который сам искал бы нарушителей товарных знаков, предъявлял бы им претензии и взыскивал бы с них компенсации, чтобы затем перечислить их правообладателю. Каждый правообладатель сам занимается поиском нарушителем и их судебным преследованием. Регистрация товарного знака только дает основания для защиты прав.

Скажем прямо: для многих российских предпринимателей достаточно затруднительно искать нарушителей в других странах и судиться с ними. Поэтому как правило активной защитой своих прав занимаются те компании, у которых есть иностранные контрагенты, готовые защищать интересы бренда в своей стране — местные дилеры, дистрибьюторы или лицензиаты.
Большинство же отечественных компаний регистрируют знаки не столько для того, чтобы преследовать нарушителей, а для того, чтобы самим случайно не оказаться нарушителем. 

Если компания выводит свой продукт за рубеж, может оказаться, что такое же или похожее обозначение уже давно зарегистрировано. Продукт компании окажется контрафактом. Это грозит предпринимателю штрафами, компенсациями или изъятием партии контрафактного товара.

Практика показывает, что иностранные предприниматели достаточно активно отстаивают свои интеллектуальные права — регистрируют много товарных знаков, мониторят рынок и активно судятся с нарушителями. Если планируете выходить на зарубежные рынки, стоит заняться вопросом регистрации своего знака — по крайней мере, чтобы самому не оказаться нарушителем. 

Пошлины за международную регистрацию

Виды пошлин

При подаче заявки на международную регистрацию в рамках Мадридской системы уплачиваются следующие пошлины:

• oсновная пошлина;
• дополнительная пошлина за каждую указанную договаривающуюся сторону;
• добавочная пошлина за каждый класс товаров и услуг свыше трех.

В случае некоторых договаривающихся сторон вместо дополнительной пошлины уплачивается «индивидуальная пошлина». Информация о том, какие договаривающиеся стороны требуют уплаты индивидуальной пошлины (а также о размере пошлины), приводится в Перечне индивидуальных пошлин.

В случае некоторых договаривающихся сторон вместо дополнительной пошлины уплачивается «индивидуальная пошлина». Информация о том, какие договаривающиеся стороны требуют уплаты индивидуальной пошлины (а также о размере пошлины), приводится в Перечне индивидуальных пошлин.

Два способа регистрации товарного знака за рубежом: национальный и международный 

Никакого «всемирного свидетельства на товарный знак» нет. Каждая страна ведет свой реестр товарных знаков, действующих на ее территории, поэтому надо получать свою регистрацию. 

Способы зарегистрировать товарный знак за рубежом: 

• прямо подать заявки в нужные страны — это называется подачей национальной заявки;
• подать одну международную заявку через Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), а они разошлют заявки по странам —  это обычно и называют «международной регистрацией».

Разберем, чем они отличаются, и что выгоднее именно для вашего случая. 

Национальная регистрация: прямая подача заявки в нужную страну

Логика регистрации в большинстве стран похожа на процедуру, что мы проходим в России: 

1. Проверка в интересующей нас стране: разбираемся, есть ли смысл подавать заявку и не занято ли название
2. Подача заявки в патентное ведомство
3. Оплата пошлин  
4. Формальная экспертиза: насколько верно заполнен документ, оплачены пошлины, насколько корректно составлен перечень товаров и услуг. 
5. Экспертиза по существу: соответствие обозначения требованиям законодательства 
6. Переписка с патентным ведомством в случае предварительного отказа
7. Регистрация товарного знака и внесение его в реестр

Мы должны заполнить местную форму заявления, подать его по местным законам, заплатить пошлину в их валюте и вести все делопроизводство на их языке. Каждое производство идет по своим правилам и срокам, за каждым нужно следить.

В большинстве стран иностранцы не имеют права общаться с патентным ведомством напрямую: если в документах заявки не указан представителем местный поверенный, то заявку просто не примут. Хотя некоторые государства подписали с Россией международные соглашения, разрешающие прямые обращения.

Например, раньше мы сами напрямую подавали заявки в американское патентное ведомство — их законодательство допускало прямые обращения иностранцев. Так мы зарегистрировали ряд знаков для производителя энергетических напитков «Power of Warrior». Сейчас американское законодательство уже не допускает прямых обращений от иностранцев.

Мы сами подали национальную заявку в США и добились регистрации. Знак был внесен в реестр по номером №5354317, а наш адрес указан в качестве адреса для переписки. 

В каждой стране свои нюансы. В США требуют подтвердить, что вы уже используете знак в бизнесе: продемонстрировать фото продукции, магазина или сайт. Если компания знак еще не использует, нужно подписать специальную форму, чтобы заверить американское патентное ведомство в том, что вы начнете его использовать в ближайшие полгода. Если за полгода компания не представит доказательств использования знака, заявку признают отозванной. Так американцы борются с теми, кто регистрирует знаки, а потом ничего под ними не делают и мешает остальным.

Когда мы регистрировали товарный знак Power of Warrior в Канаде, нам понадобилось разыскать юристов, которые предоставили нам почтовый адрес: канадское ведомство принимает заявки от иностранцев электронно, но свои ответы отправляет на бумаге и только на адрес в пределах Канады.

Сроки в иностранном государстве зависят от страны: в США мы регистрировали знак по национальной процедуре за полгода, а в Канаде регистрация заняла почти полтора года, потому что их законодательство предусматривает дополнительный период для оппозиций.

Стоимость зависит от многих факторов: размер пошлин, гонорар местных поверенных, если они нужны, а также возможные дополнительные вложения, если понадобится спорить с местным ведомством или правообладателем. 

Представьте объем работы, если нужно зарегистрировать знак не в одной стране, а в нескольких десятках. По каждой стране нужно будет совершать отдельные действия: каждую заявку подавать самостоятельно, по каждой будет своя дата приоритета, переписка с ведомством на их языке и везде будет свой поверенный. 

Если потом компания решит, например, продать международный бренд с десятками регистраций по всему миру или даже просто сменить адрес, придется также подавать отдельные заявления в каждое ведомство.

Из-за этих деталей регистрация по национальной процедуре имеет смысл в двух случаях: если нас интересует регистрация всего в паре стран, или если нужная нам страна не входит в состав Мадридского соглашения, которое значительно удешевляет регистрацию.

Мадридская система: регистрация товарных в разных странах на основании одной заявки  

Чтобы упростить регистрацию и управление, еще в конце девятнадцатого века была создана система международной регистрации товарных знаков. Дипломаты нескольких стран подписали Мадридское соглашение, чтобы договориться об общей процедуре подачи заявок на товарные знаки.

С тех пор к Мадридской системе присоединилось больше 120 стран, в том числе и Россия, все европейские страны, США, Беларусь, Узбекистан и другие страны СНГ, Азия, страны Африки и даже Мозамбик и Лихтенштейн.

Международных свидетельств в Мадридской системе по-прежнему не выдают, но сама процедура стала централизованной. Если вы собираетесь регистрировать товарный знак в трех и более странах, и они есть в Мадридском соглашении, то вам, вероятнее, будет выгоднее воспользоваться именно этой процедурой вместо того, чтобы подавать отдельные заявки.

Давайте сначала разберемся, из каких этапов складывается международная регистрация.

1. Заполнение бланка международной заявки на товарный знак.
2. Формальная экспертиза. Проверка заявки на предмет соответствия всем формальным требованиям (полнота контактных данных, указание по меньшей мере одного члена Мадридской системы, качество изображений, оплата пошлин и т.д.).
3. Регистрация. Ваш товарный знак внесут в Международный реестр, опубликуют его в Бюллетене ВОИС по международным знакам, направят вам свидетельство о регистрации, подтверждающее соблюдение формальных требований ВОИС, и уведомят соответствующим образом указанных членов Мадридской системы.
4. Экспертиза по существу. Ведомство каждого указанного члена Системы проводит экспертизу по существу. Каждое из ведомств должно предоставить охрану или заявить отказ в течение установленного срока: 12 или в некоторых случаях 18 месяцев с даты уведомления соответствующего ведомство о том, что оно было указано в заявке.

Есть страны, где можно подавать заявки напрямую в ВОИС через их электронную систему подачи, минуя местное ведомство. Есть страны, где обязательна подача заявки через национальное ведомство, как в России. Это нельзя назвать минусом, потому что Роспатент проводит проверку на соответствие формальным требованиям, предъявляемым Мадридским соглашением, Протоколом к нему, Административной инструкцией и Общей инструкцией. Если Роспатент не прислал запрос, значит заявка соответствует требованиям ВОИС, и она направляется дальше в ВОИС, который уже не пришлет формальный запрос. 

По международной системе мы подали заявку на регистрацию товарного знака «Power of Warrior» сразу в 18 стран и на весь Евросоюз. Большая часть этих стран уже приняла решение о регистрации по этой заявке. После того, как заявка поступает в ВОИС, она регистрируется в международном реестре товарных знаков. Важно отличать международную регистрацию и национальную. 

В России мы называем словом «регистрация» зарегистрированный товарный знак и выданное на него свидетельство. То, что называется международной регистрацией товарного знака в нормативных актах Мадридского соглашения и протокола к нему — по сути регистрация международной заявки.

Большинству стран ничего дополнительно не требуется. Но есть особенности, связанные с регистрацией именно в этой стране. Например, Америка запрашивает подписание отдельного документа, которым мы подтверждаем свое обязательство по использованию товарного знака в бизнесе. А другие такого документа не просят Дальше у каждой страны есть год или полтора на то, чтобы прислать или решение о регистрации, или предварительный отказ. Если за отведенный срок страна этого не сделала, правовая охрана считается предоставленной.

Стоимость и сроки регистрации товарного знака за рубежом

Цена национальной заявки складывается из стоимости госпошлин и услуг поверенного. К этим деньгам добавляются пошлины за международную заявку и за ее пересылку в ВОИС. Пошлина зависит от количества стран и классов МКТУ, платится она в швейцарских франках на швейцарский счет ВОИС. 

Предварительно посчитать пошлину можно с помощью калькулятора. Нужно выбрать Россию в поле «Office of origin», указать количество классов и страны. Затем нажмите «Calculate». 

Стоимость наших услуг складывается из предварительной экспертной проверки обозначения, подготовки и подачи международной заявки и ведения дальнейшего делопроизводства.  Если придет оппозиция или запрос, то нужно будет обращаться к услугам местного поверенного для подготовки и подачи ответа на этот запрос.

Российские поверенные не имеют права представлять интересы доверителей перед иностранными ведомствами, это прерогатива местных поверенных. Правило работает и в обратную сторону: иностранцы не могут обращаться в Роспатент напрямую и должны взаимодействовать с ведомством через российских поверенных.

Обычно мы сами берем на себя работу с местным поверенным: мы достаточно давно работаем с иностранными патентными поверенными, эти партнерские отношения позволяют обеспечивать нашим доверителям приемлемые цены и сроки на услуги иностранных коллег. 

Если по заявке не поступит предварительный отказ, то знак будет зарегистрирован и никаких дополнительных вложений не потребуется, участие местного поверенного в процессе также не понадобится.

Получается, что международная система выгодна, если вам необходимо зарегистрировать товарный знак в трех-четырех и более странах. Регистрация обходится дешевле, особенно в случае отсутствия запросов со стороны иностранного ведомства. Это упрощает и удешевляет дальнейшую работу с товарным знаком — распоряжение им и расширение на новые страны.

По срокам — международная регистрация занимает обычно год-полтора. Для стран вроде России или США, где национальную регистрацию можно получить за 5-7 месяцев, мадридская регистрация получается дольше национальной. Но для стран вроде Канады, где национальную заявку могут обрабатывать два года, мадридская процедура получается даже быстрее.

Преимущества международной регистрации товарных знаков 

Для тех, кто уже подал мадридскую заявку, открывается новый бонус — упрощенное расширение на новые страны. 

Допустим, компания подала международную заявку на страны СНГ и Европы, а спустя два года решила выйти на рынок Азии. Не нужно подавать новую международную заявку через Роспатент, можно вместо этого подать запрос на территориальное расширение. Дальше каждое ведомство проверяет заявку и дает решение о регистрации.

Еще одно дополнительное преимущество: централизованное управление правами на международную регистрацию через ВОИС. Если компания хочет что-то сделать со знаком, например, продлить его или передать другому лицу, достаточно подать всего одно заявление в центр и дальше информация по странам разойдется уже сама собой. Не нужно будет делать двадцать заявлений на разных языках по разным формам с разными сроками и пошлинами, а потом разбираться в бухгалтерии с оплатой валютных счетов в каких-нибудь йенах — просто одна заявка через ВОИС и одна оплата. 

В общем, все как правило пользуются мадридской системой и не заморачиваются с отдельными национальными заявками. Если компания регистрирует знак хотя бы на 3-4 страны, международная процедура будет дешевле, быстрее и проще нескольких национальных. Поэтому по собственной воле национальные заявки подают только когда нужна всего одна конкретная страна и в ближайшие несколько лет расширения не предвидится.

С другой стороны, в мадридской системе все еще не участвуют некоторые крупные страны, например, Бразилия или Арабские Эмираты. Если среди нужных предпринимателю попадаются такие страны, то приходится подавать отдельно международную заявку на одни страны и отдельно несколько национальных заявок в эти особенные страны. 

Почему для регистрации товарного знака за рубежом стоит сначала зарегистрировать знак в России 

Международная заявка всегда основывается на национальной заявке или регистрации. 

Получается, что регистрация в России обязательна. Кроме того, мы настоятельно рекомендуем не подавать международную заявку, пока ваш товарный знак не будет зарегистрирован в России или хотя бы Роспатент не выдаст решение о регистрации. 

Первые пять лет международная заявка считается зависимой от национальной. Если подать заявку в Роспатент, следом за этим сразу международную, а потом Роспатент откажет в регистрации знака в России, то и мадридская заявка на ее основе практически сгорит, а потраченные на нее деньги скорее всего пропадут зря. 

Некоторые юристы предлагают обратное: мол, давайте вы нам заплатите и за российскую заявку, и за международную. Но дело в том, что эта спешка может обернуться провалом, причем провалом существенным, и это не те риски, на которые следовало бы идти. 

Вместо того, чтобы торопиться и подавать сразу и российскую, и международную заявку, лучше сначала подать российскую заявку, а после того как по ней будет получено решение, подать международную и воспользоваться правом приоритета.

Что это такое? Если подать заявку в России, а потом не позже чем через полгода подать заявку на этот же знак в другую страну, то мы можем попросить эту страну считать, будто мы подали им заявку в тот же день, что и в России. 

У всех заявок, поданных за эти полгода, может быть одна и та же дата приоритета. Даже если за время между подачей российской и международной заявки в этой стране кто-то другой подаст заявку на похожий знак, ему откажут, потому что приоритет по вашей заявке будет определяться не по дате подачи международной заявки, а по российской. 

Поэтому для предпринимателя выгоднее сначала подать российскую заявку, и дождавшись решения о регистрации, подавать заявку иностранную. 

Иногда бывают ситуации, когда действительно имеет смысл подавать международную заявку вместе с подачей российской заявки. Возможность защищать свои права и в большинстве стран возникает уже после регистрации. Поэтому в тех случаях, когда нам требуется как можно более быстрое наступление даты, с которой начинается сама правовая охрана, нам имеет смысл подавать международную заявку чем раньше, тем лучше. 

Также иногда бывает так, что это требуется потому, что иностранные партнеры требуют регистрацию товарного знака. В такой ситуации действительно стоит начать заниматься международной регистрацией. Нужно сосредоточится на подборе максимально оригинального обозначения, чтобы как можно сильнее снизить вероятность получение предварительного отказа и последующего отказа из Роспатента и других получающих ведомств. В таком случае мы можем предложить воспользоваться и ускоренной процедурой регистрации товарного знака в Роспатенте. 

Преимущества и недостатки регистрации по Мадридской системе 

• упрощенный порядок подачи заявки;
• централизованная оплата пошлин в одной валюте;
• упрощенное управление регистрацией; 
• выгодное территориальное расширение международной регистрации. 

• к Мадридской системе присоединился еще не весь мир, но это недостаток, скорее, тех, кто ее не выбрал. 
• процедура может обходиться дороже, если заявитель подает заявку в две-три страны. Здесь нужно считать отдельно, какой способ будет выгоднее. 

Особенности регистрации товарного знака в Евросоюзе

Евросоюз является участником Мадридского соглашения как в целом, так и каждая взятая его страна. Мы можем выбрать, куда именно хотим подавать заявку: разом на весь Евросоюз или в отдельные страны. Этот выбор может быть продиктован соображениями затрат. Заявка на весь Евросоюз дороже, чем заявка в две-три страны. Если нас интересуют две-три страны из Евросоюза, для вас выгоднее будет подать заявку на эти самые две-три страны. 

С другой стороны, когда мы подаем заявку на весь Евросоюз, отказа хотя бы одной страны будет достаточно, чтобы вся заявка получила отказ. И знак на весь Евросоюз не зарегистрируют.  Чтобы снизить риски, стоит подавать заявку сразу и в Евросоюз, и в две-три интересующие нас страны. Даже если в Евросоюзе нам откажут, то нужные нам страны эту регистрацию разрешат с большей вероятностью. 

Подача заявки на товарный знак в страны Евросоюза

Особенности регистрации товарного знака в США

В США есть несколько оснований для подачи национальной заявки. 

Первое основание — «actual use», это заявка, где мы показываем использование знака в бизнесе: фото ваших продуктов, магазина или сайт. 

Второе основание — «intent to use», подать заявку и подписать декларацию с обязательством начать использовать это обозначение в бизнесе в ближайшие полгода. Далее в течение полугода мы должны дослать им те самые подтверждения использования.

Международная регистрация занимает обычно год-полтора. Для стран вроде США, где национальную регистрацию можно получить за 5-7 месяцев, мадридская регистрация получается дольше национальной. До 2018 года поверенные из других стран могли заниматься регистрацией товарных знаков в США напрямую. Сейчас при необходимости подачи национальной заявки в США мы сотрудничаем с местным американским патентным поверенным.  

Основания для отказа в регистрации знака, поданного по Мадридской системе

Международная заявка подается в ведомство страны происхождения, после чего она направляется данным ведомством в Международное бюро ВОИС.

В случае если заявка удовлетворяет требованиям, предъявляемым к международной заявке (в том числе в отношении уплаты установленной международной пошлины), Международное бюро осуществляет внесение знака в Международный реестр, т.е. осуществляет международную регистрацию знака, публикует информацию о международной регистрации в официальном бюллетене и направляет владельцу сертификат о международной регистрации.

Каждое ведомство может вынести решение об отказе в предоставлении охраны в предусмотренные сроки. Отказ может быть как полным (в отношении всех заявленных товаров и услуг), так и частичным (в отношении части заявленных товаров и услуг). О таком отказе Ведомство информирует Международное бюро, которое, в свою очередь, уведомляет об этом Ведомство страны происхождения, а также владельца международной регистрации.

Процедура, действующая после уведомления о предварительном отказе в охране, определяется ведомством соответствующей указанной Договаривающейся стороны и касается непосредственно владельца и ведомства. Она не затрагивает ни ВОИС, ни ведомство происхождения.

Вся информация, требующаяся для дальнейших обсуждений с ведомством, содержится в направленном ведомством уведомлении о предварительном отказе. Это включает основания для отказа, сроки, установленные для подачи ходатайства о пересмотре или апелляции, орган, в который такое ходатайство о пересмотре или апелляции должно быть подано, и является ли обязательной или нет помощь местного представителя.

Коротко о главном:

• Товарный знак действует только в той стране, где он зарегистрирован.
• Международного свидетельства на товарный знак нет. 
• Если продавать товар в другой стране без регистрации товарного знака именно в этой стране, может оказаться, что там права на такую марку принадлежат местной компании. 
• Если вы собираетесь регистрировать товарный знак в трех и более странах, регистрация по системе Мадридского соглашения будет выгоднее.
• Если вам нужны одна-две страны, имеет смысл просчитать оба варианта. Не исключено, что прямая подача окажется быстрее и дешевле.
• Чтобы подавать международную заявку по мадридской системе, нужно иметь зарегистрированный товарный знак в России или хотя бы поданную заявку. 
• Если у вас есть задача по регистрации товарного знака за рубежом, свяжитесь с нами, чтобы обсудить детали. Мы проконсультируем вас, подберем наиболее выгодный порядок регистрации и поможем зарегистрировать ваш товарный знак в других странах.