Как защитить товарный знак от незаконного использования

20.04.2022
Ред. 27.04.2024

Представьте ситуацию: у вашей компании оригинальное название, вы вложили деньги в рекламу, заработали доверие покупателей. Внезапно появляется конкурент с похожим названием — и начинает переманивать клиентов, вовсю используя вашу репутацию.

Что в итоге? Названия начинают путать — покупают что-то у одной компании, а отзывы пишут о другой. Их читают другие покупатели, начинается путаница. Правообладатели получают незаслуженный негатив и теряют продажи, конкуренты наживаются на чужом имени. Назревает конфликт. Что делать? Расскажем в нашей статье.

Что такое правовая охрана товарного знака

Регистрация товарного знака дает исключительное право своему владельцу и защищается на территории всей страны. Когда знак зарегистрирован, никто из конкурентов не сможет назваться точно также и вести похожую деятельность.

У правообладателя следующие преимущества:

  1. Исключительное право использовать выбранное обозначение.
  2. Право использовать маркировку ®.
  3. Знак можно внести в реестр Федеральной таможенной службы.
  4. Он может выступать в качестве нематериального актива, если его поставить на баланс.
  5. Можно заключать франшизный договор.
  6. Реализовывать продукцию через маркетплейсы.

Что является нарушением прав на товарный знак

Раньше рынки физически делились по территориям: предприниматели работали в разных городах и друг другу не мешали.

Сегодня все иначе: интернет и особенно маркетплейсы эти границы убрали. Предприниматели, не знающие друг о друге, внезапно обнаруживают свои товары на соседних вкладках в браузере. Их покупатели — тоже.

Бывает, что нарушителей находят случайно. Сейчас это чаще всего случается в интернете. Бывает, что поиск по названию вашего товарного знака выдает не только вашу рекламу, но и конкурентов. То есть, они использовали ваше название как ключевое слово в настройке своих компаний и тексте рекламных объявлений. Получается, человек хочет найти вас и вашу продукцию, а попадает к конкурентам. Так тоже нельзя — это недобросовестная конкуренция.

В каком случае будет установлено нарушение права на товарный знак? Если есть использование сходного обозначения для однородных товаров и услуг.

Нарушение происходит, если использование сходного обозначения для однородных товаров и услуг.

Сходство обозначения. Если ваш товарный знак и обозначение другой компании тождественны, все понятно. Сложнее, когда обозначения немного различаются, но все равно очень похожи.

Допустим, вы зарегистрировали товарный знак «Вектор» на услуги автошкол. Обычно предполагается, что если у вас знак «Вектор», а у другой компании на вывеске «Автошкола Vektor46», то это не проблема. Это не так. Патентные поверенные называют это «сходством до степени смешения».

Как показывает практика, в России права чаще всего не соблюдаются следующим образом:

  • меняют регистр букв: Вектор — ВЕКТОР;
  • пишут транслитом: Вектор — Vektor;
  • добавляют пару букв: Вектор — Вектор-М;
  • добавляют неохраняемые элементы вроде «плюс» или «центр»: Вектор — Вектор-центр;
  • добавляют указание на деятельность: Вектор — Вектор-Авто.

Все примеры выше хоть и отличаются от исходной регистрации, но считаются сходными с ней. Смело обращайтесь в суд и требуйте компенсацию — при условии, что товары и услуги однородны.

Однородность товаров и услуг. Если кто-то под похожим названием продает фрукты, а у вас товарный знак на услуги языковой школы, то все в порядке. Компании, которые занимаются разным бизнесом и не конкурируют между собой, могут использовать даже одинаковые названия.

Перечень, в отношении которого охраняется товарный знак, указан в свидетельстве. Перечень можно найти по номеру свидетельства в реестре товарных знаков на сайте ФИПС.

Достаточно, чтобы продукция была однородной: обувь и головные уборы, сумки и кошельки, кафе и доставка еды.

Что защищает товарный знак

Чтобы узнать, что защищает товарный знак, проверьте поле 511 — «Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг»

На старте регистрации мы всегда согласовываем с доверителями сферы деятельности. Этот список мы указываем развернутым как раз для того, чтобы было проще доказать однородность товаров и услуг другой компании тем товарам и услугам, в отношении которых защищается товарный знак.

Важный нюанс: компании действительно могут использовать одинаковые названия, если занимаются разным бизнесом. Но копировать логотипы, картинки, нельзя ни в коем случае. Логотип-картинка это объект авторского права — произведение. Если парикмахерская скопирует зарегистрированный логотип ресторана, то она хоть и не нарушит право кафе на товарный знак, она нарушит исключительное право на произведение. Санкции будут почти те же.

Получение прибыли. Если названия сходны, а продукция однородна, остается выяснить, что из себя представляет компания-конкурент, и получает ли он какую-то коммерческую выгоду.

Знак считается использованным, если его применили для индивидуализации товаров и услуг: напечатали на вывеске или бирке, указали на сайте, в рекламе или еще как-то применили в коммерции.

Использовать название из товарного знака вне коммерческого поля можно. Сшить футболку с названием «FIFA» и носить ее можно. А вот продавать без разрешения правообладателя уже нельзя. Незнание не исключает ответственности.

Методы защиты товарного знака

Существуют следующие виды ответственности для тех, кто использует чужой товарный знак.

Гражданско-правовая ответственность

Предприниматель начал использовать чужое обозначение в бизнесе без разрешения правообладателя. Правообладатель может через суд взыскать с нарушителя компенсацию от 10 000 до 5 000 000 ₽, или в размере двойной цены партии контрафакта, или двойной цены лицензии, если права на товарный знак уже были предметом договоров с лицензиатами или франчайзи.

Административная ответственность

Если владелец товарного знака подаст жалобу в ФАС, компанию может ждать административная ответственность — штраф за нарушение антимонопольного законодательства. Например, чужое название используется в рекламе. ФАС может оштрафовать компанию на сумму от 2000 до 500 000 ₽.

Защита через таможенные органы

К таможенным органам следует обращаться, если неправомерное использование знака связано с ввозом или вывозом продукции из РФ. Процедура будет регламентироваться Положением о защите прав, установленным Приказом ГТК №1199 от 27 октября 2003 года.

Уголовная ответственность — лишение свободы

Если сумма ущерба крупная, это может стать уголовным преступлением. На нарушителя могут подать заявление в полицию, которая запустит проверку. Если подтвердится крупный ущерб, нарушителю грозит до пяти лет принудительных работ или до шести лет лишения свободы.

Способы защиты исключительных прав в ГК РФ

Сбор доказательств и выбор стратегии

Итак, нарушитель обнаружен. Что дальше?

Зафиксируйте все, что получится найти: скриншоты сайта, рекламы, страниц в соцсетях, сфотографируйте вывеску и интерьер, если у компании есть розничная точка. При возможности, купите продукцию и сохраните чек. Чем больше доказательств, тем лучше. Дальше порядок действий зависит от того, чего вы хотите добиться.

Если не хочется тратить время на разбирательства и обращаться к юристам, можно просто написать в адрес компании гневное письмо. Однако далеко не все адекватно реагируют на подобные сообщения и могут попросту игнорировать их.

Если вы хотите взыскать компенсацию, не выдавайте себя раньше времени. Нарушитель может быстренько спохватиться, поменять название и домен. В таком случае доказать что-то будет сложно.

Обычно мы работаем так: правообладатель присылает нам материалы, мы изучаем дело, проверяем нарушителя по государственным базам, определяем перспективы дела и договариваемся о дальнейших действиях.

Если выясняется, что с компании нечего взять, то мы просто готовим претензию и вынуждаем его переименоваться. Если же у него более-менее серьезные обороты и он не станет банкротиться от взыскания тысяч на пятьсот, мы отправляемся к нотариусу фиксировать доказательства.

Нотариальный протокол осмотра сайта — неопровержимое доказательство содержимого веб-страницы. К иску можно приложить и обычные скриншоты, но если нарушитель удалит информацию с сайта и заявит, что скриншоты поддельные, возразить ему будет нечего. А когда в деле есть нотариальный протокол, судья нарушителю уже не поверит.

Подготовка претензии и общение с нарушителем

На компанию нельзя просто взять и сразу подать иск. Если мы требуем  выплаты компенсации, то закон обязывает нас сначала отправить досудебную претензию. Только через месяц после отправки можно подавать иск — если за этот месяц нам не ответил или отказался выполнять требования.

Большинство споров решается в досудебном порядке. Влияет то, насколько грамотно и обстоятельно подготовлена досудебная претензия, и нашли ли подход к нарушителю в процессе переговоров.

Обычный сценарий такой: мы собираем материалы и готовим обстоятельную претензию страниц на 20—30. Там мы во всех подробностях рассказываем нарушителю, что и как он нарушил, что ему грозит, приводим релевантную практику и ссылки на похожие дела.

Чаще всего дело заканчивается торгом: нарушитель приводит свои аргументы и цифры, мы — свои, а в итоге согласовываем сумму с правообладателем, с учетом перспектив возможных затрат на суд и реального взыскания. Если всех все устраивает — готовим соглашение о выплате компенсации, добиваемся получения денег и расходимся.

Иногда компании вообще не отвечают на такие претензии и рассчитывают на то, что про них забудут. Но после того как вы отправили претензию нарушителю, мяч на его стороне. Теперь в его интересах договориться, чтобы избежать слишком больших компенсаций, штрафов, проверок и суда.

Кому поручить досудебную работу

Да, подготовку досудебной претензии можно поручить и штатному юристу, для этого необязательно нанимать внешнюю юридическую фирму. Но здесь стоит учитывать, что от претензии сильно зависит исход дела.

Претензии в спорах по интеллектуальной собственности — это не типовые претензии по взысканию дебиторской задолженности, где достаточно взять шаблон, поменять в нем реквизиты и суммы.

Чтобы написать основательную претензию, нужно не только разбираться в законах по товарным знакам, но и как следует изучить дело, разобраться в ситуации, подобрать релевантную судебную практику и пообщаться с нарушителем. В этом состоит основная работа юриста — а не в том, чтобы взять какой-то шаблон и поменять реквизиты. Из-за трудоемкости на подготовку претензии обычно уходит неделя-две, и потом еще 2—3 недели нужно на то, чтобы пообщаться с нарушителем. Чем основательнее составлена претензия, тем больше вероятность, что другая сторона испугается и предпочтет не доводить дело до суда.

Кроме того, нужно изучить регистрацию товарного знака на предмет перспектив ее реальной судебной защиты. Случается, что товарный знак зарегистрирован непрофессионально: использован не тот вид обозначения, неправильно составлен перечень товаров или упущен из виду частичный отказ Роспатента. Тогда есть риск, что нарушитель уйдет от ответственности или даже аннулирует знак правообладателя через Палату по патентным спорам. Поэтому прежде чем заниматься претензионной работой, нужно тщательно изучить все обстоятельства дела.

Подготовка и отправка претензии по товарным знакам в 2022 году стоит в среднем от 20 до 50 тысяч рублей, в зависимости от сложности дела. Также в эту стоимость закладывают оценку доказательств, подготовку стратегии, консультирование правообладателя и взаимодействие с нарушителем после получения претензии.

Если компания согласится решить вопрос до суда, то оплату услуг юристов он возьмет на себя — мы обычно прямо пишем это в самой претензии. Если дело дойдет до суда и там примут решение в вашу пользу, то нарушителя заставят компенсировать расходы на юристов и нотариуса. Не всегда в полном объеме, но общая сумма взысканной компенсация в любом случае перекроет эти затраты.

Защита прав в госорганах и в интернете

Пока нарушитель думает, что ему делать с нашей претензией, есть смысл разослать жалобы по госорганам и интернет-площадкам.

Федеральная антимонопольная служба. ФАС следит, чтобы конкуренция между предпринимателями была добросовестной, а реклама соответствовала законодательству.

За недобросовестную конкуренцию штрафуют минимум на 100 000 рублей — по статье 14.33 КоАП РФ.

Чтобы ФАС проверила компанию, нужно написать заявление. Правообладатель не просит компенсацию, а описывает, какие негативные последствия для бизнеса повлекло использование исключительного права на его товарный знак.

Товарный знак для «Valhalla»

«Valhalla» — магазин крафтового пива в Новосибирске. Мы зарегистрировали для компании товарный знак, а через пару лет в другом городе обнаружились конкуренты, которые работали под названием «Valhalla» без согласия правообладателя. После нашей претензии и жалобы в ФАС нарушители сменили вывеску и убрали все упоминания о себе в интернете.

Роспотребнадзор. Использование чужого товарного знака вводит потребителей в заблуждение. Можно обратиться в Роспотребнадзор и попросить проверить законность действий нарушителя. По итогам Роспотребнадзор составляет административный протокол и передает материалы дела в суд с просьбой привлечь к ответственности нарушителя на основании статьи 14.10 КоАП РФ.

Суд может оштрафовать компанию на 50—200 тысяч рублей, а директора компании — на 10—50 тысяч. Еще он конфискует контрафактный товар и материалы, а также оборудование, на котором они производятся.

Один нюанс: Роспотребнадзор может отказаться проводить проверку, если с заявлением придет сам правообладатель. Задача Роспотребнадзора — защищать покупателей, а не правообладателей. Поэтому, чтобы запустить дело в Роспотребнадзоре нужно будет найти покупателя, который подаст жалобу от своего лица.

Полиция. В особо тяжких случаях административное правонарушение перерастает в уголовное преступление. Если оно совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, то это уже уголовное преступление по пункту 1 статьи 180 УК РФ. За него грозит лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 80 000 рублей. А если преступление совершила группа лиц, срок уже будет до шести лет, а штраф — до 500 000 рублей.

Социальные сети блокируют страницы и заменяют их заглушкой «Заблокировано по запросу правообладателей». По нашему опыту, самые частые нарушения — рекламные фото в «Инстаграме» и видео на «Ютубе», часто встречаются группы нарушителей во «Вконтакте».

Товарный знак для «Jelly Shots»

«Jelly Shots» – это кейтеринговая франшизная сеть. Мы зарегистрировали для компании товарный знак, а в 2019 году на горизонте появились нарушители. Ими были созданы группы в социальных сетях и позаимствовано название. Мы подготовили претензии и отправили их нарушителю и в службы поддержки соцсетей. Буквально через несколько дней группы нарушителей исчезли.

Регистратор домена не вправе самостоятельно блокировать домен другой компании, но сделает это по решению суда.

С доменными именами все зависит от конкретной ситуации. Если вы пять лет продаете одежду под товарным знаком «Лютик», а кто-то в прошлом году открыл интернет-магазин одежды на сайте «Лютик-ру», тут все однозначно.

Сервис юридической помощи

«ZakonGuru» — сервис, где можно получить персональную юридическую помощь. На регистрацию знака компанию сподвигло то, что руководителем было обнаружено в выдаче Яндекса несколько сайтов с похожими названием или адресом сайта. В итоге регистрация решила задачу доверителя, а Илья Тарасов, основатель сайта «ZakonGuru», опубликовал подробный отзыво работе с нами.

Рекламные операторы вроде «Яндекс-директа», «Гугл-эдса» и соцсетей могут сами остановить рекламные кампании нарушителя — достаточно жалобы от правообладателя. На практике все зависит от внутренних установок оператора. Например, «Яндекс-директ» часто отказывается что-то убирать без решения суда. А социальные сети, напротив, блокируют чуть ли не сразу.

Защита товарного знака в суде

Когда нарушителя атакуют со всех сторон, ему приходится тяжко. ФАС, РПН и полиция устраивают проверки, соцсети и рекламные площадки блокируют контент, да еще нависает перспектива суда с правообладателем. Нарушители часто предпочитают договориться мирно. Но если нет, то через месяц после отправки претензии можно подавать исковое заявление.

Споры рассматривают арбитражные суды. Если после арбитражного суда первой инстанции и апелляционного арбитражного суда одна из сторон не согласна с решением, дело отправляют в кассационную инстанцию: для таких споров это Суд по интеллектуальным правам.

С одной стороны, судебная практика по товарным знакам в России достаточно большая и регулярная, чтобы с определенной долей вероятности прогнозировать такие решения. С другой стороны, решение зависит от обстоятельств конкретного дела и многие важные вопросы отдаются на откуп судье: например, вопрос установления сходства до степени смешения или расчета компенсации может быть решен судом без привлечения экспертизы.

Учитывая все эти факторы, в спорах по товарным знакам нужно достаточно серьезно подходить к досудебному урегулированию конфликта. Если есть возможность договориться с нарушителем без судов, стоит ее использовать. Но если нет — тогда уже в суд.

Что делать, если пришла претензия о нарушении прав на товарный знак

Если вы смотрите на ситуацию с обратной стороны и именно вам пришла претензия о нарушении прав, не стоит ее игнорировать. На практике отправитель почти всегда после отправки претензии готов идти в суд. Поэтому лучше сразу обратиться к профильному юристу. В нашей предыдущей статье мы подробно рассказали, что делать, если вы получили претензию о нарушении чужого товарного знака.

Споры по товарным знакам: памятка

  1. За нарушение прав на товарный знак можно заставить уничтожить контрафакт, убрать знак из рекламы, документов и вывесок, а также взыскать компенсацию до 5 млн рублей.
  2. Перед тем как обращаться в суд, отправьте нарушителю претензию. Без нее иск не примут.
  3. Напишите жалобы в ФАС, Роспотребнадзор и полицию. Они проведут проверки и докажут нарушение в суде. Вам останется только сослаться на судебные решения.
  4. В суде требуйте не взыскания убытков, а компенсации. Так вам не нужно будет доказывать свои убытки.
  5. Если вам пришла претензия за нарушение прав на чужой товарный знак, звоните юристу по товарным знакам. Он знает, что делать.

Вопрос / ответ

  1. Какое отношение имеет полиция к спорам по товарным знакам?

    Обычно нарушения по товарным знакам относятся к административным и полиция ими не занимается. Но если нарушение товарного знака привело к крупному ущербу, дело о административном нарушении перерастает в уголовное. Полиция проведет проверку по заявлению правообладателя, для того чтобы убедиться в том, что в действиях нарушителя нет состава преступления. Нарушителю придется пообщаться с полицией, чтобы доказать, что дело административное, а не уголовное.

  2. Зачем нужна досудебная претензия, почему не обратиться сразу в суд?

    Необходимость подачи судебной претензии установлена законодательством. Если подать иск без претензии, то суд не примет иск, пока вы не отправите досудебную претензию и не подождете месяц. Такой закон придуман для того, чтобы снизить нагрузку на суды: вдруг у вас и без суда получится договориться с нарушителем.

    Хорошо составленная досудебная претензия помогает уладить спор быстро и без суда. Мы пишем досудебные претензии нарушителям так, чтобы у них не оставалось сомнений в собственной виновности. Для этого мы собираем воедино все факты о нарушении, описываем их с точки зрения законодательства, приправляем судебной практикой и доходчиво рассказываем о возможных последствиях невыполнения наших требований.

  3. Что делать, если мне пришла претензия и меня обвиняют в нарушении чужого товарного знака?

    Пришлите скан претензии нам. Юрист по товарным знакам посмотрит и предложит вам несколько вариантов защиты на выбор. Бывает, что правообладатель сильно переоценивает объем прав, предоставленный ему Роспатентом и начинает рассылать претензии всем подряд, бывает, что несмотря на отсутствие регистрации, у вас возникли права на обозначение, которые можно выявить и доказать, бывает много и других вариантов защиты.

    Мы подготовим ответ на претензию и докажем, почему вы не являетесь нарушителем. Часто после нашего ответа у автора претензии пропадает дальнейшее желание судиться. Дело в том, что мы и вовсе можем найти основания для аннулирования товарного знака самого автора претензии, и в таком случае желание правообладателя сутяжничать пропадает.

  4. Как Федеральная антимонопольная служба защищает от недобросовестной рекламы?

    Если другая компания использует ваш товарный знак в рекламе своих товаров — это нарушение. ФАС следит за тем, чтобы конкуренция между предпринимателями была добросовестной, а реклама компаний соответствовала законодательству. Использование чужого товарного знака или слишком похожего обозначения для своих товаров или услуг — недобросовестная конкуренция, за которую оштрафуют минимум на 100 000 рублей по ст. 14.33 КоАП РФ. Использование чужого товарного знака в своей рекламе — нарушение закона о рекламе, штраф от 100 000 рублей до 500 000 рублей по п.1 ст. 14.3 КоАП РФ. Конечно, всю рекламу, содержащую нарушения, ФАС заставит убрать.

  5. Можно ли подать два разных товарных знака на регистрацию в одной заявке?

    Нет. В соответствии с действующим регламентом Роспатента, одной заявке должно соответствовать одно обозначение. Если у Вас два разных товарных знака, то их нужно подавать в разных заявках, соответственно, это будет два разных делопроизводства и пошлины также удвоятся. Почему так нужно делать? Дело в том, что если мы объединим два разных товарных знака в одну заявку, то экспертиза посчитает их как один знак и после регистрации Вы будете обязаны использовать знак именно в таком виде.

Полезные статьи

  • 19 05 2022
    Как и зачем можно продать товарный знак?
  • 03 04 2024
    Сколько стоит регистрация товарного знака в 2024 году?
  • 25 04 2022
    Как проверить товарный знак перед подачей заявки на регистрацию в Роспатент
  • 08 11 2021
    Как быстро зарегистрировать товарный знак?
  • 20 02 2024
    Как ускорить регистрацию товарного знака
  • 17 11 2021
    Как самостоятельно зарегистрировать товарный знак?
  • 31 03 2024
    Какие пошлины нужно платить за регистрацию товарного знака в 2024 году?
  • 29 11 2021
    Как подать заявку на регистрацию товарного знака?
  • 20 02 2024
    ТОП-15 оснований для отказа Роспатента в регистрации товарного знака
Поделиться:

Столкнулись с похожей ситуацией? Получите консультацию у нашего специалиста