Как самостоятельно зарегистрировать товарный знак?


Инструкция о том, как зарегистрировать товарный знак в России самостоятельно состоит из нескольких этапов

Выбор обозначения

Перед тем как подать заявку в Роспатент, нужно выбрать, какое обозначение вы намерены зарегистрировать: словесное, изобразительное, комбинированное, объемное. Чаще всего российские предприниматели и компании регистрируют словесные знаки — названия, и графические — логотипы. Есть и другие виды обозначений, с которыми можно ознакомиться в приказе Минэкономразвития — п. 32 Правил.

При выборе обозначения нужно учитывать актуальную судебную практику, ознакомиться с которой можно через Картотеку арбитражных дел. Например, если вы видите, что суды отказывают во взыскании компенсаций правообладателям комбинированных обозначений (логотип + название) мотивируя это отсутствием использования ответчиком графической части обозначения, то становится очевидно, что регистрация словесного товарного знака дает больше шансов доказать нарушение в случае спора и наказать нарушителя

Проверка обозначения

Проверка обозначения - следующий этап самостоятельной регистрации товарного знака. После того как вы выбрали обозначение, вам необходимо его проверить на сайте ФИПС. Сходство обозначений нужно оценивать не просто «на глаз», а в соответствии с методическими рекомендациями Роспатента — так, как это будет делать проверяющий эксперт

Если сходство есть, надо оценивать однородность товаров и услуг Обратите внимание на то, что деление товаров и услуг по классам МКТУ не предназначено для определения сходства: как в одном классе МКТУ могут находиться неоднородные товары, так и в разных классах МКТУ могут находиться однородные. Иногда бывает так, что однородными признают даже товары и услуги между собой.

Эксперты Роспатента и суды при определении однородности обращают внимание на более чем десяток факторов: вид товаров, их свойства, материалы из которых они изготовлены, предназначение, цена, взаимозаменяемость, взаимодополняемость, способы рекламирования и продажи, условия сбыта, круг потребителей и другие факторы. Более детально разобрать подходы судов к оценке однородности тех или иных товаров можно почитав судебные решения в базе «Судакт» или Картотеке арбитражных дел

Помимо сайта ФИПС, надо проверять название по базам Global Brand Database на предмет выявления тождественных и сходных обозначений среди международных регистраций, действующих на территории РФ

Если зарегистрированные на однородные товары и услуги действующие обозначения выявлены, тогда следует изучить, есть ли основания для их аннулирования: нарушение правил, с которыми можно ознакомиться в ст. 1483 ГК РФ или основания, связанные с неиспользованием «торговой марки», прописанные в ст. 1486 ГК РФ

Выбор классов товаров и услуг МКТУ

В зависимости от продукции, которую вы планируете продавать под своим брендом, нужно составить перечень товаров и услуг по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которая утверждена Ниццким соглашением

Именно этот перечень будет определять, в отношении каких товаров и услуг действует товарный знак после регистрации. Если в перечне не будет какого-то нужного товара или услуги, то регистрация знака окажется бесполезной, потому что не будет действовать в отношении нужных продуктов

Например, если интернет-магазин электротоваров зарегистрирует товарный знак на товар «счетчики» или «предохранители» 9 класса МКТУ, такая регистрация окажется для него бесполезной, потому что магазин не выпускает продукцию под своим брендом, а продает чужую, а значит на самом деле его обозначение индивидуализирует не товары, а услуги интернет-магазинов, которые относятся к 35 классу МКТУ. А регистрация знака на 9 класс скорее нужна фабрике-производителю, которая маркирует непосредственно продукцию.

Расширить перечень после подачи заявки и тем более после регистрации нельзя. Если после подачи заявки выяснится, что в перечне товаров и услуг не учтен какой-то товар, то нужно будет регистрировать еще один товарный знак на нужный товар — пройти всю процедуру еще раз.

Выбор способа подачи заявки

Подать заявку на регистрацию товарного знака можно в бумажном или электронном виде. Заполняется она в соответствии с требованиями и правилами Роспатента.

Подача заявки в бумажном виде 

После составления заявки ее можно отправить посредством почты по адресу Роспатента: Бережковская набережная, дом 30, корпус один, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, РФ. Или можно отправить документ факсом, но в такой ситуации нужно будет обязательно дослать в Роспатент потом оригинальные документы почтой

Подача заявки в электронном виде 

Чтобы подать заявку в электронном виде, необходимо:

  1. Получить квалифицированный сертификат электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в Минкомсвязи Российской Федерации. Список всех аккредитованных удостоверяющих центров можно посмотреть на сайте Госуслуг
  2. Настроить рабочее место в соответствии с Руководством по настройке рабочего места пользователя Сервиса АРМ Регистратор.
  3. Изучить пользовательскую документацию.
  4. Перейти по ссылке Начать работу
  5. Оформить и отправить заявку на регистрацию товарного знака в ФИПС.

Оплата госпошлины

Сколько стоит зарегистрировать товарный знак самостоятельно? Для регистрации обозначения юридическому лицу или предпринимателю по закону потребуется на старте оплатить госпошлину за подачу заявки и экспертизу, а если Роспатент примет решение о регистрации, то еще нужно будет заплатить пошлину за саму регистрацию знака и выдачу свидетельства на него. Размер каждой из четырех государственных пошлин зависит от того, на сколько классов МКТУ подается заявка и регистрируется товарный знак. Точную сумму пошлин нужно рассчитывать по Положению о патентных пошлинах, установленных Правительством РФ.

Ведение делопроизводства по товарному знаку

Делопроизводство по заявке будет идти в том же формате, в котором вы подавали заявку. Если вы подали документ на бумаге, то и все запросы, уведомления и решения Роспатента будут приходить почтой. Для электронного документооборота используется коммуникация через личный кабинет.

В процессе делопроизводства вам будут приходить запросы от экспертизы. В большинстве случаев экспертиза присылает уведомление о результатах проверки обозначения — предварительный отказ. Чтобы добиться регистрации, нужно доказать эксперту Роспатента, что товарный знак соответствует требованиям закона и не сходен до степени смешения с другими обозначениями. Ответ на предварительный отказ должен базироваться на гл. 76 ГК РФ, Требованиях и Правилах к заявкам, Административным регламентом по регистрации товарных знаков

При этом нужно понимать, что последнее слово в регистрации товарных знаков говорит не Роспатент, а Суд по интеллектуальным правам, где рассматривают заявления по оспариванию решений Роспатента. Поэтому при подготовке ответа на запросы экспертизы нужно учитывать не только практику Роспатента, но и разъяснения Пленума Верховного Суда от 23.04.2019 №10, а также решения судов по аналогичным делам, которые можно найти в Картотеке арбитражных дел

Получение свидетельства на товарный знак

Когда регистрация состоится, нужно будет подать оплатить последние пошлины в соответствии с Положением о пошлинах и подать соответствующее ходатайство о регистрации. После этого вы получите свидетельство на товарный знак

Если вы обстоятельно подошли к делу, детально изучили все документы, правильно выбрали обозначение и перечень, правильно заполнили все документы и рассчитали пошлину, отстояли регистрацию знака в процессе экспертизы, то в результате у вас может получиться зарегистрировать такой знак, который будет в действительности защищать интересы вашего бизнеса.

Итак, чтобы зарегистрировать товарный знак в Роспатенте самостоятельно, необходимо:

  1. Выбрать обозначение в зависимости от целей регистрации 
  2. Проверить обозначение и определить перспективы его регистрации
  3. Составить перечень товаров и услуг по действующим классам МКТУ с учетом развития бренда на ближайшие три года.
  4. Выбрать способ подачи заявки.
  5. Заполнить заявительную документацию в соответствии с правилами и требованиями к заявкам на товарные знаки.
  6. Подать заявку на регистрацию в соответствии с правилами подачи.
  7. Посчитать пошлины за регистрацию знака по Положению о патентных пошлинах и оплатить их.
  8. Когда будут приходить запросы из ФИПС, отвечать на них, опираясь на законодательство, документы Роспатента и судебную практику.
  9. После получения решения о регистрации убедиться в том, что решение не содержит чрезмерного усечения перечня товаров и услуг, а также неоправданной дискламации
  10. Заплатить последние пошлины и получить свидетельство на товарный знак
Поделиться:

Столкнулись с похожей ситуацией? Получите консультацию у нашего специалиста