Мы получили патент на изобретение, преодолев предварительный отказ экспертизы со ссылкой на научную публикацию самого автора

15.12.2017
Ред. 15.06.2024

В сентябре 2015 года к нам обратилось малое инновационное предприятие "Междисциплинарный нанотехнологический центр" для патентования изобретения в виде способа получения композиционных материалов. С целью снижения стоимости патентных услуг, предприятие попросило нас произвести патентование изобретения без проведения патентного поиска с нашей стороны. Патентный поиск и риски связанные с ним предприятие взяло на себя т.к. на предприятии работали специалисты, которые уже имели опыт проведения патентного поиска.

Спустя год после подачи заявки, на этапе экспертизы по существу, оказалось, что патентный поиск был проведен достаточно качественно, но был упущен один нюанс — публикация самого автора в вузовском журнале, достаточно подробно раскрывающая изобретение. Экспертиза ФИПС на этапе анализа уровня техники обнаружила данную публикацию и противопоставила ее нашей заявке.

В соответствии с действующим законодательством, если изобретатель издал публикацию, раскрывающую техническое решение по существу, с момента такой публикации у изобретателя есть всего полгода на то, чтобы подать заявку на патентование этого технического решения. Иначе, если автор по истечении полугода подаст заявку на патентование технического решения, описанного в опубликованной статье, экспертиза укажет на то, что техническое решение не соответствует критерию новизны, так как было описано в ранее опубликованной источнике. Доводы заявителя о том, что он и является автором противопоставляемой статьи, не имеют правовых оснований для оспаривания решения экспертизы, следовательно экспертиза будет вынуждена отказать в выдаче патента на такое техническое решение, как на не удовлетворяющее критерию новизны.

Именно такой случай произошел с заявкой предприятия, которое обратилось к нам. Мы получили запрос экспертизы по итогам патентного поиска, в котором эксперт ссылался на несколько американских и японских патентов с пометкой "А", (документы, не считающиеся особо релевантными и не препятствующие регистрации), а на публикации самого автора с пометкой "Х" (документ, имеющий наиболее близкое отношение к заявленному изобретению и препятствующий регистрации).

Получается, что техническое решение предприятия удовлетворяло критерию мировой новизны изобретения, но собственная публикация автора трехлетней давности мешала запатентовать его собственное изобретение.

Так как в патентную заявку на этапе экспертизы нельзя добавлять новые признаки, мы были вынуждены исходить исключительно из информации, которая была представлена на дату подачи заявки. Мы подготовили ответы на запросы экспертизы и спустя несколько итераций переписки с патентным ведомством получили решение о выдаче патента за счет внесения уточнений в признаки, указанные в первоначальных материалах заявки.

Вопрос / ответ

  1. Какие преимущества дает патент?

    Патент дает своему владельцу монопольное право на производство и продажу запатентованного технического решения. Это позволяет использовать запатентованный объект только Вам и запрещать его использование остальным.

    За нарушение Вашего исключительного права на запатентованный объект Вы можете взыскать с нарушителя компенсацию до 5 миллионов рублей за каждый случай нарушения. Также наличие патента уберегает Вас от риска того, что кто-то другой запатентует изобретенное Вами устройство и запретит его использовать Вам.

    Сам патент является нематериальным активом, его можно оценить и поставить на баланс организации, увеличив ее капитализацию.

    Для аспирантов и научных работников патент нужен для подтверждения научной состоятельности при защите диссертации или участии в грантовых конкурсах.

  2. Сколько времени занимает патентование?

    В среднем регистрация патента на полезную модель занимает 5-8 месяцев, регистрация патента на изобретение — 8-12 месяцев. При этом стоит помнить, что приоритет на объект фиксируется на дату поступления заявки, поэтому важно как можно раньше подать патентную заявку, чтобы зафиксировать приоритет.

  3. В чем разница между изобретением или полезной моделью?

    В качестве изобретения регистрируют способы, систему из нескольких устройств, составы веществ или сложные устройства. В качестве полезной модели (малое изобретение) регистрируют простые устройства, новые, но не настолько сложные, чтобы соответствовать критерию изобретательского уровня.

    Производство по изобретению несколько сложнее, дольше, и немного дороже, но при этом патент на изобретение действует дольше и больше ценится в научном сообществе.

  4. Сколько времени действует патент?

    Патент на изобретение действует 20 лет с момента подачи заявки, на полезную модель — 10 лет.

  5. Чем отличается предварительный патентный поиск от полного патентного поиска?

    В ходе предварительного патентного поиска мы в общих чертах анализируем уровень техники и принимаем решение, готовы ли мы взяться за патентование вашего технического решения.

    Задача этого этапа — понять, относится ли в принципе решение к объектам патентных прав. Как правило, на этом этапе отсеиваются бизнес-методы, объекты авторских прав, «вечные двигатели» и несформированные идеи, которые точно не получится запатентовать.

    Полный патентный поиск мы проводим на этапе подготовки заявки, он занимает в среднем 5-7 рабочих дней. На этом этапе мы подробно анализируем ваше устройство, его специфические технические отличия от уже известных устройств. Результаты такого поиска мы обсуждаем с вами и затем оформляем в виде анализа уровня техники, который вносим в патентную заявку.

Полезные статьи

  • 19 09 2019
    Все, что нужно знать перед получением патента
  • 13 07 2022
    Как правильно написать патентную заявку
  • 20 07 2022
    Как подать патентную заявку в Роспатент и что с ней будут делать дальше проверяющие эксперты
  • 28 03 2023
    Как самостоятельно провести патентный поиск
  • 30 03 2023
    Как получить патент на товарный знак?
  • 04 05 2022
    Товарный знак: что это, виды, регулирование, срок действия
  • 08 11 2021
    Как быстро зарегистрировать товарный знак?
  • 25 04 2022
    Как проверить товарный знак перед подачей заявки на регистрацию в Роспатент
  • 16 04 2020
    Обжаловать отказ Роспатента в Палате по патентным спорам и зарегистрировать товарный знак
Поделиться:

Столкнулись с похожей ситуацией? Получите консультацию у нашего специалиста