Обжаловать отказ Роспатента в Палате по патентным спорам и зарегистрировать товарный знак

Фонд «Родники отчизны» обратился к нам за регистрацией товарного знака «Альшань». Альшань — это поселок в Орловской области, и благодаря работе Фонда в этом поселке расцвел народный промысел. Фонд проводит в поселке выставки и фестивали, помогает жителям села продавать собственные изделия под маркой «Альшань», а за вырученные деньги восстанавливает альшанский каменный храм девятнадцатого века. Регистрация товарного знака нужна была Фонду для того, чтобы закрепить за собой право на использование регионального бренда.


На ежегодные альшанские ярмарки съезжаются посетители со всей Орловской области

Как всегда, мы начали с проверки названия по базам Роспатента. Ничего похожего в базах не нашлось — ни по знакам, ни по заявкам. Но нас смущало, что «Альшань» — это непосредственно название самого поселка. 

Дело в том, что регистрация «географических» названий редко обходится без споров с Роспатентом. У Роспатента есть несколько формальных оснований для отказа в регистрации географических названий, и экспертиза почти всегда притягивает какое-нибудь из них, чтобы отказать в регистрации. Но у нас уже был опыт таких споров, поэтому мы решили взяться за дело «Альшани».

Мы рассказали обо всех опасениях и возможных вариантах действий директору «Родников отчизны». Администрация Орловского района поддерживала работу Фонда, поэтому мы договорились, что если Роспатент пришлет нам предварительный отказ, то администрация подпишет нам письмо с согласием на регистрацию «Альшани». Это был наш запасной план, который мы подготовили и согласовали перед тем, как подавать заявку на регистрацию.

Спустя пять месяцев после подачи заявки мы получили уведомление о результатах экспертизы — предварительный отказ. Эксперт написал, что «Альшань» — это не товарный знак, а просто указание на место производства товара. Кроме того эксперт Роспатента сослался на то, что Фонд «Родники отчизны» зарегистрирован не в самой Альшани, а в соседнем ПГТ «Знаменка», а значит такая регистрация будет путать возможных покупателей. 


Именно такой предварительный отказ мы и ожидали получить с самого начала

Отдельно эксперт указал, что в Альшани проходят выставки ремесел и сослался на сайты Альшани в интернете. Но наш Фонд «Родники Отчизны» — это и есть организатор всех этих выставок, и сайты, на которые сослался эксперт, тоже разработаны нашим же Фондом. Эксперт этого не учел. 

Мы подготовили подробный ответ на предварительный отказ, где со ссылками на законы и внутренние правила самого Роспатента обосновали, почему знак «Альшань» может быть зарегистрирован. Также мы включили запасной план — подписали согласие на регистрацию товарного знака в администрации Орловского района. Это должно было окончательно устранить все сомнения экспертизы Роспатента.

Администрация поддержала нас в регистрации знака «Альшань»

Спустя пару месяцев экспертиза Роспатента рассмотрела наш ответ и письмо из администрации. Несмотря на все наши доводы, эксперт вынес окончательный отказ.


Сложилась странная ситуация: заявитель хочет зарегистрировать товарный знак, администрация Альшани поддерживает это начинание, вся Альшань — тоже, и только эксперт Роспатента против. Кроме того, эксперт Роспатента проигнорировал все наши доводы, подкрепленные ссылками на закон.  

Конечно, директор «Родников отчизны» был не в восторге, когда мы показали ему отказ в регистрации товарного знака. Он рассчитывал, что после письма из администрации Роспатент сразу же зарегистрирует товарный знак. Мы, разумеется, тоже. Однако, эксперт Роспатента решил иначе, и тогда мы предложили обжаловать отказ в Палате по патентным спорам.  

В такой ситуации доверителю предстоит непростой выбор: поверить юристу, который уже проиграл первый заход и продолжить работать с ним, найти другого юриста или вообще поставить крест на всем деле.Некоторые люди в такой ситуации теряют доверие к юристу и начинают искать других исполнителей. Их можно понять: если специалист не справился с первого раза, то что если со второго он тоже не справится? Особенно часто это происходит в судах, когда в первой инстанции сторону представляет один юрист, в апелляции другой, а в кассации третий.  

Но смена исполнителей часто только усложняет ситуацию. Когда юрист ведет дело с самого начала, он обычно заранее прогнозирует реакцию госорганов и закладывает в документы запасные ходы. И если в этот момент передать дело другому юристу, то ему придется разбираться во всем заново и исходить из того, что уже есть. Далеко не факт, что новый юрист сможет восстановить логику работы предыдущего специалиста.  

К счастью, в этой истории у нас таких проблем не возникло. Александр, директор Фонда, уже работал с нами раньше: за пару лет до этого мы запатентовали для него изобретение в Роспатенте. Тогда дело закончилось успехом, поэтому теперь у нас был определенный кредит доверия. Мы пошли в Палату по патентным спорам.

Чтобы доказать свою позицию Палате, мы собрали всю существующую практику по регистрации названий поселков и деревень в качестве товарных знаков. Благо там было, что показать: решения Суда по интеллектуальным правам, решения Верховного суда и даже приказы самого Роспатента. Мы подготовили возражение против отказа в регистрации и подали его в Палату.

В первом же заседании Палата вынесла решение в нашу пользу. Коллегия решила, что в споре правы мы, а не эксперт Роспатента. В итоге отказ отменили и вместо него приняли решение о регистрации товарного знака в отношении всех заявленных классов.

Решение Палаты по патентным спорам поставило точку в этом деле. Дальше оставались формальные мелочи: подготовить квитанции на уплату пошлин за регистрацию товарного знака, подать ходатайство, получить свидетельство и передать его в Фонд «Родники отчизны» — новоиспеченному правообладателю товарного знака «Альшань».




«Башук Чичканов, юридическая фирма» помогает компаниям в разработке, регистрации и защите товарных знаков. Мы изучаем вашу ситуацию, проверяем официальные базы данных и предлагаем взвешенные решения исходя из реальных задач и особенностей вашего бизнеса. Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как мы можем помочь вашей компании.






Поделиться:

Столкнулись с похожей ситуацией? Получите консультацию у нашего специалиста