Что делать, если пришел отказ в регистрации товарного знака?

Отказ в регистрации товарного знака — это не приговор. Любой отказ можно оспорить, и иногда это удается.

Сначала нужно проверить срок обжалования отказа. В течение 4 месяцев со дня отправки отказного решения заявителю он имеет право обжаловать его в соответствии с 1 пунктом статьи 1500 ГК РФ.

Если этот срок истек, то обжаловать отказ не получится: нужно подавать новую заявку и проходить экспертизу заново. Если результат по ней будет такой же, нужно обжаловать новый отказ.

Игнорировать отказ и ничего не делать — плохая идея

Иногда бывает так. Предприниматель подал заявку в Роспатент и получил отказ со ссылкой на сходное название. На этом месте он решает ничего не делать и просто работать дальше.

Однако, если предприниматель получит отказ с отсылкой на чужую регистрацию, получается, что сейчас он может нарушать чужой товарный знак, и Роспатент подтверждает это отказом по поданной заявке. Эта ситуация грозит спором с конкретным правообладателем, у которого есть свидетельство на спорный товарный знак, исками, судебными разбирательствами и штрафами.

Поэтому в каждом деле, где есть отрицательное решение, нужно разбираться с причинами отказа в регистрации товарного знака, а также возможными последствиями. Действия предпринимателя зависят от особенностей бизнеса и причин, которые стали основанием к тому, чтобы Роспатент отказал в регистрации товарного знака.

Выбор стратегии дальнейших действий с учетом оснований отрицательного решения

Выделяют абсолютные и относительные основания для отказа в регистрации товарного знака.

Абсолютные основания для отказа означают, что эксперт Роспатента пришел к решению, что заявленное обозначение противоречит действующему законодательству. Поэтому его нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака, в принципе или в отношении каких-то конкретных товаров и услуг.

Например, иногда случаются ситуации, когда эксперт отказывает в регистрации, поскольку посчитал, что обозначение ложное или противоречит принципам гуманности, нормам морали, а также общественным интересам. Это достаточно субъективная оценка, и с ней можно спорить. Если название «на грани», то иногда лучше и правда отказаться от его использования в бизнесе, чтобы избежать потом споров о его аморальности с антимонопольной службой, которая штрафует предпринимателей за нарушение законодательства о рекламе.

Когда в обозначении незаконно использована государственная символика, Роспатент также выносит отказ. Если только предприниматель не предоставил согласие от соответствующего государственного органа, который разрешил включить эту символику в состав обозначения.

Другой распространенной абсолютной причиной для отказа является отсутствие различительной способности. Запрещено регистрировать в качестве товарных знаков обозначения безразличительной способности: это такие обозначения, которые прямо указывают на товар или услуги, описывают его свойства или какие-то характеристики.

«Отсутствие различительной способности» — это оценочная категория. С отказом по таким основаниям можно и нужно спорить, и такие споры не редкость для Роспатента. Например, однажды мы занимались регистрацией знака «Главред», и нам попытались отказать по заявке, со ссылкой на то, что такое название указывает на товары и услуги, а потому не подлежит правовой охране. В Палате по патентным спорам мы смогли доказать обратное. В итоге товарный знак был зарегистрирован.

Если Роспатент отказал в регистрации товарного знака в рамках вышеупомянутых абсолютных оснований, соответствующее решение как правило не мешает использовать выбранное наименование в бизнесе. Это решение означает, что заявитель не получает исключительного права, поэтому другие предприниматели тоже смогут использовать это обозначение в бизнесе, и запретить им так делать не получится.

Спорить или не спорить — зависит от задачи конкретного бизнеса. В редких случаях предприниматели специально получают отказы, чтобы убедиться в том, что не нарушают чужих прав. В большинстве же случаев с такими отказами спорят, чтобы получить исключительное право на обозначение, запретить использовать его конкурентам.

Относительные основания для отказа Роспатент находит тогда, когда полагает, что регистрация невозможна из-за нарушения чужих прав на средства индивидуализации. То есть обозначение в принципе способно быть товарным знаком, только вот проблема в том, что кто-то его уже занял.

По закону не допускаются к регистрации названия, которые идентичны или сходны до уровня смешения с чужими товарными знаками и поданными заявками. В этой ситуации нужно анализировать доводы такого решения в части сходства обозначения, однородности товаров, продукции, услуг с учетом правовых методических рекомендаций, а также судебной практики.

С учетом того, как мы сами оцениваем сходство и однородность товаров, продукции, услуг, у нас есть несколько стратегий:

1. Оспаривать решение экспертизы, а также подготовить доказательную базу различительной способности обозначения, неоднородности товаров, услуг.
2. Обратиться к правообладателю противопоставленного знака, попробовать договориться с ним о предоставлении письма-согласия, после чего также оспорить отказ и предоставить Палате полученное письмо.
3. Аннулировать противопоставленную регистрацию, если найдутся основания для того, чтобы оспорить признание такой регистрации недействительной.

Как происходит обжалование отказа в регистрации товарного знака

Рассмотрение дела в Палате по патентным спорам похоже на суд: сначала мы готовим возражение, подаем документ, потом участвуем в заседаниях вплоть до вынесения решения.

При подаче возражения в обязательном порядке оплачивается государственная пошлина. Возражение, составленное с учетом всех правил, принимается для рассмотрения.

В случае, когда ко дню заседания в Палате у нас появляются новые доводы и материалы, мы можем представить их на заседании. Раньше этого делать было нельзя, но с 6.09.2020 новые правила рассмотрения дел в Палате по патентным спорам дают нам такую возможность.

Любая из сторон спора имеет полное право участвовать в рассмотрении дела посредством видео-конференц-связи. Но обязательно потребуется подать соответствующее ходатайство не меньше, чем за пятнадцать рабочих дней до даты, когда назначено заседание коллегии. Если дела сложные, то заседаний проводится два-три.

После того как заседания прошли, коллегия озвучивает свое решение, резолютивную часть: удовлетворить или отказать по возражению. Далее в течение месяца представители Палаты по патентным спорам подготавливают мотивировочный элемент вынесенного решения, которое присылают заявителю.

Если вынесенное решение нас устраивает, заявитель уплачивает госпошлину, мы регистрируем знак, основываясь на вынесенном решении. Важно проверить, в отношении какой продукции и услуг было вынесено соответствующее решение: иногда может оказаться так, что регистрация разрешена только на часть товаров или услуг, при этом самых нужных среди них нет.

Если решение Палаты не устроило заявителя, можно обжаловать его дальше. Для этого потребуется подать пакет документации в Суд по интеллектуальным правам. Часто это имеет смысл. Причина состоит в том, что Палата по патентным спорам — это подведомственное учреждение Роспатента. Палата, как и сам ФИПС, являются подведомственными учреждениями Роспатента. Поэтому иногда бывает так, что Палата по патентным спорам поддерживает решение ФИПС, а Суд по интеллектуальным правам, как независимая инстанция, потом отменяет это решение.

Если пришел отказ в регистрации товарного знака:

1. Разобраться со сроками обжалования.
2. Выяснить причины отказа в регистрации товарного знака и определиться с основаниями для обжалования 
3. Подать возражение в Палату по патентным спорам.
4. Объяснить свою позицию коллегии Палаты в ходе заседаний.
5. Если Палата приняла нужное решение — получить регистрацию, если нет — обжаловать решение Палаты в Суде по интеллектуальным правам

Если вы получили отказ в регистрации товарного знака и еще не знаете, что с ним лучше сделать, пришлите его нам на почту info@bashukchichkanov.com. Мы посмотрим документ, изучим делопроизводство по знаку в Реестре, оценим риски и перспективы. После этого мы бесплатно проконсультируем вас и предложим варианты дальнейших действий.