Что делать, если пришел отказ в регистрации товарного знака?

Отказ в регистрации товарного знака — это не приговор. Любой отказ можно оспорить, и иногда это удается.

Сначала нужно проверить срок обжалования отказа. В течение 4 месяцев со дня отправки отказного решения заявителю он имеет право обжаловать его в соответствии с 1 пунктом статьи 1500 ГК РФ. Если этот срок истек, то обжаловать отказ не получится: нужно подавать новую заявку и проходить экспертизу заново. Если результат по ней будет такой же, нужно обжаловать новый отказ.

Логично, что у отказа должны быть основания. Этим и занимается эксперт Роспатента. Если бы он не нашел причин, то знак бы зарегистрировали.

Перечислим распространенные основания, по которым может быть отказано в регистрации.

Основания для отказа в регистрации товарного знака

1. Сходство до степени смешения с другими товарными знаками

Сходство до степени смешения означает, что обозначения настолько похожи, что покупатель может их перепутать. Роспатент старается этого не допускать, поэтому следит, чтобы новые товарные знаки не были слишком похожи на старые.

2. Отсутствие различительной способности: указание на товары и услуги

Указательные названия прямо указывают на товары или услуги, поэтом защитить такие названия не получится. Роспатент считает их неохраняемыми элементами и не регистрирует как товарные знаки.

3. Отсутствие различительной способности: указание на свойства товаров

Названия, которые указывают на свойства товара, также не обладают различительной способностью. По такому названию покупатель не отличит одного производителя от другого. Поэтому зарегистрировать их как товарные знаки тоже не выйдет. Или все же есть шанс на успех?

4. Отсутствие различительной способности: общепринятые термины

Роспатент не регистрирует термины, если те, по мнению эксперта, являются общепринятыми в определенной сфере товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация — не обладают различительной способностью. К таким терминам могут относиться названия методов, устройств, и другие термины.

5. Отсутствие различительной способности: отсутствие словесного характера

Здесь речь идет об аббревиатурах. Аббревиатуру можно регистрировать, однако исход дела зависит от того, имеет ли она словесный характер. По умолчанию считается, что аббревиатуры, особенно без гласных букв, не обладают различительной способностью, и покупатель не сможет отличить один товар от другого по такому названию.

6. Введение потребителей в заблуждение

Введение потребителей в заблуждение — это субъективный критерий, который оценивается экспертом Роспатента по собственному усмотрению. С одной стороны есть методические рекомендации, которым надо следовать в процессе регистрации. Вместе с тем, часто бывают пограничные случаи, и экспертиза Роспатента отказывает там, где можно было бы товарный знак зарегистрировать. И здесь вопрос в том, получится ли доказать свою позицию и привести нужное количество аргументов.

7. Ложные обозначения

Ложные обозначения способны ввести потребителей в заблуждение в отношении качества, происхождения или иных характеристик товара.

8. Противоречие общественным интересам

Роспатент может отказать в регистрации названий, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и нормам морали. К таким обозначениям можно отнести обозначения, представляющие или включающие слова, выражения, изображения, которые противоречат правовым основам общественного порядка или могут вызвать возмущение общественности.

С другой стороны, мы не раз регистрировали названия, не содержащие какого-либо явного неприличного смысла, и их интерпретация на предмет ругательного эвфемизма требовала додумывания.

9. Сходство с фирменными наименованиями

Фирменное наименование — это обозначение, под которым юридическое лицо регистрируется в ЕГРЮЛ. В него входит само название компании, и оно обязательно указывает на организационно-правовую форму (ООО, АО и т.д.). Перед тем, как подать обозначение на регистрацию, нужно обращать внимание на те фирменные наименования, которые действовали раньше. При этом объем прав на фирменное наименование — это не просто коды ОКВЭД, а это те виды деятельности, в отношении которых компания ведет свою деятельность.

10. Сходство с коммерческими обозначениями

Коммерческое обозначение индивидуализирует само предприятие, а не его товары и услуги. Задача коммерческого обозначения — выделять конкретное предприятие, как производителя продуктов.

Бывает так, что в Реестрах Роспатента нет ни товарных знаков, ни поданных заявок со сходным названием, но эксперт ссылается, например, на известный в интернете сайт, и считает, что у него возникло право на коммерческое обозначение и присылает предварительный отказ. Оспорить его можно, все зависит от того, насколько известным противопоставленное обозначение является.

11. Сходство с НМПТ

НМПТ — это способ индивидуализации товаров или услуг, привязанный к определенной местности и четко ассоциирующийся с ней.

Когда экспертиза ссылается на сходные товарные знаки, мы можем апеллировать к разнице между обозначениями и разнице между товарами и услугами, которые продаются под этими обозначениями. В случае с наименованиями мест происхождения товаров все сложнее: Роспатент не интересует вопрос однородности товаров и услуг. Даже если товарный знак нужен для совершенно других товаров, это не имеет значения: сходство с НМПТ достаточно, чтобы отказать в регистрации, независимо от того, на какие товары и услуги подана заявка.

12. Сходство с известными зарубежными товарными знаками

Когда эксперт Роспатента видит в поиске что-то хотя бы слегка напоминающее обозначение огромной корпорации, он скорее всего откажет менее известному заявителю. Проще немного перестараться и защитить корпорацию, чем зарегистрировать спорный товарный знак обычного предпринимателя, а потом выяснять отношения с юридическим отделом корпорации. В результате к обозначениям крупных корпораций экспертиза относится особенно внимательно.

13. Использование названий охраняемых культурных и природных объектов

К особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации относятся историко-культурные и природные комплексы, архитектурные ансамбли и сооружения, и другие объекты, ценные с точки зрения истории, археологии, культуры, архитектуры, науки и искусства.

Поэтому если предприниматель из Тамбова производит и реализует чай, и на упаковке рисует Тадж-Махал, то Роспатент в регистрации откажет: обозначение может создать у потребителя ложное представление о том, кто именно производит продукт.

14. Использование объектов авторских прав

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в РФ произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Однако, чтобы отказ был обоснован, нужно подтвердить наличие у произведения достаточной степени известности и культурной ценности, способной породить угрозу введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

15. Имена известных лиц

Согласно пп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Что делать, чтобы не получить отказ

Регистрация товарного знака возможна в том случае, если выбранное заявителем обозначение соответствует определенным критериям. Название не должно попадать под целый ряд ограничений, которые содержатся в ст. 1483 ГК РФ.

Проверка обозначения перед подачей заявки нужна для того, чтобы определить перспективы предстоящей регистрации и понять для себя, стоит ли подавать на регистрацию название в исходном виде или это окажется потерей времени, денег и нервов.

По результатам проверки товарного знака мы можем сделать следующие выводы:

1. Название в целом пригодно к регистрации и есть хорошие шансы его зарегистрировать.
2. Обозначение спорное, но можно попробовать отстоять регистрацию через возможный спор с экспертом Роспатента.
3. Название занято другой компанией либо есть слишком похожее. В таком случае можно подать заявку и попробовать договориться с другими правообладателями о получении письма-согласия, оспорить чужую регистрацию через суд или рассмотреть вариант смены своего обозначения.

Сходство обозначений. Эксперт оценивает сходство обозначений по фонетическому, графическому и семантическим признакам. Фонетический — насколько похоже произносятся слова, графический — насколько похоже пишутся, семантический — насколько похоже по смыслу.

Однородность товаров и услуг. Обратите внимание на то, что деление товаров и услуг по классам МКТУ не предназначено для определения сходства: как в одном классе МКТУ могут находиться неоднородные товары, так и в разных классах МКТУ могут находиться однородные. Иногда бывает так, что однородными признают даже товары и услуги между собой.

Эксперты Роспатента и суды при определении однородности обращают внимание на более чем десяток факторов: вид товаров, их свойства, материалы из которых они изготовлены, предназначение, цена, взаимозаменяемость, взаимодополняемость, способы рекламирования и продажи, условия сбыта, круг потребителей и другие факторы. Более детально разобрать подходы судов к оценке однородности тех или иных товаров можно почитав судебные решения в базе «Судакт» или Картотеке арбитражных дел.

Помимо сайта ФИПС, надо проверять название по базам Global Brand Database на предмет выявления тождественных и сходных обозначений среди международных регистраций, действующих на территории РФ

Если зарегистрированные на однородные товары и услуги действующие обозначения выявлены, тогда следует изучить, есть ли основания для их аннулирования: нарушение правил, с которыми можно ознакомиться в ст. 1483 ГК РФ или основания, связанные с неиспользованием «торговой марки», прописанные в ст. 1486 ГК РФ.

Иные факторы. Также на оценку опасности смешения влияют и иные факторы. Например, известность обозначения, объем его реального использования, наличие серии товарных знаков и другие обстоятельства. Например, чем известнее компания-правообладатель на рынке, тем выше вероятность, что с ее обозначением могут перепутать другое обозначение, поэтому вероятность смешения повышается.

После того, как вы проверите все найденные знаки, имеет смысл написать свое название на транслите и проверить все заново. Дело в том, что многие системы неправильно транслитерируют слова с кириллицы на латиницу и наоборот, и из-за этого иногда можно получить два разных результата поисковой выдачи.

При этом нужно будет отсмотреть все результаты поисковой выдачи до конца. Иногда бывает так, что даже профессиональные коммерческие системы показывают сходное обозначение где-то в районе тридцатой страницы поиска, когда уже, казалось бы, сходных обозначений точно нет.

Когда вы закончите предварительную проверку, скорее всего выяснится, что из пары десятков вариантов названий по меньшей мере половина уже точно занята. Два-три названия вроде как свободны и еще три-четыре под вопросом — вроде бы есть сходные знаки, а вроде бы и не очень то они и похожи.

Дальше пора переходить к регистрации товарного знака. Тут у предпринимателя есть два варианта.

Первый вариант: самостоятельная регистрация. Предприниматель сам выбирает самое перспективное на его взгляд обозначение, сам подает заявку в Роспатент и сам ведет все делопроизводство.

Второй вариант: обратиться к специалисту — патентному поверенному, чтобы он уже полноценно проверил оставшиеся варианты и провел процедуру регистрации от начала и до конца.

Что делать, если пришел отказ

Игнорировать отказ и ничего не делать — плохая идея.

Бывает так, что предприниматель подал заявку в Роспатент и получил отказ со ссылкой на сходное название. На этом месте он решает ничего не делать и просто работать дальше.

Однако, если предприниматель получит отказ с отсылкой на чужую регистрацию, получается, что сейчас он может нарушать чужой товарный знак, и Роспатент подтверждает это отказом по поданной заявке. Эта ситуация грозит спором с конкретным правообладателем, у которого есть свидетельство на спорный товарный знак, исками, судебными разбирательствами и штрафами.

Поэтому в каждом деле, где есть отрицательное решение, нужно разбираться с причинами отказа в регистрации товарного знака, а также возможными последствиями. Действия предпринимателя зависят от особенностей бизнеса и причин, которые стали основанием к тому, чтобы Роспатент отказал в регистрации товарного знака.

Выделяют абсолютные и относительные основания для отказа в регистрации товарного знака.

Абсолютные основания для отказа означают, что эксперт Роспатента пришел к решению, что заявленное обозначение противоречит действующему законодательству. Поэтому его нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака, в принципе или в отношении каких-то конкретных товаров и услуг.

Например, иногда случаются ситуации, когда эксперт отказывает в регистрации, поскольку посчитал, что обозначение ложное или противоречит принципам гуманности, нормам морали, а также общественным интересам. Это достаточно субъективная оценка, и с ней можно спорить. Если название «на грани», то иногда лучше и правда отказаться от его использования в бизнесе, чтобы избежать потом споров о его аморальности с антимонопольной службой, которая штрафует предпринимателей за нарушение законодательства о рекламе.

Когда в обозначении незаконно использована государственная символика, Роспатент также выносит отказ. Если только предприниматель не предоставил согласие от соответствующего государственного органа, который разрешил включить эту символику в состав обозначения.

Другой распространенной абсолютной причиной для отказа является отсутствие различительной способности. Запрещено регистрировать в качестве товарных знаков обозначения безразличительной способности: это такие обозначения, которые прямо указывают на товар или услуги, описывают его свойства или какие-то характеристики.

«Отсутствие различительной способности» — это оценочная категория. С отказом по таким основаниям можно и нужно спорить, и такие споры не редкость для Роспатента. Например, однажды мы занимались регистрацией знака «Главред», и нам попытались отказать по заявке, со ссылкой на то, что такое название указывает на товары и услуги, а потому не подлежит правовой охране. В Палате по патентным спорам мы смогли доказать обратное. В итоге товарный знак был зарегистрирован.

Если Роспатент отказал в регистрации товарного знака в рамках вышеупомянутых абсолютных оснований, соответствующее решение как правило не мешает использовать выбранное наименование в бизнесе. Это решение означает, что заявитель не получает исключительного права, поэтому другие предприниматели тоже смогут использовать это обозначение в бизнесе, и запретить им так делать не получится.

Спорить или не спорить — зависит от задачи конкретного бизнеса. В редких случаях предприниматели специально получают отказы, чтобы убедиться в том, что не нарушают чужих прав. В большинстве же случаев с такими отказами спорят, чтобы получить исключительное право на обозначение, запретить использовать его конкурентам.

Относительные основания для отказа Роспатент находит тогда, когда полагает, что регистрация невозможна из-за нарушения чужих прав на средства индивидуализации. То есть обозначение в принципе способно быть товарным знаком, только вот проблема в том, что кто-то его уже занял.

По закону не допускаются к регистрации названия, которые идентичны или сходны до уровня смешения с чужими товарными знаками и поданными заявками. В этой ситуации нужно анализировать доводы такого решения в части сходства обозначения, однородности товаров, продукции, услуг с учетом правовых методических рекомендаций, а также судебной практики.

С учетом того, как мы сами оцениваем сходство и однородность товаров, продукции, услуг, у нас есть несколько стратегий:

1. Оспаривать решение экспертизы, а также подготовить доказательную базу различительной способности обозначения, неоднородности товаров, услуг.
2. Обратиться к правообладателю противопоставленного знака, попробовать договориться с ним о предоставлении письма-согласия, после чего также оспорить отказ и предоставить Палате полученное письмо.
3. Аннулировать противопоставленную регистрацию, если найдутся основания для того, чтобы оспорить признание такой регистрации недействительной.

Как происходит обжалование отказа в регистрации товарного знака

Рассмотрение дела в Палате по патентным спорам похоже на суд: сначала мы готовим возражение, подаем документ, потом участвуем в заседаниях вплоть до вынесения решения.

При подаче возражения в обязательном порядке оплачивается государственная пошлина. Возражение, составленное с учетом всех правил, принимается для рассмотрения.

В случае, когда ко дню заседания в Палате у нас появляются новые доводы и материалы, мы можем представить их на заседании. Раньше этого делать было нельзя, но с 6.09.2020 новые правила рассмотрения дел в Палате по патентным спорам дают нам такую возможность.

Любая из сторон спора имеет полное право участвовать в рассмотрении дела посредством видео-конференц-связи. Но обязательно потребуется подать соответствующее ходатайство не меньше, чем за пятнадцать рабочих дней до даты, когда назначено заседание коллегии. Если дела сложные, то заседаний проводится два-три.

После того как заседания прошли, коллегия озвучивает свое решение, резолютивную часть: удовлетворить или отказать по возражению. Далее в течение месяца представители Палаты по патентным спорам подготавливают мотивировочный элемент вынесенного решения, которое присылают заявителю.

Если вынесенное решение нас устраивает, заявитель уплачивает госпошлину, мы регистрируем знак, основываясь на вынесенном решении. Важно проверить, в отношении какой продукции и услуг было вынесено соответствующее решение: иногда может оказаться так, что регистрация разрешена только на часть товаров или услуг, при этом самых нужных среди них нет.

Если решение Палаты не устроило заявителя, можно обжаловать его дальше. Для этого потребуется подать пакет документации в Суд по интеллектуальным правам. Часто это имеет смысл. Причина состоит в том, что Палата по патентным спорам — это подведомственное учреждение Роспатента. Палата, как и сам ФИПС, являются подведомственными учреждениями Роспатента. Поэтому иногда бывает так, что Палата по патентным спорам поддерживает решение ФИПС, а Суд по интеллектуальным правам, как независимая инстанция, потом отменяет это решение.

Если пришел отказ в регистрации товарного знака:

1. Разобраться со сроками обжалования.
2. Выяснить причины отказа в регистрации товарного знака и определиться с основаниями для обжалования
3. Подать возражение в Палату по патентным спорам.
4. Объяснить свою позицию коллегии Палаты в ходе заседаний.
5. Если Палата приняла нужное решение — получить регистрацию, если нет — обжаловать решение Палаты в Суде по интеллектуальным правам

Если вы получили отказ в регистрации товарного знака и еще не знаете, что с ним лучше сделать, пришлите его нам на почту info@bashukchichkanov.com. Мы посмотрим документ, изучим делопроизводство по знаку в Реестре, оценим риски и перспективы. После этого мы бесплатно проконсультируем вас и предложим варианты дальнейших действий.