Роспатент попытался отказать Максиму Ильяхову в регистрации товарного знака новой книги «Ясно, понятно» со ссылкой на обозначение Сбербанка, но мы смогли добиться регистрации

07.11.2020
Ред. 15.06.2024

Максим Ильяхов — редактор, автор книги «Пиши, сокращай», создатель онлайн-сервиса для проверки текста «Главред» и еще нескольких десятков образовательных продуктов для авторов и редакторов. В ноябре 2020 года у Максима выйдет новая книга «Ясно, понятно» — продолжение «Пиши, сокращай». 

Еще за год до выхода книги, в сентябре 2019 года, мы с Максимом начали заниматься регистрацией товарного знака «Ясно, понятно» в Роспатенте. Это был правильный и предусмотрительный ход. Когда занимаешься регистрацией заранее, то даже если и возникнут сложности, будет время, чтобы с ними разобраться. 

Расчет оправдался: в процессе регистрации нарисовались проблемы, которые физически было невозможно даже предположить на старте.

Проводим проверку по базам: похожих знаков и заявок нет

Название «Ясно, понятно» с самого начала показалось оригинальным. Это подтвердилось при проведении поиска: в базах Роспатента не было зарегистрировано таких же знаков и заявок. Было несколько слегка похожих, но мы знали, как с ними разойтись. Все было в порядке.

На всякий случай поискали по базе юридических лиц — компаний с таким названием зарегистрировано не было. Чтобы перестраховаться еще больше, поискали в интернете и посмотрели домены: вдруг найдется какая-то компания, для которой это название стало коммерческим обозначением. Все было чисто. 

Учитывая, что мы уже раньше регистрировали для Максима товарные знаки «Главред», «Пиши, сокращай» и другие, мы уже знали, на какие товары и услуги подавать заявку. Заявку подали за день — началась экспертиза в Роспатенте.

Роспатент присылает предварительный отказ со ссылкой на одноименный лекторий Сбербанка

По итогам экспертизы Роспатент может прислать один из двух документов: решение о регистрации или предварительный отказ. 

Если приходит решение о регистрации, значит все в порядке — товарный знак регистрируют, остается заплатить пошлину и получить свидетельство. 

Если приходит предварительный отказ, то нужно разобраться в его причинах и подготовить ответ, который убедит эксперта зарегистрировать товарный знак. Шанс на правильный ответ дается только один: после ответа эксперт или зарегистрирует знак или окончательно откажет. 

Сейчас в России зарегистрировано около 700 000 товарных знаков: шанс подать заявку и нарваться на точно такой же или очень похожий знак всегда высок, поэтому предварительные отказы приходят примерно в 80% делопроизводств по товарным знакам.

По заявке «Ясно, понятно» мы ожидали сразу получить решение о регистрации: в базах все было чисто, ссылаться было не на что. Но Роспатент решил иначе: экспертиза попыталась отказать нам в регистрации.


В качестве основания для отказа Роспатент сослался на название проекта «Ясно. Понятно» на домене http://yasno-ponyatno.ru и публикации об этом проекте в СМИ. Проект принадлежал Сбербанку.

Подаем ответ на предварительный отказ

На этом месте можно было бы опустить руки и сдаться: пришел отказ, Роспатент сослался на Сбербанк, казалось бы все, приехали — остается списать отказ на превратности судьбы и предложить Максиму придумывать новое название для книги. Но предварительный отказ — это не приговор, с ним можно и нужно работать.

Первым делом мы стали разбираться, что это за проект. Оказалось, что Сбербанк запустил под названием «Ясно. Понятно» бесплатный лекторий. Но дело в том, что в законодательстве нет такого понятия как «название проекта», такие названия в принципе не могут охраняться законом до тех пор, пока не зарегистрированы как товарные знаки. 

Ссылка Роспатента на «введение потребителей в заблуждение» тоже была несостоятельной. На сайте лектория было явно указано, что проект некоммерческий, а значит потребителей-покупателей у него быть в принципе не может. 

Кроме этого, по данным доменного регистратора было видно, что домен был зарегистрирован в марте 2020 года, практически на полгода позже подачи нашей заявки.

Получается Роспатент решил нам отказать в регистрации со ссылкой на (!) некое название неустановленной правовой природы (!) некоммерческого проекта , расположенного на домене, (!) зарегистрированного через полгода  после подачи нашей заявки. 

Почему Роспатент вынес такое заключение? Дело не в людях, а в системе. 

В экспертизе работают умные и ответственные люди, опытные специалисты. Даже если решение по заявке принимает стажер, то за ним всегда перепроверит куратор. 

Но жизнь есть жизнь: когда эксперт видит в поиске что-то хотя бы слегка напоминающее обозначение огромной корпорации, он скорее всего откажет менее известному заявителю. Проще немного перестараться и защитить корпорацию, чем зарегистрировать спорный товарный знак обычного предпринимателя, а потом выяснять отношения с юридическим отделом корпорации.

Да, жалобы от юристов корпораций могут быть не всегда обоснованы и многое в них может оказаться откровенно притянутым за уши. Но так или иначе даже работа с надуманными жалобами заставит эксперта Роспатента тратить время, объясняться перед руководителем. 

В результате к обозначениям крупных корпораций экспертиза относится особенно внимательно. Если логотип компании окажется хотя бы немного похож на товарный знак корпорации, то вероятность отказа возрастает в разы.

Мы не раз сталкивались с подобными случаями. Нам доводилось спорить с юротделами «Инстаграма», «Конверс Оллстарс», «Бёрн» и других международных компаний и их представителей, поэтому случай со Сбербанком не вызвал у нас удивления. Мы написали ответ и подали его в Роспатент.


Ответ занял 14 страниц: каждый довод нужно было обосновать со ссылкой на законодательство и регламенты самого Роспатента. В отдельных случаях в подтверждение позиции мы приводим судебную практику и практику Палаты по патентным спорам. Это нужно для того, чтобы убедить эксперта в том, что наша позиция соответствует законам и практике.


И вот так — все четырнадцать страниц.


Получаем свидетельство на товарный знак

Эксперт Роспатента согласился с нашими доводами. Буквально через месяц после отправки ответа Роспатент прислал нам решение о регистрации. Полный отказ сменился прямо противоположным решением — регистрацией товарного знака Максима в отношении всех заявленных товаров и услуг.



Фраза «Решение принято с учетом доводов заявителя» — заветная. Она означает, что мы смогли донести свою позицию до экспертизы и с нами согласились.

Стоит отдать должное Роспатенту, в этот раз нам даже не пришлось идти в Палату по патентным спорам, как это было при регистрации товарного знака «Главред».

Дальше оставалось дело техники — Максим заплатил последнюю пошлину, мы подали оставшиеся документы в Роспатент и еще спустя месяц получили заветное свидетельство. Так название «Ясно, понятно» стало зарегистрированным товарным знаком. На полки книжных магазинов книга выходит уже под официально зарегистрированным брендом. 


Книга выйдет в ноябре. Уже доступен предзаказ: https://www.alpinabook.ru/catalog/book-667952/   

Рассказ о книге: о чем, для кого, что внутри https://youtu.be/A3gtNowtKUM

«Башук Чичканов, юридическая фирма» помогает компаниям в разработке, регистрации и защите товарных знаков. Мы изучаем вашу ситуацию, проверяем официальные базы данных и предлагаем взвешенные решения исходя из реальных задач и особенностей вашего бизнеса. Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как мы можем помочь вашему делу.

Вопрос / ответ

  1. Как проходит экспертный поиск на сходство?

    В ходе поиска на сходство мы проверяем Ваше обозначение по официальным российским и зарубежным базам зарегистрированных товарных знаков и поданных заявок на предмет наличия сходства до степени смешения по фонетическому, графическому и семантическому критерию с ранее зарегистрированными знаками и поданными заявками. Проще говоря, в ходе поиска на сходство мы ищем не только знаки, идентичные Вашему, но и чрезмерно похожие знаки, которые могут помешать регистрации Вашего знака.

    Соответственно по итогам такой проверки мы делаем итоговый вывод — можно ли зарегистрировать Ваш товарный знак, и как это сделать лучше всего. Мы подберем классы МКТУ, внесем доработки в знак, если будет нужно, и предложим оптимальную стратегию регистрации. Экспертное заключение по итогам поиска мы подготовим и направим Вам в письменном виде на электронную почту, а наш юрист позвонит Вам, чтобы подробно рассказать об итогах проверки и ответить на Ваши вопросы.

    В 10-15% случаев бывает так, что по итогам поиска выясняется, что знак зарегистрировать совсем никак не получится, даже с учетом рекомендованных нами доработок. В таком случае, мы заранее расскажем Вам обо всех рисках и бесплатно проверим еще 5 вариантов Вашего обозначения, чтобы в итоге после обращения к нам Вы знали, под каким знаком можно работать.

  2. Что включает в себя подача заявки в Роспатент?

    Мы подготовим заявление на регистрацию, расшифровки МКТУ, обозначения и прочие документы, необходимые для регистрации Вашего знака. Для этого мы определим потребности Вашего бизнеса и подготовим документы так, чтобы зарегистрированный товарный знак максимально широко защищал Ваши интересы.

    После того, как документы будут готовы, мы согласуем перечень товаров и услуг с Вами и проконсультируем Вашего бухгалтера по порядку оплаты государственной пошлины, чтобы все прошло правильно.

    Затем мы подадим документы в Роспатент с помощью нашего электронного кабинета. Благодаря электронному взаимодействию с Роспатентом мы получим уведомление о поступлении заявки (приоритетная справка) сразу же в день подачи заявки, а также получим для Вас льготу на оплату госпошлины в 30%.

  3. Что входит в ведение делопроизводства?

    В ходе экспертизы Вашего обозначения Роспатент будет высылать нам уведомления, запросы и решения. Мы будем сами отслеживать и вести все делопроизводство, только уведомляя Вас о новостях. Мы сами будем готовить и подавать все ходатайства, ответы и прочие документы для Роспатента с момента подачи заявки до получения нами оригинала Свидетельства на Ваш товарный знак.

    В ведение делопроизводства входит также и ответ на предварительный отказ экспертизы в регистрации товарного знака. В отличие от других патентных бюро, мы не тарифицируем его отдельно.

  4. Что делать, если такой же или похожий знак уже кем-то зарегистрирован?

    Если по итогам предварительной проверки мы обнаружили в Реестрах Роспатента тождественные или похожие товарные знаки сторонних правообладателей, то у нас есть несколько вариантов действий.

    Для начала нам нужно разобраться, это тождественный или сходный до степени смешения товарный знак. В соответствии со статьей 1483 ГК РФ, в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, которые тождественны или сходны до степени смешения с уже зарегистрированными товарными знаками в отношении однородных товаров и услуг.

    Тождественные обозначения — это такие обозначения, которые полностью совпадают. 

    Сходные до степени смешения обозначения — это обозначения, которые не тождественны, но очень похожи друг на друга, например, похоже пишутся или похоже произносятся.

    Если по итогам проверки мы обнаружили, что в Реестрах Роспатента уже зарегистрирован тождественный или сходный до степени смешения товарный знак, то нужно изучить перечни МКТУ, в отношении которых была регистрация. Если вы хотите зарегистрировать название «Ромашка» на свой бренд одежды, а в Реестрах есть товарный знак «Ромашка» для ювелирных изделий, то регистрация представляется возможной: речь идет о разных сферах деятельности.

    Если при проверке мы нашли товарный знак стороннего правообладателя,  зарегистрированный для точно таких же или однородных товаров и услуг, то необходимо проверить компанию-правообладателя. Быть может, юридическое лицо, правообладатель мешающего обозначения, свою деятельность прекратил. 

    В этом случае мы готовим документы на досрочное прекращение правовой охраны мешающего нашей регистрации товарного знака в связи с прекращением деятельности юридического лица – правообладателя знака и направляем документы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. 

    Дело в том, что Роспатент сам не следит за деятельностью компаний-правообладателей товарных знаков, и если компания ликвидирована или ИП прекратило свою деятельность, то Роспатент самостоятельно не аннулирует товарные знаки компаний: они остаются действующими в Реестрах Роспатента. Мы сами проводим процедуру аннулирования мешающего товарного знака, если для этого есть основания.

    Если компания не ликвидирована и работает в штатном режиме, то нам нужно более подробно изучить ее деятельность и понять, используют ли они свой товарный знак по назначению. Если компания товарный знак не использует, а нам это обозначение очень нужно, то мы можем провести переговоры и получить письмо-согласие. При таком варианте следует учитывать, что итоговое решение о предоставлении писем-согласий всегда остается на усмотрение правообладателя. Также получение письма-согласия от правообладателя может быть осложнено его просьбой выплатить вознаграждение за разрешение использовать сходное обозначение, в каждом конкретном случае размер такого вознаграждения согласовывается сторонами в процессе переговоров.

    Если компания-правообладатель все-таки откажет в предоставлении письма согласия, мы можем обратиться в Суд по интеллектуальным правам, и с помощью него попытаться аннулировать мешающий нам товарный знак на основании неиспользования. Это непростая, длительная и не самая бюджетная процедура, но если вы не готовы к ребрендингу и хотите зарегистрировать ваше обозначение в неизменном виде, то мы идем по этому пути.

    Если обозначения сходные, то нужно провести более детальный анализ и выяснить, насколько они сходны. Степень сходства бывает разная: низкая, средняя, высокая, близкая к тождеству. Мы проводим экспертную проверку и по итогу определяем, насколько обозначения являются сходными, и мешают ли они нашей регистрации. Если мы понимаем, что сходство не критично, то мы подаем обозначение на регистрацию в исходном виде. Если на этапе экспертизы нам приходит предварительный отказ со ссылкой на сходные товарные знаки, то мы готовим обстоятельный ответ и доказываем правомерность регистрации.

  5. Нужно ли платить ежегодную пошлину за поддержание товарного знака в силе?

    Пошлина за регистрацию товарного знака платится один раз в процессе процедуры регистрации. Платится она в два этапа: после подачи заявки и после принятия решения о регистрации.

    С момента возникновения исключительного права на товарный знак вы 10 лет можете пользоваться вашим товарным знаком совершенно бесплатно, никакие ежегодные платежи, пошлины, комиссии и сборы не предусмотрены.

    По истечение десятилетнего срока или в последний год действия товарного знака или в течение полугода после окончания срока действия товарного знака вы можете заплатить пошлину за продление и тем самым продлить ваш товарный знак еще на 10 лет.

    В последний, десятый год срока действия товарного знака, если вы хотите продлить действие вашего товарного знака еще на 10 лет, нужно заплатить государственную пошлину за продление и подать в Роспатент соответствующее заявление. Тогда товарный знак будет действовать следующие 10 лет — и так продлевать товарный знак можно сколько угодно раз.

Полезные статьи

  • 04 05 2022
    Товарный знак: что это, виды, регулирование, срок действия
  • 17 11 2021
    Как самостоятельно зарегистрировать товарный знак?
  • 03 04 2024
    Сколько стоит регистрация товарного знака в 2024 году?
  • 31 03 2024
    Какие пошлины нужно платить за регистрацию товарного знака в 2024 году?
  • 29 11 2021
    Как подать заявку на регистрацию товарного знака?
  • 20 02 2024
    ТОП-15 оснований для отказа Роспатента в регистрации товарного знака
  • 14 10 2022
    Я поискал сам в бесплатных базах, там таких знаков нет, можете просто подать заявку?
  • 08 11 2021
    Как быстро зарегистрировать товарный знак?
  • 20 02 2024
    Как ускорить регистрацию товарного знака
Поделиться:

Столкнулись с похожей ситуацией? Получите консультацию у нашего специалиста