Роспатент попытался отказать Максиму Ильяхову в регистрации товарного знака новой книги «Ясно, понятно» со ссылкой на обозначение Сбербанка, но мы смогли добиться регистрации

07.11.2020

Максим Ильяхов — редактор, автор книги «Пиши, сокращай», создатель онлайн-сервиса для проверки текста «Главред» и еще нескольких десятков образовательных продуктов для авторов и редакторов. В ноябре 2020 года у Максима выйдет новая книга «Ясно, понятно» — продолжение «Пиши, сокращай». 

Еще за год до выхода книги, в сентябре 2019 года, мы с Максимом начали заниматься регистрацией товарного знака «Ясно, понятно» в Роспатенте. Это был правильный и предусмотрительный ход. Когда занимаешься регистрацией заранее, то даже если и возникнут сложности, будет время, чтобы с ними разобраться. 

Расчет оправдался: в процессе регистрации нарисовались проблемы, которые физически было невозможно даже предположить на старте.


Проводим проверку по базам: похожих знаков и заявок нет

Название «Ясно, понятно» с самого начала показалось оригинальным. Это подтвердилось при проведении поиска: в базах Роспатента не было зарегистрировано таких же знаков и заявок. Было несколько слегка похожих, но мы знали, как с ними разойтись. Все было в порядке.

На всякий случай поискали по базе юридических лиц — компаний с таким названием зарегистрировано не было. Чтобы перестраховаться еще больше, поискали в интернете и посмотрели домены: вдруг найдется какая-то компания, для которой это название стало коммерческим обозначением. Все было чисто. 

Учитывая, что мы уже раньше регистрировали для Максима товарные знаки «Главред», «Пиши, сокращай» и другие, мы уже знали, на какие товары и услуги подавать заявку. Заявку подали за день — началась экспертиза в Роспатенте.


Роспатент присылает предварительный отказ со ссылкой на одноименный лекторий Сбербанка

По итогам экспертизы Роспатент может прислать один из двух документов: решение о регистрации или предварительный отказ. 

Если приходит решение о регистрации, значит все в порядке — товарный знак регистрируют, остается заплатить пошлину и получить свидетельство. 

Если приходит предварительный отказ, то нужно разобраться в его причинах и подготовить ответ, который убедит эксперта зарегистрировать товарный знак. Шанс на правильный ответ дается только один: после ответа эксперт или зарегистрирует знак или окончательно откажет. 

Сейчас в России зарегистрировано около 700 000 товарных знаков: шанс подать заявку и нарваться на точно такой же или очень похожий знак всегда высок, поэтому предварительные отказы приходят примерно в 80% делопроизводств по товарным знакам.

По заявке «Ясно, понятно» мы ожидали сразу получить решение о регистрации: в базах все было чисто, ссылаться было не на что. Но Роспатент решил иначе: экспертиза попыталась отказать нам в регистрации.


В качестве основания для отказа Роспатент сослался на название проекта «Ясно. Понятно» на домене http://yasno-ponyatno.ru и публикации об этом проекте в СМИ. Проект принадлежал Сбербанку.

Подаем ответ на предварительный отказ

На этом месте можно было бы опустить руки и сдаться: пришел отказ, Роспатент сослался на Сбербанк, казалось бы все, приехали — остается списать отказ на превратности судьбы и предложить Максиму придумывать новое название для книги. Но предварительный отказ — это не приговор, с ним можно и нужно работать.

Первым делом мы стали разбираться, что это за проект. Оказалось, что Сбербанк запустил под названием «Ясно. Понятно» бесплатный лекторий. Но дело в том, что в законодательстве нет такого понятия как «название проекта», такие названия в принципе не могут охраняться законом до тех пор, пока не зарегистрированы как товарные знаки. 

Ссылка Роспатента на «введение потребителей в заблуждение» тоже была несостоятельной. На сайте лектория было явно указано, что проект некоммерческий, а значит потребителей-покупателей у него быть в принципе не может. 

Кроме этого, по данным доменного регистратора было видно, что домен был зарегистрирован в марте 2020 года, практически на полгода позже подачи нашей заявки.

Получается Роспатент решил нам отказать в регистрации со ссылкой на (!) некое название неустановленной правовой природы (!) некоммерческого проекта , расположенного на домене, (!) зарегистрированного через полгода  после подачи нашей заявки. 

Почему Роспатент вынес такое заключение? Дело не в людях, а в системе. 

В экспертизе работают умные и ответственные люди, опытные специалисты. Даже если решение по заявке принимает стажер, то за ним всегда перепроверит куратор. 

Но жизнь есть жизнь: когда эксперт видит в поиске что-то хотя бы слегка напоминающее обозначение огромной корпорации, он скорее всего откажет менее известному заявителю. Проще немного перестараться и защитить корпорацию, чем зарегистрировать спорный товарный знак обычного предпринимателя, а потом выяснять отношения с юридическим отделом корпорации.

Да, жалобы от юристов корпораций могут быть не всегда обоснованы и многое в них может оказаться откровенно притянутым за уши. Но так или иначе даже работа с надуманными жалобами заставит эксперта Роспатента тратить время, объясняться перед руководителем. 

В результате к обозначениям крупных корпораций экспертиза относится особенно внимательно. Если логотип компании окажется хотя бы немного похож на товарный знак корпорации, то вероятность отказа возрастает в разы.

Мы не раз сталкивались с подобными случаями. Нам доводилось спорить с юротделами «Инстаграма», «Конверс Оллстарс», «Бёрн» и других международных компаний и их представителей, поэтому случай со Сбербанком не вызвал у нас удивления. Мы написали ответ и подали его в Роспатент.


Ответ занял 14 страниц: каждый довод нужно было обосновать со ссылкой на законодательство и регламенты самого Роспатента. В отдельных случаях в подтверждение позиции мы приводим судебную практику и практику Палаты по патентным спорам. Это нужно для того, чтобы убедить эксперта в том, что наша позиция соответствует законам и практике.


И вот так — все четырнадцать страниц.


Получаем свидетельство на товарный знак

Эксперт Роспатента согласился с нашими доводами. Буквально через месяц после отправки ответа Роспатент прислал нам решение о регистрации. Полный отказ сменился прямо противоположным решением — регистрацией товарного знака Максима в отношении всех заявленных товаров и услуг.



Фраза «Решение принято с учетом доводов заявителя» — заветная. Она означает, что мы смогли донести свою позицию до экспертизы и с нами согласились.

Стоит отдать должное Роспатенту, в этот раз нам даже не пришлось идти в Палату по патентным спорам, как это было при регистрации товарного знака «Главред».

Дальше оставалось дело техники — Максим заплатил последнюю пошлину, мы подали оставшиеся документы в Роспатент и еще спустя месяц получили заветное свидетельство. Так название «Ясно, понятно» стало зарегистрированным товарным знаком. На полки книжных магазинов книга выходит уже под официально зарегистрированным брендом. 


Книга выйдет в ноябре. Уже доступен предзаказ: https://www.alpinabook.ru/catalog/book-667952/   

Рассказ о книге: о чем, для кого, что внутри https://youtu.be/A3gtNowtKUM

«Башук Чичканов, юридическая фирма» помогает компаниям в разработке, регистрации и защите товарных знаков. Мы изучаем вашу ситуацию, проверяем официальные базы данных и предлагаем взвешенные решения исходя из реальных задач и особенностей вашего бизнеса. Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как мы можем помочь вашему делу.

Поделиться:

Столкнулись с похожей ситуацией? Получите консультацию у нашего специалиста