Теперь «Главред» — зарегистрированный товарный знак Максима Ильяхова. Для этого нам пришлось пройти через Палату по патентным спорам

07.07.2020
2020-07-01_18-07-33.png

На первый взгляд кажется, что название профессии не может быть товарным знаком, мол, слово-то известное. Но как тогда живут торговые марки «Менеджер», «Веселый молочник», «Механики», «Пекарь», «Старый мельник» и десятки других брендов — названий профессий?

«Название «Главред» может стать полноценным товарным знаком», — ответил я Максиму в 2018 году. Чтобы доказать слово делом, понадобилось полтора года: мы прошли все стадии делопроизводства в Роспатенте, получили решение, обжаловали его в Палате по патентным спорам и выиграли. В результате «Главред» стал официально зарегистрированным товарным знаком.

Сегодня я расскажу как это было и наглядно покажу процесс регистрации товарного знака с непростой судьбой от начала и до конца. Эта история поможет предпринимателям разобраться в том, как на практике проходит регистрация, какая логика движет юристами и Роспатентом.

Как авторы могут бороться с нарушителями с помощью товарных знаков

Максим Ильяхов — редактор, автор книги «Пиши, сокращай», онлайн-сервиса для проверки текста «Главред» и еще нескольких десятков образовательных продуктов для авторов и редакторов. На телеграм-канал «Главред» подписаны почти 50 тысяч человек: большинство российских авторов узнают череп с трубкой — логотип «Главреда».
Logo.jpg
Логотип появился в 2014 году, когда Максим запустил сервис для проверки текста glvrd.ru

Каждый свой продукт Максим делает сам: сам пишет книги, сам их верстает, сам записывает подкасты и сам снимает видео. На это уходит невероятное количество времени и сил, но зато окупается качеством материалов и той пользой, которую получают читатели и слушатели.

Разумеется, такой популярный продукт не может не притягивать внимание нарушителей. И речь даже не об обычных пиратах, которые публикуют книги и курсы в открытом доступе — они хотя бы не пытаются на этом заработать. Гораздо больше раздражает, когда нарушители пытаются нажиться на том, что делает Максим.

Я видел уже с десяток таких историй. Один товарищ продавал свои брошюры, а «в подарок» высылал пиратские копии книги Максима. Другой вел рекламу на свой лендинг, используя в качестве баннера фотографию книги Максима. Третьи выпустили платную аудиоверсию «Пиши, сокращай». При этом, никто из них не спрашивал разрешения Максима — просто брали и копировали его работы, кто во что горазд.

Чтобы защитить свою работу от нарушителей, Максим решил зарегистрировать бренды своих продуктов как товарные знаки. Это достаточно распространенная практика среди авторов: без регистрации товарного знака защитить название практически невозможно. 

Если товарный знак не зарегистрирован, кто угодно может выпускать под таким названием свои продукты и ничего ему за это не будет. Но когда товарный знак защищен, правообладатель может взыскать с нарушителя от 10 тысяч до 5 миллионов рублей компенсации и подключить для этого суды, полицию и антимонопольную службу, которые вдобавок еще и оштрафуют нарушителя.

Определяем стратегию регистрации, согласовываем перечень и подаем заявку в Роспатент

Основное опасение при регистрации «Главреда» заключалось в том, что Роспатент мог отказать в регистрации со ссылкой на то, что слово «Главред» указывает на услуги. Чтобы не попасть в эту ловушку, мы заранее заложили запасной план.

Во-первых, мы решили подавать на регистрацию не просто слово, а слово вместе с логотипом. Тогда Роспатент в любом случае зарегистрирует знак и не сможет нам отказать. Вопрос только в том, сможем ли мы доказать, что само слово «Главред» должно защищаться отдельно от логотипа. Во-вторых, мы подготовили подробный перечень товаров и услуг, чтобы на этапе экспертизы мы могли отстаивать регистрацию в отношении каждого продукта.

Товарные знаки защищаются не сами по себе, а в отношении конкретных товаров и услуг. Под брендом «Главред» у Максима уже работали сервис для улучшения текста, рассылка, справочник, биржа для подбора авторов и другие продукты. Все это добро мы должны были учесть в перечне товарного знака, чтобы регистрация в полной мере защищала интересы Максима.

Кроме этого мы добавили в перечень те продукты, которые могли бы появиться под брендом «Главред» в ближайшие 2-3 года. Дело в том, что после подачи заявки на товарный знак расширить перечень нельзя. Если бы мы, например, не учли в перечне продажу софта по подписке, а через пару лет Максим запустил бы платную подписку на «Главред», то товарный знак пришлось бы регистрировать заново на нужные товары и услуги.

Именно поэтому перечни товаров и услуг к товарным знакам у нас иногда занимают десяток-другой страниц. Чтобы зарегистрировать знак раз и навсегда и потом не тратить деньги на дополнительные заявки, нужно заглядывать на несколько лет вперед. 

В итоге наша стратегия выглядела так:

  1. Подаем на регистрацию слово «Главред» вместе с логотипом;

  2. Если получаем предварительный отказ, то обжалуем его и пытаемся добиться регистрации на часть товаров и услуг;

  3. Если обжаловать не получается, то регистрируем сам логотип.

После того, как Максим утвердил перечень, мы подали заявку. Роспатент ее принял и дал нам приоритетную справку — началась экспертиза.

Роспатент провел экспертизу и сказал, что слово «Главред» не может быть товарным знаком

Спустя полгода после подачи заявки нам пришло «уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства». В переводе с юридического на человеческий этот документ называется «предварительный отказ». 

Роспатент никогда не отказывает в регистрации товарного знака сразу, сначала приходит предварительный отказ. В этом заключении эксперт указывает, почему товарный знак не может быть зарегистрирован. Дальше у заявителя есть полгода на то, чтобы ответить эксперту.

Предварительный отказ товарный знак.png

В нашем случае экспертиза написал, что слово «Главред» — это общепринятое сокращение от названия профессии «главный редактор». Это значит, что слово «Главред» не может быть зарегистрировано в качестве охраняемого элемента товарного знака. Мы ожидали такое развитие событий, поэтому запаслись аргументами заранее.

Дело в том, что по закону при регистрации товарных знаков «общепринятость» слов должна рассматриваться не сама по себе, а в отношении товаров и услуг, на которые регистрируют товарный знак. 

Товарный знак — это по сути клеймо, с помощью которого покупатели отличают товары одних производителей от других. Если название просто указывает на товар, например, «сапоги» как название сапогов, то с помощью такого названия не получиться выделить товар среди других. «Сапоги» для сапогов — это не бренд, не имя собственное, а просто указание на вид товара. В то же время для услуг веб-студии название «Сапоги» будет нейтральным, поэтому веб-студия «Сапоги» может зарегистрировать товарный знак. На юридическом языке это называется «различительная способность».

Мы с Максимом были согласны с тем, что название «Главред» указывает на услуги по редактуре и не может охраняться в отношении этих услуг. Кто угодно может называть себя главредом, если он оказывает услуги по редактуре, это справедливо. Но причем здесь курсы, сервисы, интернет-магазины, блокноты и еще сотня товаров и услуг? Для того же интернет-сервиса название «Главред» — обычное нейтральное название. Роспатент должен был рассмотреть вопрос различительной способности «Главреда» в отношении каждого отдельного товара и услуги, а не выносить решение скопом по всему перечню.

Мы подготовили ответ на предварительный отказ и направили его в Роспатент.

Роспатент согласился зарегистрировать товарный знак, но с одним условием: слово «Главред» не будет защищаться отдельно от логотипа

По регламенту у эксперта было два месяца на то, чтобы вынести финальное решение по «Главреду». На деле мы ждали решение три с половиной месяца после того, как отправили ответ на предварительный отказ.

Иногда в таких случаях мы можем написать жалобу на действия эксперта: сроки нарушены, просим принять меры. Но тут дело шло к Новому Году и мы не стали подавать жалобу, чтобы эксперта не депремировали перед праздниками. Мы прекрасно понимаем, как загружен отдел экспертизы в конце года, поэтому не стали усложнять и без того непростую работу эксперта жалобами. Вместо этого мы просто звонили и напоминали о себе. 

В итоге решение о регистрации товарного знака все-таки вышло. Пускай и с задержкой на полтора месяца, но зато оно было положительным. Казалось бы, все в порядке — экспертиза завершилась, товарный знак регистрируют, в регистрации не отказали, чего еще можно желать. Но был один нюанс: товарный знак регистрировали с выделением слова «Главред» в качестве неохраняемого.

Дальше у нас было два варианта: 

  1. Согласиться с Роспатентом и зарегистрировать знак, как предлагают;

  2. Попробовать оспорить решение Роспатента, чтобы добиться защиты самого слова «Главред».

Первый вариант нам не подходил. Если бы мы согласились, то кто угодно мог бы использовать название «Главред» для своих услуг. Нарушить товарный знак с неохраняемым названием можно только в том случае, если скопировать логотип целиком — и слово, и картинку. В таком случае регистрация товарного знака была бы формально проведена, но на деле знак не выполнял бы той задачи, которую поставил нам Максим.

Некоторые юристы в такой ситуации идут на сделку с совестью: не спорят с Роспатентом, получают свидетельство как дают, молча вручают клиенту, жмут руки — формально задача выполнена. О том, что товарный знак не будет защищать само название, клиенту попросту не рассказывают. 

Многие компании годами живут с такими товарными знаками и думают, что их название защищено. Некоторым везет: они или не сталкиваются с нарушителями, или их нарушители просто не знают о том, что такое «неохраняемость». Другим везет меньше: компания предъявляет конкурентам претензии за нарушение своего знака, а потом всплывает, что их название-то — неохраняемое. В итоге компания остается ни с чем — конкуренты безнаказанно продолжают использовать ее название. 

Мы рассказали Максиму обо всех возможных вариантах развития событий и предложили обжаловать решение Роспатента. Он дал добро — мы отправились в Палату по патентным спорам.

Обжалуем решение Роспатента в Палате по патентным спорам и выигрываем

На первый взгляд идея обжаловать положительное решение экспертизы кажется достаточно странной — это ведь не отказ, а вроде как решение в нашу пользу. Но в нашем случае только так мы могли добиться регистрации товарного знака, которая решала бы задачу нашего доверителя.

Прежде чем пойти в Палату, мы собрали всю существующую практику регистрации названий профессий в качестве товарных знаков. Если Роспатент зарегистрировал в качестве охраняемых несколько десятков названий вроде «Менеджер», «Веселый Молочник» и «Механик», то логика подсказывает, что и «Главред» тоже должен был пройти.  

Кроме этого, Роспатент принял решение с нарушением регламентов. По нормативам решение должно было выйти в середине октября, а на деле эксперт Роспатента вынес решение на полтора месяца позже — в последнюю субботу ноября. 

По всей видимости, эксперт пропустил сроки и принял не то решение, которое было бы правильным, а то, которое не нужно было согласовывать с руководителем. Скорее всего, чтобы снять основания, указанные в предварительном отказе, эксперту нужно было бы согласовывать итоговое решение с руководителем. Но тогда руководитель бы увидел, что решение просрочено на полтора месяца.  

Едва ли здесь можно винить эксперта: предварительный отказ выносил один эксперт, а решение принимал другой. Видимо, первый эксперт поменял должность или место работы, и заявка ушла в нагрузку другому эксперту.

При этом эксперт принимал решение в авральном режиме. У экспертов в Роспатенте есть свои планы по решениям на каждый месяц и обычно в конце месяца отдел экспертизы ускоряется, чтобы выполнить планы. Тут же был не просто конец месяца, а конец года — нагрузка на экспертов была еще выше, поэтому эксперт работал на выходных. Каким бы сильным не был эксперт, любой специалист в таких условиях может допустить ошибку.

Мы собрали воедино все аргументы, подкрепили их ссылками на законы и подали возражение. Через два месяца Палата назначила заседание. 

Как и всегда, мы участвовали в заседании дистанционно: это дешевле и быстрее, чем ездить в Москву, а на результат очное присутствие никак не влияет. Палата, в отличие от судов, практически всегда соглашается на дистанционное участие сторон.

Палата по патентным спорам.jpg

Заседание Палаты по патентным спорам прошло по видеосвязи: с нашей стороны Владимир Чичканов, со стороны Роспатента — коллегия из трех экспертов

В результате заседания Палата удовлетворила наше возражение. Товарный знак «Главред» зарегистрировали, а само слово «Главред» признали охраняемым в отношении практически всех товаров и услуг.

Решение Палаты по патентным спорам.png

После того, как мы получили решение Палаты, оставалось только заплатить пошлину, чтобы знак зарегистрировали

Получаем свидетельство и отправляем курьера к Максиму

На первый взгляд может показаться, что регистрация знака шла слишком долго: с момента подачи заявки до регистрации знака прошло целых полтора года. Но дело в том, что товарный знак выдается один раз и на десять лет, а продлевать его можно бесконечно. Поэтому здесь лучше потратить лишние 3-4 месяца в процессе регистрации, зато получить правильный товарный знак, который будет в полной мере защищать интересы нашего доверителя. 

Пускай нам пришлось сходить в Палату по патентным спорам, но зато мы добились такой регистрации товарного знака, которая не просто защищает логотип «Главреда», но и охраняет само по себе слово «Главред» в любом цвете и шрифте, с любой графикой.

Ильяхов свидетельство на товарный знак.jpg

«Башук Чичканов, юридическая фирма» помогает компаниям в разработке, регистрации и защите товарных знаков. Мы изучаем вашу ситуацию, проверяем официальные базы данных и предлагаем взвешенные решения исходя из реальных задач и особенностей вашего бизнеса. Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как мы можем помочь вашей компании.

Вопрос / ответ

  1. Что включает в себя подача заявки в Роспатент?

    Мы подготовим заявление на регистрацию, расшифровки МКТУ, обозначения и прочие документы, необходимые для регистрации Вашего знака. Для этого мы определим потребности Вашего бизнеса и подготовим документы так, чтобы зарегистрированный товарный знак максимально широко защищал Ваши интересы.

    После того, как документы будут готовы, мы согласуем перечень товаров и услуг с Вами и проконсультируем Вашего бухгалтера по порядку оплаты государственной пошлины, чтобы все прошло правильно.

    Затем мы подадим документы в Роспатент с помощью нашего электронного кабинета. Благодаря электронному взаимодействию с Роспатентом мы получим уведомление о поступлении заявки (приоритетная справка) сразу же в день подачи заявки, а также получим для Вас льготу на оплату госпошлины в 30%.

  2. Что входит в ведение делопроизводства?

    В ходе экспертизы Вашего обозначения Роспатент будет высылать нам уведомления, запросы и решения. Мы будем сами отслеживать и вести все делопроизводство, только уведомляя Вас о новостях. Мы сами будем готовить и подавать все ходатайства, ответы и прочие документы для Роспатента с момента подачи заявки до получения нами оригинала Свидетельства на Ваш товарный знак.

    В ведение делопроизводства входит также и ответ на предварительный отказ экспертизы в регистрации товарного знака. В отличие от других патентных бюро, мы не тарифицируем его отдельно.

  3. Что делать, если такой же или похожий знак уже кем-то зарегистрирован?

    Если по итогам предварительной проверки мы обнаружили в Реестрах Роспатента тождественные или похожие товарные знаки сторонних правообладателей, то у нас есть несколько вариантов действий.

    Для начала нам нужно разобраться, это тождественный или сходный до степени смешения товарный знак. В соответствии со статьей 1483 ГК РФ, в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, которые тождественны или сходны до степени смешения с уже зарегистрированными товарными знаками в отношении однородных товаров и услуг.

    Тождественные обозначения — это такие обозначения, которые полностью совпадают. 

    Сходные до степени смешения обозначения — это обозначения, которые не тождественны, но очень похожи друг на друга, например, похоже пишутся или похоже произносятся.

    Если по итогам проверки мы обнаружили, что в Реестрах Роспатента уже зарегистрирован тождественный или сходный до степени смешения товарный знак, то нужно изучить перечни МКТУ, в отношении которых была регистрация. Если вы хотите зарегистрировать название «Ромашка» на свой бренд одежды, а в Реестрах есть товарный знак «Ромашка» для ювелирных изделий, то регистрация представляется возможной: речь идет о разных сферах деятельности.

    Если при проверке мы нашли товарный знак стороннего правообладателя,  зарегистрированный для точно таких же или однородных товаров и услуг, то необходимо проверить компанию-правообладателя. Быть может, юридическое лицо, правообладатель мешающего обозначения, свою деятельность прекратил. 

    В этом случае мы готовим документы на досрочное прекращение правовой охраны мешающего нашей регистрации товарного знака в связи с прекращением деятельности юридического лица – правообладателя знака и направляем документы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. 

    Дело в том, что Роспатент сам не следит за деятельностью компаний-правообладателей товарных знаков, и если компания ликвидирована или ИП прекратило свою деятельность, то Роспатент самостоятельно не аннулирует товарные знаки компаний: они остаются действующими в Реестрах Роспатента. Мы сами проводим процедуру аннулирования мешающего товарного знака, если для этого есть основания.

    Если компания не ликвидирована и работает в штатном режиме, то нам нужно более подробно изучить ее деятельность и понять, используют ли они свой товарный знак по назначению. Если компания товарный знак не использует, а нам это обозначение очень нужно, то мы можем провести переговоры и получить письмо-согласие. При таком варианте следует учитывать, что итоговое решение о предоставлении писем-согласий всегда остается на усмотрение правообладателя. Также получение письма-согласия от правообладателя может быть осложнено его просьбой выплатить вознаграждение за разрешение использовать сходное обозначение, в каждом конкретном случае размер такого вознаграждения согласовывается сторонами в процессе переговоров.

    Если компания-правообладатель все-таки откажет в предоставлении письма согласия, мы можем обратиться в Суд по интеллектуальным правам, и с помощью него попытаться аннулировать мешающий нам товарный знак на основании неиспользования. Это непростая, длительная и не самая бюджетная процедура, но если вы не готовы к ребрендингу и хотите зарегистрировать ваше обозначение в неизменном виде, то мы идем по этому пути.

    Если обозначения сходные, то нужно провести более детальный анализ и выяснить, насколько они сходны. Степень сходства бывает разная: низкая, средняя, высокая, близкая к тождеству. Мы проводим экспертную проверку и по итогу определяем, насколько обозначения являются сходными, и мешают ли они нашей регистрации. Если мы понимаем, что сходство не критично, то мы подаем обозначение на регистрацию в исходном виде. Если на этапе экспертизы нам приходит предварительный отказ со ссылкой на сходные товарные знаки, то мы готовим обстоятельный ответ и доказываем правомерность регистрации.

  4. Почему регистрация товарного знака идет так долго?

    Регистрация товарного знака — это процесс многокомпонентный. С момента подачи заявки до получения решения о регистрации заявка с вашим обозначением проходит две экспертизы: формальную экспертизу и экспертизу по существу.

    В рамках формальной экспертизы Роспатент проверяет документы на соответствие требованиям регламентов: правильно ли составлен перечень товаров и услуг, корректность описания, заполнения заявления и ряд других формальных деталей.

    Затем заявка переходит на этап экспертизы по существу или, как ее еще называют, экспертиза заявленного обозначения. Это самая длительная и самая важная часть регистрации. На данном этапе эксперт Роспатента вручную сравнивает обозначение, которое подали на регистрацию, с теми знаками и заявками, которые уже есть в реестрах в соответствии с регламентом Роспатента и Положением об экспертизе.

    Если эксперт сочтет, что знак удовлетворяет требованиям, и не похож на существующие знаки, тогда будет принято решение о регистрации. Если же есть найдутся сходные знаки или абсолютные основания для отказа, Роспатент присылает уведомление об отказе в регистрации. С этим уведомлением, как правило, можно и нужно спорить — тут в дело идет судебная практика и практика самого Роспатента. Более подробно о самых распространенных основаниях для отказа в регистрации мы рассказывали в отдельной статье «ТОП-15 оснований для отказа Роспатента в регистрации товарного знака».

    Экспертиза заявленного обозначения — самая длительная стадия процедуры регистрации. Каждый год на регистрацию подают более 120 тысяч заявок. Получается, в месяц в Роспатент поступает около 10 тысяч заявок, которые Роспатент принимает, обрабатывает, и начинает проводить по ним экспертизу. Экспертизой занимается отдел, в котором работает порядка 100 человек. Таким образом на каждого сотрудника попадает по 90-100 заявок в месяц.

    Это совершенно разные заявки с разным количеством позиций товаров и услуг МКТУ. Эксперту нужно проверить каждое попавшее к нему обозначение в порядке электронной очереди по всем критериям: введение потребителя в заблуждение, сходство и тождество, проверка медийных ресурсов, сопоставление каждого товара из расшифровок классов МКТУ с обозначением и так далее — оснований для отказа больше десятка, и проверить обозначение и перечень нужно по каждому из них. После этого эксперт должен написать свое заключение по итогам экспертизы.

    Безусловно, эта процедура занимает время. У каждого эксперта своя загрузка, своя скорость работы, и именно поэтому регламент Роспатента предусматривает такой длительный срок регистрации: 18 месяцев и две недели.

    Если документы подготовлены правильно, а патентный поверенный вовремя и быстро отвечает на запросы Роспатента, то как показывает наша практика, в среднем товарный знак можно зарегистрировать за полгода, а иногда и за 2-3 месяца.

    О том, как ускорить регистрацию товарного знака без дополнительных затрат и что еще влияет на сроки регистрации, читайте в нашей статье «Как быстро зарегистрировать товарный знак в Роспатенте».

  5. Нужно ли платить ежегодную пошлину за поддержание товарного знака в силе?

    Пошлина за регистрацию товарного знака платится один раз в процессе процедуры регистрации. Платится она в два этапа: после подачи заявки и после принятия решения о регистрации.

    С момента возникновения исключительного права на товарный знак вы 10 лет можете пользоваться вашим товарным знаком совершенно бесплатно, никакие ежегодные платежи, пошлины, комиссии и сборы не предусмотрены.

    По истечение десятилетнего срока или в последний год действия товарного знака или в течение полугода после окончания срока действия товарного знака вы можете заплатить пошлину за продление и тем самым продлить ваш товарный знак еще на 10 лет.

    В последний, десятый год срока действия товарного знака, если вы хотите продлить действие вашего товарного знака еще на 10 лет, нужно заплатить государственную пошлину за продление и подать в Роспатент соответствующее заявление. Тогда товарный знак будет действовать следующие 10 лет — и так продлевать товарный знак можно сколько угодно раз.

Полезные статьи

  • 17 11 2021
    Как самостоятельно зарегистрировать товарный знак?
  • 03 04 2024
    Сколько стоит регистрация товарного знака в 2024 году?
  • 20 02 2024
    Как ускорить регистрацию товарного знака
  • 31 03 2024
    Какие пошлины нужно платить за регистрацию товарного знака в 2024 году?
  • 29 11 2021
    Как подать заявку на регистрацию товарного знака?
  • 14 10 2022
    Я поискал сам в бесплатных базах, там таких знаков нет, можете просто подать заявку?
  • 01 06 2022
    Что такое приоритет товарного знака и как он может спасти вашу заявку
  • 25 04 2022
    Как проверить товарный знак перед подачей заявки на регистрацию в Роспатент
  • 08 11 2021
    Как быстро зарегистрировать товарный знак?
Поделиться:

Столкнулись с похожей ситуацией? Получите консультацию у нашего специалиста