Почему в товарных знаках не стоит заменять буквы картинками: исправляем ошибки в работе известного патентного бюро

29.07.2020
Ред. 27.04.2024

В Находке работает игровой детский центр «Lego Club». В этом центре дети проходят развивающие программы на базе конструкторов «Лего» и играют на аттракционе виртуальной реальности. После нескольких лет работы основатель центра задумался о развитии компании через франчайзинг. 

По закону для того, чтобы продавать франшизу, нужен товарный знак, поэтому встал вопрос о регистрации знака в Роспатенте. Существующее название не подходило для регистрации: компания «Лего» отказалась давать предпринимателю из Находки право работать под ее названием. 

Тогда компания придумала новое название — «Город деталей». Сначала решили нарисовать логотип и зарегистрировать товарный знак, а потом, уже после получения свидетельства, провести ребрендинг


Известное патентное бюро дает заключение: знак нельзя зарегистрировать

Прежде чем приступить к регистрации, компания решила заказать экспертную проверку товарного знака. Такую проверку проводят патентные поверенные, специалисты по товарным знакам. Название и логотип проверяют по базам зарегистрированных знаков и поданных заявок, чтобы выяснить, нет ли уже таких же или слишком похожих знаков, которые могут помешать регистрации. В результате специалист дает итоговый отчет с рекомендациями, а предприниматель решает, стоит ли заниматься регистрацией.

Сначала  предприниматель обратился в крупное московское патентное бюро. У бюро была многолетняя история, пара десятков специалистов в штате и участие в отраслевых рейтингах.  За проверку заплатили больше двадцати тысяч рублей — это было одно из самых дорогих предложений на рынке. В таких случаях обычно кажется, что дорого — значит качественно.

Но результаты проверки были неутешительными: оказалось, что в России уже зарегистрировано много товарных знаков вроде «город», «городок» и похожих. По мнению патентного бюро эти товарные знаки мешали регистрации логотипа «Город деталей». Специалисты бюро предложили за отдельные деньги «доработать» знак графикой: заменить в слове «город» буквы «о» похожим рисунком: мячиками, колесиками или фрагментами конструктора. 

Предпринимателю такой вариант не понравился. Его задача была в том, чтобы защитить не только логотип, но и само название — «Город деталей». Варианты с «доработкой» делали название практически нечитаемым, поэтому предприниматель решил поискать еще варианты.  

Перепроверяем работу именитых коллег и обнаруживаем ошибки 

В поисках возможностей регистрации предприниматель обратился к нам. Он рассказал нам о своей задаче и показал отчет, который ему сделали в другом патентном бюро. Мы провели свою экспертную проверку, изучили отчет коллег и поняли, что предложенный ими вариант не решает задачу предпринимателя.

На первый взгляд регистрация слова с картинками вместо букв выглядит как ловкий юридический трюк. Если подать на регистрацию товарный знак в таком виде, Роспатент действительно зарегистрирует товарный знак и выдаст свидетельство. Но на деле такая регистрация не только не защищает интересы предпринимателя, но и подвергает его рискам.

1. Товарный знак с картинками вместо букв не защищает само название. 

Если конкуренты захотят использовать название «Город деталей», то владелец такого знака не сможет им помешать, ведь у него зарегистрировано не название, а логотип, причем с картинками вместо букв. Право на само название такая регистрация ему не дает.

2. Товарный знак с картинками вместо букв не дает нам право использовать название само по себе. 

Предприниматель не сможет везде использовать логотип-картинку. Где-то придется писать название словами, например, в названии сайта, названии страницы в Инстаграме или группы Вконтакте. 

Но если знак нельзя зарегистрировать и вместо букв приходиться мудрить с картинками, то значит слишком похожее название уже было зарегистрировано.

Получается, когда предприниматель будет писать название словами, он будет нарушать чужой товарный знак. Если владельцу названия это не понравится, он может заблокировать страницы предпринимателя в соцсетях, а возможно даже и взыскать компенсацию за нарушение права на его товарный знак через суд. 

3. Товарный знак с картинкам вместо букв могут аннулировать через три года в связи с неиспользованием. 

По закону владелец товарного знака обязан использовать логотип именно в том виде, в котором он зарегистрирован. Если предприниматель продолжит использовать старый, привычный ему логотип, и не будет использовать «доработанную» версию, нарисованную юристами для регистрации, то это может послужить основанием для аннулирования его товарного знака через три года.

Вариант с заменой букв картинками не решал его задачу. Тогда мы стали искать другие варианты и провели свою экспертную проверку.

В базах зарегистрированных товарных знаков мы действительно нашли товарные знаки «Город», «Городок» и несколько других похожих знаков, зарегистрированных на услуги детских центров. Но едва ли «Город деталей» можно перепутать с «Городом». 

Слово «деталей» существенно меняет восприятие фразы и само словосочетание получается фантазийным. Конечно, были некоторые риски, что эксперт Роспатента счел бы эти названия похожими, но на наш взгляд здесь было за что зацепиться и побороться в случае несовпадения наших взглядов с мнением Роспатента. 

Мы предложили подать на регистрацию знак как есть и попытаться сделать все возможное, чтобы товарный знак зарегистрировали именно в том виде, в котором предприниматель его использовал. При этом в договоре с компанией мы указали, что если у нас не получится это сделать, то тогда предприниматель выберет другое название и мы без доплат с его стороны займемся регистрацией другого товарного знака. 

Такое предложение подошло «Городу деталей» больше, чем трюки с графикой. Учитывая, что предприниматель не спешил с ребрендингом и обратился к нам заранее, у нас было время попробовать зарегистрировать знак в нужном виде. Мы согласовали перечень товаров и услуг и подали «Город деталей» на регистрацию.

Проходим экспертизу Роспатента и получаем решение о регистрации

Спустя пять месяцев мы получили решение Роспатента. Экспертиза согласилась с нашей позицией и не стала отказывать в регистрации: все-таки «Город деталей» и просто «Город» — слишком разные названия. Товарный знак нашего доверителя зарегистрировали полностью в отношении всех заявленных товаров и услуг. 


Наш доверитель заплатил последнюю пошлину и спустя еще пару месяцев получил на руки заветное свидетельство на товарный знак. При этом регистрация знака прошла именно в том виде, в котором нужно было предпринимателю, а значит мы смогли решить задачу нашего доверителя.

2020-07-29_16-41-15.png

«Башук Чичканов, юридическая фирма» помогает компаниям в разработке, регистрации и защите товарных знаков. Мы изучаем вашу ситуацию, проверяем официальные базы данных и предлагаем взвешенные решения исходя из реальных задач и особенностей вашего бизнеса. Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как мы можем помочь вашей компании.


Вопрос / ответ

  1. Как проходит экспертный поиск на сходство?

    В ходе поиска на сходство мы проверяем Ваше обозначение по официальным российским и зарубежным базам зарегистрированных товарных знаков и поданных заявок на предмет наличия сходства до степени смешения по фонетическому, графическому и семантическому критерию с ранее зарегистрированными знаками и поданными заявками. Проще говоря, в ходе поиска на сходство мы ищем не только знаки, идентичные Вашему, но и чрезмерно похожие знаки, которые могут помешать регистрации Вашего знака.

    Соответственно по итогам такой проверки мы делаем итоговый вывод — можно ли зарегистрировать Ваш товарный знак, и как это сделать лучше всего. Мы подберем классы МКТУ, внесем доработки в знак, если будет нужно, и предложим оптимальную стратегию регистрации. Экспертное заключение по итогам поиска мы подготовим и направим Вам в письменном виде на электронную почту, а наш юрист позвонит Вам, чтобы подробно рассказать об итогах проверки и ответить на Ваши вопросы.

    В 10-15% случаев бывает так, что по итогам поиска выясняется, что знак зарегистрировать совсем никак не получится, даже с учетом рекомендованных нами доработок. В таком случае, мы заранее расскажем Вам обо всех рисках и бесплатно проверим еще 5 вариантов Вашего обозначения, чтобы в итоге после обращения к нам Вы знали, под каким знаком можно работать.

  2. На кого лучше регистрировать товарный знак: ООО или ИП?

    В целом разницы нет. Сроки, пошлины, результат один и тот же. Но если у Вас есть и ИП, и ООО, тогда лучше зарегистрировать товарный знак на ИП. В таком случае Вы имеете законное основание после регистрации товарного знака заключить договор между Вашими ИП и ООО, по которому ИП предоставляет право пользования товарным знаком ООО, а ООО, в свою очередь, платит за это деньги ИП. Таким образом, Вы получаете канал для перевода средств со счета ООО на счет ИП.

  3. Что дает приоритет на товарный знак?

    Когда Вы подаете товарный знак на регистрацию, Вашей заявке присваивают порядковый номер и дату, в которую Вы подали заявку, считается датой приоритета. Если кто-то позже Вас подаст такой же или схожий до степени смешения знак, то на этапе экспертизы эксперт из этих двух знаков выберет и зарегистрирует тот, который был подан раньше. В этом и есть смысл права приоритета. Также документ, который Вы получаете (это уведомление о поступлении заявки в ФИПС), дает Вам возможность подтвердить, что Ваш товарный знак подан на регистрацию. Такой документ, иногда его называют приоритетной справкой, бывает нужен тогда, когда Вы взаимодействуете с торговыми центрами и хотите разместить вывеску на фасаде ТЦ или, например, с крупными интернет-магазинами и хотите разместить там свой товар.

    Также стоит учесть, что после регистрации товарный знак считается действующим не с даты регистрации, а с даты приоритета, т.е с даты подачи заявки в патентное ведомство. Что это значит для Вас? Например, если сегодня Вы подали на регистрацию товарный знак, а завтра Вы свидетельство ещё не получили, но кто-то уже начал нарушать Ваш будущий товарный знак, Вы можете уведомить нарушителя об этом нарушении и начать собирать доказательства его нарушения. После того, как товарный знак будет зарегистрирован, если нарушитель не остановился, то Вы сможете взыскать с него компенсацию за те нарушения, которые он совершил ещё до регистрации Вашего товарного знака, но позже даты приоритета.

  4. Нужно ли платить ежегодную пошлину за поддержание товарного знака в силе?

    Пошлина за регистрацию товарного знака платится один раз в процессе процедуры регистрации. Платится она в два этапа: после подачи заявки и после принятия решения о регистрации.

    С момента возникновения исключительного права на товарный знак вы 10 лет можете пользоваться вашим товарным знаком совершенно бесплатно, никакие ежегодные платежи, пошлины, комиссии и сборы не предусмотрены.

    По истечение десятилетнего срока или в последний год действия товарного знака или в течение полугода после окончания срока действия товарного знака вы можете заплатить пошлину за продление и тем самым продлить ваш товарный знак еще на 10 лет.

    В последний, десятый год срока действия товарного знака, если вы хотите продлить действие вашего товарного знака еще на 10 лет, нужно заплатить государственную пошлину за продление и подать в Роспатент соответствующее заявление. Тогда товарный знак будет действовать следующие 10 лет — и так продлевать товарный знак можно сколько угодно раз.

  5. Что включает в себя подача заявки в Роспатент?

    Мы подготовим заявление на регистрацию, расшифровки МКТУ, обозначения и прочие документы, необходимые для регистрации Вашего знака. Для этого мы определим потребности Вашего бизнеса и подготовим документы так, чтобы зарегистрированный товарный знак максимально широко защищал Ваши интересы.

    После того, как документы будут готовы, мы согласуем перечень товаров и услуг с Вами и проконсультируем Вашего бухгалтера по порядку оплаты государственной пошлины, чтобы все прошло правильно.

    Затем мы подадим документы в Роспатент с помощью нашего электронного кабинета. Благодаря электронному взаимодействию с Роспатентом мы получим уведомление о поступлении заявки (приоритетная справка) сразу же в день подачи заявки, а также получим для Вас льготу на оплату госпошлины в 30%.

Полезные статьи

  • 14 10 2022
    Я поискал сам в бесплатных базах, там таких знаков нет, можете просто подать заявку?
  • 17 11 2021
    Как самостоятельно зарегистрировать товарный знак?
  • 03 04 2024
    Сколько стоит регистрация товарного знака в 2024 году?
  • 31 03 2024
    Какие пошлины нужно платить за регистрацию товарного знака в 2024 году?
  • 29 11 2021
    Как подать заявку на регистрацию товарного знака?
  • 20 02 2024
    ТОП-15 оснований для отказа Роспатента в регистрации товарного знака
  • 20 02 2024
    Как ускорить регистрацию товарного знака
  • 08 11 2021
    Как быстро зарегистрировать товарный знак?
  • 20 04 2022
    Как защитить товарный знак от незаконного использования
Поделиться:

Столкнулись с похожей ситуацией? Получите консультацию у нашего специалиста