Почему в товарных знаках не стоит заменять буквы картинками: исправляем ошибки в работе известного патентного бюро

29.07.2020

В Находке работает игровой детский центр «Lego Club». В этом центре дети проходят развивающие программы на базе конструкторов «Лего» и играют на аттракционе виртуальной реальности. После нескольких лет работы основатель центра задумался о развитии компании через франчайзинг. 

По закону для того, чтобы продавать франшизу, нужен товарный знак, поэтому встал вопрос о регистрации знака в Роспатенте. Существующее название не подходило для регистрации: компания «Лего» отказалась давать предпринимателю из Находки право работать под ее названием. 

Тогда компания придумала новое название — «Город деталей». Сначала решили нарисовать логотип и зарегистрировать товарный знак, а потом, уже после получения свидетельства, провести ребрендинг. 


Известное патентное бюро дает заключение: знак нельзя зарегистрировать

Прежде чем приступить к регистрации, компания решила заказать экспертную проверку товарного знака. Такую проверку проводят патентные поверенные, специалисты по товарным знакам. Название и логотип проверяют по базам зарегистрированных знаков и поданных заявок, чтобы выяснить, нет ли уже таких же или слишком похожих знаков, которые могут помешать регистрации. В результате специалист дает итоговый отчет с рекомендациями, а предприниматель решает, стоит ли заниматься регистрацией.

Сначала  предприниматель обратился в крупное московское патентное бюро. У бюро была многолетняя история, пара десятков специалистов в штате и участие в отраслевых рейтингах.  За проверку заплатили больше двадцати тысяч рублей — это было одно из самых дорогих предложений на рынке. В таких случаях обычно кажется, что дорого — значит качественно.

Но результаты проверки были неутешительными: оказалось, что в России уже зарегистрировано много товарных знаков вроде «город», «городок» и похожих. По мнению патентного бюро эти товарные знаки мешали регистрации логотипа «Город деталей». Специалисты бюро предложили за отдельные деньги «доработать» знак графикой: заменить в слове «город» буквы «о» похожим рисунком: мячиками, колесиками или фрагментами конструктора. 

Предпринимателю такой вариант не понравился. Его задача была в том, чтобы защитить не только логотип, но и само название — «Город деталей». Варианты с «доработкой» делали название практически нечитаемым, поэтому предприниматель решил поискать еще варианты.  

Перепроверяем работу именитых коллег и обнаруживаем ошибки 

В поисках возможностей регистрации предприниматель обратился к нам. Он рассказал нам о своей задаче и показал отчет, который ему сделали в другом патентном бюро. Мы провели свою экспертную проверку, изучили отчет коллег и поняли, что предложенный ими вариант не решает задачу предпринимателя.

На первый взгляд регистрация слова с картинками вместо букв выглядит как ловкий юридический трюк. Если подать на регистрацию товарный знак в таком виде, Роспатент действительно зарегистрирует товарный знак и выдаст свидетельство. Но на деле такая регистрация не только не защищает интересы предпринимателя, но и подвергает его рискам.

1. Товарный знак с картинками вместо букв не защищает само название. 

Если конкуренты захотят использовать название «Город деталей», то владелец такого знака не сможет им помешать, ведь у него зарегистрировано не название, а логотип, причем с картинками вместо букв. Право на само название такая регистрация ему не дает.

2. Товарный знак с картинками вместо букв не дает нам право использовать название само по себе. 

Предприниматель не сможет везде использовать логотип-картинку. Где-то придется писать название словами, например, в названии сайта, названии страницы в Инстаграме или группы Вконтакте. 

Но если знак нельзя зарегистрировать и вместо букв приходиться мудрить с картинками, то значит слишком похожее название уже было зарегистрировано.

Получается, когда предприниматель будет писать название словами, он будет нарушать чужой товарный знак. Если владельцу названия это не понравится, он может заблокировать страницы предпринимателя в соцсетях, а возможно даже и взыскать компенсацию за нарушение права на его товарный знак через суд. 

3. Товарный знак с картинкам вместо букв могут аннулировать через три года в связи с неиспользованием. 

По закону владелец товарного знака обязан использовать логотип именно в том виде, в котором он зарегистрирован. Если предприниматель продолжит использовать старый, привычный ему логотип, и не будет использовать «доработанную» версию, нарисованную юристами для регистрации, то это может послужить основанием для аннулирования его товарного знака через три года.

Вариант с заменой букв картинками не решал его задачу. Тогда мы стали искать другие варианты и провели свою экспертную проверку.

В базах зарегистрированных товарных знаков мы действительно нашли товарные знаки «Город», «Городок» и несколько других похожих знаков, зарегистрированных на услуги детских центров. Но едва ли «Город деталей» можно перепутать с «Городом». 

Слово «деталей» существенно меняет восприятие фразы и само словосочетание получается фантазийным. Конечно, были некоторые риски, что эксперт Роспатента счел бы эти названия похожими, но на наш взгляд здесь было за что зацепиться и побороться в случае несовпадения наших взглядов с мнением Роспатента. 

Мы предложили подать на регистрацию знак как есть и попытаться сделать все возможное, чтобы товарный знак зарегистрировали именно в том виде, в котором предприниматель его использовал. При этом в договоре с компанией мы указали, что если у нас не получится это сделать, то тогда предприниматель выберет другое название и мы без доплат с его стороны займемся регистрацией другого товарного знака. 

Такое предложение подошло «Городу деталей» больше, чем трюки с графикой. Учитывая, что предприниматель не спешил с ребрендингом и обратился к нам заранее, у нас было время попробовать зарегистрировать знак в нужном виде. Мы согласовали перечень товаров и услуг и подали «Город деталей» на регистрацию.

Проходим экспертизу Роспатента и получаем решение о регистрации

Спустя пять месяцев мы получили решение Роспатента. Экспертиза согласилась с нашей позицией и не стала отказывать в регистрации: все-таки «Город деталей» и просто «Город» — слишком разные названия. Товарный знак нашего доверителя зарегистрировали полностью в отношении всех заявленных товаров и услуг. 


Наш доверитель заплатил последнюю пошлину и спустя еще пару месяцев получил на руки заветное свидетельство на товарный знак. При этом регистрация знака прошла именно в том виде, в котором нужно было предпринимателю, а значит мы смогли решить задачу нашего доверителя.

2020-07-29_16-41-15.png

«Башук Чичканов, юридическая фирма» помогает компаниям в разработке, регистрации и защите товарных знаков. Мы изучаем вашу ситуацию, проверяем официальные базы данных и предлагаем взвешенные решения исходя из реальных задач и особенностей вашего бизнеса. Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как мы можем помочь вашей компании.


Поделиться:

Столкнулись с похожей ситуацией? Получите консультацию у нашего специалиста