Провести ребрендинг, привлечь новых клиентов и не потерять старых

09.04.2020
Летом 2019 года мы познакомились с руководителем суши-бара «Yokoso». Их суши-бар и доставка уже несколько лет работали в Кемерово. За это время компания здорово отточила все бизнес-процессы, поэтому дальше решили расти за счет продажи франшиз. Но у компании не был зарегистрирован товарный знак, а без зарегистрированного товарного знака продавать франшизу нельзя.

Сама суть франшизы заключается в том, что один предприниматель за деньги дает другому право работать под своим брендом. Но когда бренд не зарегистрирован в Роспатенте, продавать просто нечего. Поэтому компания обратилась к нам за регистрацией товарного знака.

ЙокоСо

Проверяем товарный знак по базам и обнаруживаем, что он уже давно занят

Прежде чем подать знак на регистрацию, мы всегда сначала проверяем его по базам Роспатента. Это нужно, чтобы узнать, не занято ли уже такое или похожее название. По статистике Роспатента в России каждый год регистрируют примерно 60-70 тысяч товарных знаков, а значит каким бы оригинальным не казалось название, всегда есть шанс попасть на уже занятое.

Так произошло и в этом случае. Оказалось, что товарный знак «Yokoso» был уже зарегистрирован другим кафе из Казани еще в 2011 году:

Этот знак был слишком похож на наш логотип. Стало понятно, что подавать наш «Yokoso» на регистрацию нет смысла — Роспатент точно откажет. Кроме того, компания работала в достаточно рискованном положении: в любой момент мог объявиться правообладатель с судебным иском за нарушение товарного знака.

В такую ситуацию попадают многие предприниматели. На старте своего дела, когда непонятно, взлетит бизнес или нет, предпринимателям обычно не до бумажек. Когда все твое время уходит на борьбу за качество продукта, за клиентов, продажи, работников и сервис, главная задача компании — выжить, и тут многим не до товарных знаков.

Некоторым компаниям везёт: спустя несколько лет работы фирма подает заявку на товарный знак и его регистрируют, похожих или таких же знаков просто нет. Другим везёт меньше: находится несколько похожих знаков, но с помощью юриста компания доказывает Роспатенту, что ее знак не похож на другие. Кому-то вообще не везёт и оказывается, что их знак уже давно занят. В таком случае вариантов остается немного: или менять название, или продолжать работать до первого судебного иска. Руководителю компании в такой ситуации приходится выбирать между тем, что правильно, и тем что легко. 

Обычно компании очень неохотно соглашаются на ребрендинг. Их можно понять. Когда у вас уже нарисован фирменный стиль, отпечатана вся полиграфия, а клиентам знакомо имя компании, то смена названия — это целая история. Фирменный стиль придется нарисовать заново, нужно будет поменять все вывески на улице и адреса в интернете.

Продолжать работать под занятым названием нельзя — это будет нарушать чужой товарный знак. Если об этом узнает правообладатель, он может взыскать с компании через суд до 5 млн. рублей по ст. 1515 ГК РФ и заставить компанию переименоваться. Конечно, суды редко взыскивают все пять миллионов, но компенсацию в 500-700 тысяч рублей взыскать вполне могут. Получается, компании все равно придется провести ребрендинг, только уже по принуждению суда и с выплатой компенсации.

Такая ситуация может произойти в жизни любой компании, которая работает без регистрации своего товарного знака, в то время как ее название уже давно зарегистрировано другой компанией. И никто не знает, когда именно придет с претензией правообладатель: он может придти прямо завтра, а может не придти никогда. 

Придумываем новые названия и выбираем лучшее

Кто-то в таких случаях продолжает работать как прежде, в надежде на то, что правообладатель не узнает о нарушении, а если и узнает, то не пойдет судиться. Кто-то проводит точечный ребрендинг — меняет название так, чтобы оно перестало быть похожим на занятый товарный знак, но при этом не сильно отличалось от исходного. Так, например, с нашей подачи в 2017 году интернет-магазин «Supercat» превратился в «Superpet» и ушел от столкновения с товарным знаком «Суперкот», зарегистрированным российскими патентными троллями.   

Директор «Yokoso» принял решение провести ребрендинг. Вариант с точечным ребрендингом тут не подходил: «Yokoso» переводится с японского как «добро пожаловать», поэтому замена части слова привела бы к нарушению смысла. Поэтому мы решили придумать новое название.

Сотрудники «Yokoso» предложили несколько вариантов, среди которых были «Сакура», «Киото», «Yoshi» и другие. Мы проверили эти названия, но все они тоже оказались заняты. Тогда мы стали придумывать названия сами. 

Нужно было придумать звучное название, которое легко бы произносилось и запоминалось потенциальным покупателем. Название должно было отсылать к тематике азиатской кухни. При этом домен для такого названия должен был быть свободным, и само название должно было быть пригодным для регистрации в Роспатенте.

Мы подобрали десяток таких названий, и из них руководству «Yokoso» больше всего понравился вариант «Rise of Rice». Мы предложили это название как игру слов, которая интересно звучит и красиво выглядит.. Дословно такое название переводится как «восстание риса» или «торжество риса». Если бы так назывался голливудский блокбастер, переводчики могли бы литературно перевести это название как «Рис. Начало.». Такая игра слов понравилась компании и в итоге мы подали в Роспатент именно его.

Компания рисует новый логотип и проводит рекламную кампанию 

«Yokoso» объявил конкурс среди дизайнеров на разработку логотипа. На конкурс пришло полтора десятка работ:


В итоге компания остановилась на восьмом варианте, предложенном дизайнерами веб-студии Nobody Knows.
Затем дизайнеры из Nobody Knows воплотили новый фирменный стиль компании в дизайне меню, упаковок, коробок, этикеток и других объектов.  

Постепенно компанию готовили к ребрендингу — запустили серию постов в соцсетях о предстоящем ребрендинге, рисовали новые баннеры и новую айдентику.

Получаем решение о регистрации и компания проводит ребрендинг

Буквально спустя полгода после подачи заявки, мы получили решение о регистрации знака из Роспатента. Это сравнительно быстро — обычно регистрация товарного знака занимает 7-9 месяцев, потому что практически всегда приходится спорить с Роспатентом и буквально выбивать регистрацию. В этом случае мы придумали абсолютно новое название, которое было полностью свободно для регистрации, поэтому вся процедура прошла без единого вопроса со стороны Роспатента. 

Как только мы получили решение о регистрации, мы сразу же сообщили об этом руководству «Yokoso». Все экспертизы Роспатента остались позади, оставались только последние формальности — заплатить пошлину, подать ходатайство и получить само свидетельство на товарный знак. Поэтому можно было запускать ребрендинг, знак уже точно был наш.

Компания запостила новость о ребрендинге, поменяла айдентику в соцсетях и запустила рекламную компанию. Как позже рассказали в маркетинговом кейсе веб-студии Nobody Knows, за две недели после ребрендинга посещаемость страницы компании в Инстаграме выросла в четыре раза, а количество переходов на сайт выросло вдвое.  


«Башук Чичканов, юридическая фирма» помогает компаниям в разработке, регистрации и защите товарных знаков. Мы изучаем вашу ситуацию, проверяем официальные базы данных и предлагаем взвешенные решения исходя из реальных задач и особенностей вашего бизнеса. Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как мы можем помочь вашей компании.

Вопрос / ответ

  1. Как проходит экспертный поиск на сходство?

    В ходе поиска на сходство мы проверяем Ваше обозначение по официальным российским и зарубежным базам зарегистрированных товарных знаков и поданных заявок на предмет наличия сходства до степени смешения по фонетическому, графическому и семантическому критерию с ранее зарегистрированными знаками и поданными заявками. Проще говоря, в ходе поиска на сходство мы ищем не только знаки, идентичные Вашему, но и чрезмерно похожие знаки, которые могут помешать регистрации Вашего знака.

    Соответственно по итогам такой проверки мы делаем итоговый вывод — можно ли зарегистрировать Ваш товарный знак, и как это сделать лучше всего. Мы подберем классы МКТУ, внесем доработки в знак, если будет нужно, и предложим оптимальную стратегию регистрации. Экспертное заключение по итогам поиска мы подготовим и направим Вам в письменном виде на электронную почту, а наш юрист позвонит Вам, чтобы подробно рассказать об итогах проверки и ответить на Ваши вопросы.

    В 10-15% случаев бывает так, что по итогам поиска выясняется, что знак зарегистрировать совсем никак не получится, даже с учетом рекомендованных нами доработок. В таком случае, мы заранее расскажем Вам обо всех рисках и бесплатно проверим еще 5 вариантов Вашего обозначения, чтобы в итоге после обращения к нам Вы знали, под каким знаком можно работать.

  2. Почему регистрация товарного знака идет так долго?

    Регистрация товарного знака — это процесс многокомпонентный. С момента подачи заявки до получения решения о регистрации заявка с вашим обозначением проходит две экспертизы: формальную экспертизу и экспертизу по существу.

    В рамках формальной экспертизы Роспатент проверяет документы на соответствие требованиям регламентов: правильно ли составлен перечень товаров и услуг, корректность описания, заполнения заявления и ряд других формальных деталей.

    Затем заявка переходит на этап экспертизы по существу или, как ее еще называют, экспертиза заявленного обозначения. Это самая длительная и самая важная часть регистрации. На данном этапе эксперт Роспатента вручную сравнивает обозначение, которое подали на регистрацию, с теми знаками и заявками, которые уже есть в реестрах в соответствии с регламентом Роспатента и Положением об экспертизе.

    Если эксперт сочтет, что знак удовлетворяет требованиям, и не похож на существующие знаки, тогда будет принято решение о регистрации. Если же есть найдутся сходные знаки или абсолютные основания для отказа, Роспатент присылает уведомление об отказе в регистрации. С этим уведомлением, как правило, можно и нужно спорить — тут в дело идет судебная практика и практика самого Роспатента. Более подробно о самых распространенных основаниях для отказа в регистрации мы рассказывали в отдельной статье «ТОП-15 оснований для отказа Роспатента в регистрации товарного знака».

    Экспертиза заявленного обозначения — самая длительная стадия процедуры регистрации. Каждый год на регистрацию подают более 120 тысяч заявок. Получается, в месяц в Роспатент поступает около 10 тысяч заявок, которые Роспатент принимает, обрабатывает, и начинает проводить по ним экспертизу. Экспертизой занимается отдел, в котором работает порядка 100 человек. Таким образом на каждого сотрудника попадает по 90-100 заявок в месяц.

    Это совершенно разные заявки с разным количеством позиций товаров и услуг МКТУ. Эксперту нужно проверить каждое попавшее к нему обозначение в порядке электронной очереди по всем критериям: введение потребителя в заблуждение, сходство и тождество, проверка медийных ресурсов, сопоставление каждого товара из расшифровок классов МКТУ с обозначением и так далее — оснований для отказа больше десятка, и проверить обозначение и перечень нужно по каждому из них. После этого эксперт должен написать свое заключение по итогам экспертизы.

    Безусловно, эта процедура занимает время. У каждого эксперта своя загрузка, своя скорость работы, и именно поэтому регламент Роспатента предусматривает такой длительный срок регистрации: 18 месяцев и две недели.

    Если документы подготовлены правильно, а патентный поверенный вовремя и быстро отвечает на запросы Роспатента, то как показывает наша практика, в среднем товарный знак можно зарегистрировать за полгода, а иногда и за 2-3 месяца.

    О том, как ускорить регистрацию товарного знака без дополнительных затрат и что еще влияет на сроки регистрации, читайте в нашей статье «Как быстро зарегистрировать товарный знак в Роспатенте».

  3. Что дает приоритет на товарный знак?

    Когда Вы подаете товарный знак на регистрацию, Вашей заявке присваивают порядковый номер и дату, в которую Вы подали заявку, считается датой приоритета. Если кто-то позже Вас подаст такой же или схожий до степени смешения знак, то на этапе экспертизы эксперт из этих двух знаков выберет и зарегистрирует тот, который был подан раньше. В этом и есть смысл права приоритета. Также документ, который Вы получаете (это уведомление о поступлении заявки в ФИПС), дает Вам возможность подтвердить, что Ваш товарный знак подан на регистрацию. Такой документ, иногда его называют приоритетной справкой, бывает нужен тогда, когда Вы взаимодействуете с торговыми центрами и хотите разместить вывеску на фасаде ТЦ или, например, с крупными интернет-магазинами и хотите разместить там свой товар.

    Также стоит учесть, что после регистрации товарный знак считается действующим не с даты регистрации, а с даты приоритета, т.е с даты подачи заявки в патентное ведомство. Что это значит для Вас? Например, если сегодня Вы подали на регистрацию товарный знак, а завтра Вы свидетельство ещё не получили, но кто-то уже начал нарушать Ваш будущий товарный знак, Вы можете уведомить нарушителя об этом нарушении и начать собирать доказательства его нарушения. После того, как товарный знак будет зарегистрирован, если нарушитель не остановился, то Вы сможете взыскать с него компенсацию за те нарушения, которые он совершил ещё до регистрации Вашего товарного знака, но позже даты приоритета.

  4. На кого лучше регистрировать товарный знак: ООО или ИП?

    В целом разницы нет. Сроки, пошлины, результат один и тот же. Но если у Вас есть и ИП, и ООО, тогда лучше зарегистрировать товарный знак на ИП. В таком случае Вы имеете законное основание после регистрации товарного знака заключить договор между Вашими ИП и ООО, по которому ИП предоставляет право пользования товарным знаком ООО, а ООО, в свою очередь, платит за это деньги ИП. Таким образом, Вы получаете канал для перевода средств со счета ООО на счет ИП.

  5. Сколько времени занимает регистрация товарного знака?

    После того, как мы заключили договор на регистрацию товарного знака, нам нужно 3-5 дней, чтобы провести поиск и подготовить заявительную документацию. Сроки в основном зависят от того, насколько оперативно доверитель отвечает на наши запросы по согласованию документов. Когда заявка готова и согласована, мы подаём заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент в электронном порядке.

    Первая экспертиза, формальная, идет в среднем месяц. В ходе этой экспертизы заявительная документация проверяется на соответствие установленным требованиям.

    На следующей стадии, стадии экспертизы по существу, товарный знак сравнивают с ранее зарегистрированными знаками и поданными заявками на предмет наличия схожих или тождественных обозначений. Эта экспертиза длится 4-6 месяцев. По окончании этой экспертизы мы получаем уведомление о положительном результате экспертизы по существу. Оно означает, что Роспатент готов зарегистрировать наш товарный знак. После того, как экспертиза по существу закончилась, заявитель оплачивает финальную пошлину за получение свидетельства. Затем Роспатент выпускает свидетельство на товарный знак и передает его нам, а мы направляем его вам.

Полезные статьи

  • 03 04 2024
    Сколько стоит регистрация товарного знака в 2024 году?
  • 20 02 2024
    Как ускорить регистрацию товарного знака
  • 25 04 2022
    Как проверить товарный знак перед подачей заявки на регистрацию в Роспатент
  • 08 11 2021
    Как быстро зарегистрировать товарный знак?
  • 31 03 2024
    Какие пошлины нужно платить за регистрацию товарного знака в 2024 году?
  • 17 11 2021
    Как самостоятельно зарегистрировать товарный знак?
  • 14 10 2022
    Я поискал сам в бесплатных базах, там таких знаков нет, можете просто подать заявку?
  • 20 02 2024
    ТОП-15 оснований для отказа Роспатента в регистрации товарного знака
  • 20 04 2022
    Как защитить товарный знак от незаконного использования
Поделиться:

Столкнулись с похожей ситуацией? Получите консультацию у нашего специалиста