Исключительное право на товарный знак действует десять лет и отсчитывается с даты приоритета. Для российских заявителей эта дата совпадает с датой подачи заявки.
По истечению этого срока товарный знак можно продлевать сколько угодно раз еще на 10 лет вперед в последний год действия, не раньше и не позже. Если не сделать это вовремя, то знак истечет и восстановить его действие будет нельзя — придется регистрировать новый знак.
Может получиться так, что товарный знак аннулируют раньше времени. Какие на это могут быть причины, расскажем более подробно в нашей статье.
Причины прекращения правовой охраны товарного знака
Согласно ст. 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена по следующим причинам.
1. Истек срок действия на товарный знак.
Если правообладатель в нужный год не продлит знак, то знак истечет. Однако Роспатент дает дополнительные полгода на то, чтобы восстановить срок действия истекшей регистрации. В таком случае правообладателю нужно будет подавать уже не одно, а два обращения в Роспатент и платить две пошлины — не только за продление, но и за восстановление упущенного срока.
2. Юридическое лицо — правообладатель прекратил срок действия.
Если компания, на которую зарегистрировано противопоставленное обозначение, ликвидирована и уже больше не существует, или предприниматель снялся с учета, то можно прекратить правовую охрану товарного знака досрочно через Палату по патентным спорам. После того, как правовая охрана противопоставленного знака будет прекращена в соответствии с решением Роспатента, этот знак не может препятствовать регистрации похожего обозначения.
3. Отказ правообладателя от права на товарный знак.
К таким ситуациям можно отнести следующие:
- направление бизнеса, для которого товарный знак регистрировался, перестало представлять интерес для его владельца;
- правообладатель планирует развивать новый бренд, и не использует свое старое обозначение в бизнесе;
- знак зарегистрирован на тот перечень товаров и услуг, который сильно шире чем тот, который у компании в итоге оказался.
4. Неиспользование товарного знака.
В соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.
Например, если рекламное агентство так и не запустит за три года онлайн-курсы «Перформатор», какая-нибудь посторонняя онлайн-школа может подсуетиться и аннулировать их регистрацию на образовательные услуги, чтобы зарегистрировать такой знак на себя.
Похожая ситуация у нас была при регистрации обозначения «Метеор»: мы помогли компании аннулировать в суде мешающий регистрации товарный знак.
5. Возникла спорная ситуация — и суд или Роспатент прекратил действие знака досрочно.
Стоит отметить, что в выданные свидетельства никаких исправлений не вносят, их не сдают обратно в Роспатент и не уничтожают. У компании может быть на руках свидетельство на товарный знак с гербовой печатью и подписью руководителя Роспатента, а вот исключительного права на самом деле не будет.
Мы выиграли дело в Палате по патентным спорам и Суде по интеллектуальным правам: доказали, что товарный знак «Волли Толли» был зарегистрирован незаконно. В результате товарный знак аннулировали. При этом свидетельство на товарный знак у правообладателя никто не изъял — узнать, что товарный знак аннулирован, можно, только если посмотреть в реестр на сайте Роспатента.
6. В случае прекращения права использования соответствующих географического указания или наименования места происхождения товара.
Правовая охрана географического указания прекращается в случае исчезновения характерных для данного географического объекта условий и невозможности производить товар, обладающий характеристиками, указанными в Государственном реестре указаний и наименований в отношении данного географического указания.
7. Обозначение вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.
Обозначение, вошедшее в широкий обиход или какую-либо специальную отрасль производства как название самого товара, становится видовым понятием товара, неотделимым от него. Получается, это видовое понятие товара не может служить средством индивидуализации этого товара и указателем источника его происхождения.
Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являются:
- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными изготовителями;
- применение обозначения длительное время.
Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.
Пример из нашей практики.
Есть популярные диваны модели «Честер». Оказалось, что кто-то зарегистрировал на себя это распространенное название модели диванов и теперь решил заняться взысканием компенсации с конкурентов, оказавшимися нарушителями. Сам товарный знак был зарегистрирован незаконно: обозначение «Chester-Divan» давно и широко использовалось производителями, продавцами, потребителями. В связи с этим название утратило различительную способность, и, по-хорошему, экспертиза Роспатента должна была отказать в регистрации этого обозначения.
Мы обратились в Палату по патентным спорам с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку «Chester-Divan». В подтверждение своей позиции мы собрали почти полтысячи страниц документов, судебной практики и доказательств. Со второго раза наше возражение удовлетворили. Товарный знак «Chester-Divan» признали недействительным полностью. Теперь такого знака нет.
Прежде чем аннулировать чужой знак, нужно доказать свою заинтересованность
Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.
Заинтересованным лицом может выступать:
- Правообладатель тождественного товарного знака и/или доменного имени.
- ИП или компания, которая хочет зарегистрировать такое же или похожее обозначение для таких же товаров и/или услуг.
- Компания, у которой такое же или похожее фирменное наименование для таких же товаров и/или услуг.
Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.
При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.
Этапы и порядок аннулирования товарного знака
Аннулирование товарного знака — это прекращение действия исключительного права, не связанное с завершением предусмотренного законом срока. Иными словами, он становится недействительным.
Для таких споров у Роспатента есть отдельное подразделение — его называют «Палата по патентным спорам». Допустим, конкуренты решили, что эксперт при регистрации знака чего-то не учел — например, не заметил очень похожий знак, зарегистрированный на однородные товары.
Заинтересованная компания собирает документы, оплачивает пошлину и подает в Палату возражение против регистрации этого знака. Палата назначает заседание.
Дальше процедура похожа на суд: заявитель отстаивает свою позицию, правообладатель свою — плюс еще могут вызвать эксперта, который принимал решение. Если позиция заявителя подтвердится, Роспатент может признать регистрацию товарного знака недействительной.
Знак аннулируют.
Как доказать неиспользование товарного знака в суде
В отличие от всех остальных оснований, по которым товарные знаки аннулируются через Палату по патентным спорам, за неиспользование товарные знаки аннулирует другой государственный орган — Суд по интеллектуальным правам.
Пример из нашей практики.
Мы регистрировали товарный знак «РЫБАСКИ». Оказалось, что в Реестрах Роспатента уже есть товарный знак стороннего правообладателя для части нужного нам перечня товаров.
Мы связались с правообладателем и попробовали договориться о предоставлении нашему доверителю письма-согласия. Компания нам отказала. Но у нас в запасе был еще один вариант: обратиться в суд.
В соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Поэтому мы, оценив перспективы аннулирования чужого товарного знака, предложили доверителю обратиться в суд за прекращением правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием.
Мы подготовили документы для соблюдения правильного порядка досудебного уведомления в таких спорах и направили их правообладателю. Дальше мы подготовили иск и своевременно направили его в суд. В ходе процесса мы подтвердили заинтересованность нашего доверителя заранее собранными доказательствами, а также неиспользование зарегистрированного товарного знака правообладателем в отношении интересующих нас товаров.
В результате проделанной работы наши исковые требования были удовлетворены, а товарный знак «РЫБАСКИ» нашего доверителя был успешно зарегистрирован.
Основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в судебном порядке является недоказанность правообладателем использования товарного знака в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован.
Доказательством использования обозначения служат использование его:
- на упаковках товаров, которые производятся и продаются;
- в бухгалтерской документации;
- в доменном имени;
- в рекламе.
Суд по интеллектуальным правам является специализированным судебным органом, решения которого вступают в законную силу немедленно. В этой связи, при рассмотрении дела в суде первой инстанции и при доказывании реального использования товарного знака правообладателю следует быть максимально осмотрительным.
Как защититься от аннулирования вашего товарного знака
Товарный знак нужно использовать в том виде, в котором он зарегистрирован. Допускается небольшое изменение отдельных элементов, например, жирности контуров или отдельных цветов, но если добавить новое слово, нарисовать новый логотип и перестать использовать старый, то спустя несколько лет любое заинтересованное лицо сможет аннулировать регистрацию товарного знака в связи с его неиспользованием. Чтобы исключить такие риски, компании после ребрендинга или редизайна регистрируют обновленные логотипы в качестве новых товарных знаков.
Также нужно включать в перечень те товары и услуги, которые компания уже продает и планирует начать продавать в ближайшие несколько лет. В итоге обычно российские предприниматели подают заявки на регистрацию знаков в трех-пяти классах, иногда добавляют чуть больше.
Коротко о главном
- Исключительное право на товарный знак действует десять лет и отсчитывается с даты приоритета.
- Если срок действия товарного знака истек, а правообладатель его не продлил, правовая охрана знака прекращается.
- Если компания-правообладатель знака ликвидирована или предприниматель утратил статус ИП, то их товарные знаки можно аннулировать. Для этого нужно обратиться в Палату по патентным спорам.
- Правовая охрана товарного знака может быть прекращена, если правообладатель отказался от права на товарный знак.
- Если правообладатель не использует товарный знак, правовая охрана товарного знака может быть прекращена.
- Если возникла спорная ситуация — и суд или Роспатент прекратил действие знака досрочно.
- Если прекращено право использования соответствующих географического указания или наименования места происхождения товара.
- Если обозначение вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.
- Для споров по прекращению срока действия товарного знака у Роспатента есть отдельное подразделение — его называют «Палата по патентным спорам».
- Доказательством использования обозначения служат использование его на упаковках товаров, которые производятся и продаются; в бухгалтерской документации; в доменном имени; в рекламе.
- Товарный знак нужно использовать в том виде, в котором он зарегистрирован. Также нужно включать в перечень те товары и услуги, которые компания уже продает и планирует начать продавать в ближайшие несколько лет.
Если вам нужна помощь в проверке и регистрации товарного знака, свяжитесь с нами. Мы изучим вашу ситуацию, бесплатно предварительно проконсультируем вас и проведем предварительную проверку обозначения. Дальше по итогам предварительной проверки мы предложим вам несколько вариантов действий по регистрации и поможем выбрать лучший.
