Зарегистрировали товарный знак, разработали франшизный договор и заблокировали страницы нарушителей

20.05.2020
Ред. 27.04.2024

В 2017 году к нам обратилась компания «Jelly Shots» из Курска. 

Основатели компании придумали оригинальный рецепт алкогольных желе. Желе продают через кейтеринг — сотрудники выезжают на мероприятия и организовывают отдельную стойку, за которой их бармен угощает гостей фирменным желе Jelly Shots. Компания стала известной в Курске — их выезды стали регулярно заказывать на свадьбы и корпоративы.   


За год работы компания отладила собственные бизнес-процессы и приняла решение развиваться за счет создания франшизной сети. Для этого Jelly Shots решили зарегистрировать собственный бренд в качестве товарного знака.

Регистрируем товарный знак Jelly Shots

Сама суть франшизы заключается в том, что один предприниматель продает другому предпринимателю право использовать собственный бренд. Но когда бренд компании не зарегистрирован в Роспатенте в качестве товарного знака, то продавать просто нечего. 

Некоторые компании в таких случаях идут на хитрости — оформляют продажу франшизы как оказание услуг по обучению бизнесу, заключают лицензионные договоры на неоформленную коммерческую тайну или используют другие уловки. Проблема в том, что такие ходы ставят под удар покупателей франшизы: в любой момент может оказаться, что бренд под которым работает франшиза на самом деле уже давно зарегистрирован другой компаний, не имеющей отношения к «франшизе». Тогда нарушителем прав на товарный знак оказывается не только продавец франшизы, но и каждый франчайзи.

Jelly Shots с самого основания компании максимально ответственно относились к собственному бизнесу. Поэтому прежде чем продавать собственную франшизу, основатели компании решили подать заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент.



Разрабатываем франшизный договор

В 2017 году, когда мы подавали на регистрацию товарный знак Jelly Shots, средний срок регистрации товарного знака составлял 10-12 месяцев. Для многих молодых и быстро растущих компаний такой срок регистрации казался неоправданно долгим. Jelly Shots к моменту подачи заявки уже вышли на тот уровень, когда другие предприниматели были готовы покупать их франшизу и запускать бизнес в новом регионе. Ждать почти год регистрации товарного знака, чтобы только после этого начать продавать франшизу, не хотелось никому — ни самим Jelly Shots, ни их будущим франчайзи.

Мы, как юристы, должны были разработать такое решение, которое позволило бы выполнить бизнес-задачу доверителя и при этом соблюсти требования законодательства. Случай Jelly Shots не был для нас первым, поэтому у нас уже был заготовлен план действий. Мы разработали франшизный договор, по которому Jelly Shots обязались предоставить право использования их товарного знака сразу после его регистрации. В договоре мы сослались на поданную в Роспатент заявку на регистрацию.

Также мы изучили бизнес компании и отразили их бизнес-процессы в договоре. Мы формализовали порядок поставки желирующих ингредиентов франчайзи, описали взаимодействие с франчайзи по централизованному маркетингу, разработали порядок получения паушального взноса и роялти, а также переложили на регламенты многие другие бизнес-процессы. 

Франшизный договор — это основа для всего взаимодействия с франчайзи, поэтому такой договор на наш взгляд должен учитывать все возможные ситуации в работе сети. Разработка самого договора — это только вершина айсберга. Гораздо более объемная работа происходит при подготовке к разработке договора: сначала нужно написать алгоритмы взаимодействия внутри франшизной сети, согласовать их с франчайзером, получить ответы на все вопросы, закрыть все пробелы и только потом переходить к подготовке самого договора. 

На первый взгляд может показаться, что такая работа выходит за пределы того, чем должны заниматься юристы. Однако, на наш взгляд, только такой подход дает возможность сделать полноценный договор, который в будущем поможет франчайзеру в любой ситуации. По словам Григория Руснака, сооснователя Jelly Shots, наша работа над договором дала им возможность взглянуть на собственный бизнес с новой стороны: увидеть детали, которые не были описаны во внутренних регламентах, формализовать многие бизнес-процессы. 

Спустя два года франшиза Jelly Shots работала уже в тридцати городах России

Защищаем компанию от недобросовестных конкурентов

В 2019 году на горизонте появились нарушители. Воронежский предприниматель увидел успех Jelly Shots и решил просто воспользоваться их брендом без разрешения. Он создал группы в социальных сетях с предложением, которое полностью копировало их бизнес, да еще и вместе с названием. Разумеется, основатели Jelly Shots были не в восторге от такой затеи: они несколько лет вкладывали деньги и время в свою компанию явно не для того, чтобы кто-то просто взял и воспользовался их репутацией.


Нарушители безвкусно перерисовали логотип и убрали букву «s» из второго слова. Но от этого нарушение не перестало быть нарушением. Дело в том, что зарегистрированные товарные знаки защищаются не только от копирования, но и от использования слишком похожих обозначений. Товарный знак Jelly Shots нарушает использование не только прямое использование слова «Jelly Shots», но и использование любых вариаций, слишком похожих внешне или на слух — «Jelly Shot», «JellyShots», «JELLYSHOTS», «Джелли Шотс» и подобных.

В этом случае нарушители только-только запустили свой контрафактный бизнес. Правообладатели хотели, чтобы нарушители просто перестали использовать их название, судебные компенсации их не интересовали. Поэтому мы не пошли в суды или госорганы, а решили поступить иначе — добиться блокировки нарушителей в социальных сетях, где они искали клиентов. Такая блокировка перекрывает нарушителям поток входящих обращений и отбивает желание продолжать незаконную деятельность.

По ст. 1484 ГК РФ само предложение товаров и услуг под чужим под товарным знаком уже считается нарушением прав владельца знака. Это значит, что нам не нужно устраивать никаких контрольных закупок, само предложение товара в интернете под нашим знаком — это уже нарушение. 

Мы подготовили претензии и отправили их нарушителю и в службы поддержки соцсетей. Буквально через несколько дней группы нарушителей накрылись заглушками о нарушении прав. 

Сейчас компания Jelly Shots продолжает развиваться. Теперь мы ведем регистрацию их товарного знака в зарубежных странах. На наш взгляд, история Jelly Shots — это классическая история планомерного развития компании, которая максимально ответственно относится к клиентам, франчайзи и своей интеллектуальной собственности. Мы гордимся знакомством с Jelly Shots и продолжаем с ними работать уже четвертый год.

«Башук Чичканов, юридическая фирма» помогает компаниям в разработке франшизных договоров, регистрации товарных знаков и их защите. Мы изучаем вашу ситуацию, проверяем официальные базы данных и предлагаем взвешенные решения исходя из реальных задач и особенностей вашего бизнеса. Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как мы можем помочь вашей компании.

Вопрос / ответ

  1. Что дает приоритет на товарный знак?

    Когда Вы подаете товарный знак на регистрацию, Вашей заявке присваивают порядковый номер и дату, в которую Вы подали заявку, считается датой приоритета. Если кто-то позже Вас подаст такой же или схожий до степени смешения знак, то на этапе экспертизы эксперт из этих двух знаков выберет и зарегистрирует тот, который был подан раньше. В этом и есть смысл права приоритета. Также документ, который Вы получаете (это уведомление о поступлении заявки в ФИПС), дает Вам возможность подтвердить, что Ваш товарный знак подан на регистрацию. Такой документ, иногда его называют приоритетной справкой, бывает нужен тогда, когда Вы взаимодействуете с торговыми центрами и хотите разместить вывеску на фасаде ТЦ или, например, с крупными интернет-магазинами и хотите разместить там свой товар.

    Также стоит учесть, что после регистрации товарный знак считается действующим не с даты регистрации, а с даты приоритета, т.е с даты подачи заявки в патентное ведомство. Что это значит для Вас? Например, если сегодня Вы подали на регистрацию товарный знак, а завтра Вы свидетельство ещё не получили, но кто-то уже начал нарушать Ваш будущий товарный знак, Вы можете уведомить нарушителя об этом нарушении и начать собирать доказательства его нарушения. После того, как товарный знак будет зарегистрирован, если нарушитель не остановился, то Вы сможете взыскать с него компенсацию за те нарушения, которые он совершил ещё до регистрации Вашего товарного знака, но позже даты приоритета.

  2. На кого лучше регистрировать товарный знак: ООО или ИП?

    В целом разницы нет. Сроки, пошлины, результат один и тот же. Но если у Вас есть и ИП, и ООО, тогда лучше зарегистрировать товарный знак на ИП. В таком случае Вы имеете законное основание после регистрации товарного знака заключить договор между Вашими ИП и ООО, по которому ИП предоставляет право пользования товарным знаком ООО, а ООО, в свою очередь, платит за это деньги ИП. Таким образом, Вы получаете канал для перевода средств со счета ООО на счет ИП.

  3. «Товарный знак» или «торговая марка»?

    «Товарный знак» и «торговая марка» — это, по сути, одно и то же. Так называют обозначения, зарегистрированные в Роспатенте — названия, логотипы, этикетки и упаковки товаров и другие.

    С юридической точки зрения, конечно, более правильно использовать формулировку «товарный знак». Именно так этот вид интеллектуальной собственности называется в Гражданском кодексе и именно так будет указано в вашем свидетельстве о государственной регистрации.

    Термин «торговая/товарная марка «ТМ» (™), «trademark» в наших законах не используется, вместо этого применяется термин «товарный знак». Буквы «ТМ» используются в западных странах — это их знак охраны товарного знака. В России используется маркировка ®.

    Поэтому произносить можно как угодно: «товарный знак», «торговая марка», но юридически верно — «товарный знак» или же «знак обслуживания». А «торговая марка» — это просто обиходное название для товарного знака. Более подробно об этом можно прочитать в нашей статье «Товарный знак и товарная марка: отличия».
  4. Сколько времени занимает регистрация товарного знака за рубежом?

    Срок регистрации товарного знака за рубежом нормативно зафиксирован как год или полтора года, если страна делала соответствующую оговорку, предусмотренную Мадридским соглашением.

    Работает это так: мы подаем международную заявку, она регистрируется в международном бюро, и далее с этого момента начинает отсчитываться срок, в который иностранное патентное ведомство должно прислать уведомление об отказе в регистрации, если оно посчитают, что основания есть. Если же ведомство не успевает прислать такое уведомление в срок, значит знак считается зарегистрированным, а правовая охрана ему — предоставленной.

    Формат международной процедуры регистрации несколько отличается от того порядка, который мы привыкли видеть в России. Получающее патентное ведомство проводит экспертизу, Кто-то присылает нам решение о регистрации раньше этого нормативного срока, соответственно мы узнаем раньше о том, что регистрация состоялась. Кто-то ничего не присылает, и тогда по истечении года ВОИС фиксирует факт предоставления правовой охраны товарному знаку. Есть ведомства, которые не успевают за сроками, есть ведомства, которые в принципе проводят экспертизу, но ВОИС не уведомляют о факте проведения экспертизы, и результат получается тот же самый.

    Иногда срок регистрации может оказаться дольше, если с регистрации товарного знака за рубежом возникают споры с местными правообладателями или местным патентным ведомством.

    Например, регистрация товарного знака в ЕС иногда осложняется протестом против регистрации товарного знака от местных европейских компаний. Эти компании регулярно мониторят заявки на товарные знаки, и если они посчитают, что какое-то из заявленных обозначений нарушает их права, они присылают протест против регистрации.

    Далее начинается делопроизводство, аналогичное нашему делопроизводству в Палате по патентным спорам. Оно может длиться от 3-4 месяцев до года. И по его итогам мы получим финальное решение о том, что товарный знак зарегистрирован или не зарегистрирован.

  5. Когда не подходит процедура Мадридского соглашения?

    Как правило, большинство компаний пользуются мадридской системой и не работают с отдельными национальными заявками. Если компания регистрирует знак хотя бы на 3-4 страны, международная процедура будет дешевле, быстрее и проще нескольких национальных.

    Однако бывают такие ситуации, когда использовать процедуру, предусмотренную Мадридским соглашением невыгодно или невозможно. Регистрация товарного знака по процедуре Мадридского соглашения может стать нерациональной тратой времени и денег в том случае, если нужна регистрация товарного знака за рубежом в одной-двух странах. В таком случае может получиться так, что национальные пошлины, если подавать заявку напрямую, в 2-3 раза меньше, чем пошлины ВОИС.

    Также в мадридской системе все еще не участвуют некоторые крупные страны. Если среди нужных предпринимателю попадаются такие страны, то приходится подавать отдельно международную заявку на одни страны и отдельно несколько национальных заявок в эти особенные страны.

Полезные статьи

  • 03 04 2024
    Сколько стоит регистрация товарного знака в 2024 году?
  • 31 03 2024
    Какие пошлины нужно платить за регистрацию товарного знака в 2024 году?
  • 08 11 2021
    Как быстро зарегистрировать товарный знак?
  • 17 11 2021
    Как самостоятельно зарегистрировать товарный знак?
  • 14 10 2022
    Я поискал сам в бесплатных базах, там таких знаков нет, можете просто подать заявку?
  • 13 10 2020
    Хочу купить франшизу: как руководствоваться холодным рассудком и не дать франчайзеру вас обмануть?
  • 13 03 2020
    Как обмануть покупателей франшизы, получить деньги и не попасть в тюрьму
  • 07 10 2020
    В Тинькофф-Журнале вышла статья Алексея Башука о защите товарных знаков
  • 03 11 2022
    Как бороться с нарушителями товарных знаков?
Поделиться:

Столкнулись с похожей ситуацией? Получите консультацию у нашего специалиста