На каком языке лучше регистрировать товарный знак, на русском или на английском?

27.10.2022
Ред. 15.06.2024

Правообладатели товарных знаков должны использовать их в том виде, в котором эти знаки зарегистрированы, иначе спустя несколько лет любое заинтересованное лицо сможет аннулировать регистрацию товарного знака в связи с его неиспользованием.

Если вы в основном используете товарный знак на кириллице, значит, нужно регистрировать товарный знак на русском языке. Если вы используете обозначение на латинице, значит, регистрировать обозначение нужно на английском языке.

При выборе обозначения нужно смотреть на те задачи, которые вы хотите реализовать посредством регистрации товарного знака.

Если вы хотите зарегистрировать товарный знак в России, но в будущем рассматриваете международную регистрацию, то тогда независимо от формы использования в России, нужно будет регистрировать товарный знак на латинице. Да, выходить за рубеж с кириллическим товарным знаком можно, однако за границей он будет считаться не словесным, а комбинированным. Для патентных ведомств многих стран наши русские кириллические буквы будут выглядеть, грубо говоря, как иероглифы. Поэтому лучше выбирать вариант написания обозначения на латинице.

Если вы за границу выходить не планируете, а хотите работать в России и использовать обозначение на русском языке, можно регистрировать товарный знак на кириллице. 

При этом следует учесть, что если вы в будущем планируете размещать ваш англоязычный товарный знак на вывеске, нужно зарегистрировать товарный знак на латинице. Дело в том, что согласно ч.1 ст.3 ФЗ «О рекламе» на вывеске можно использовать только русский язык. Использовать слова и буквы на иностранном языке при изготовлении вывесок, в общем случае, нельзя. Однако, ч.3 ст.3 в этом же законе поясняет, что данные положения «не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания». Таким образом, чтобы успешно согласовать вывеску и сохранить за собой оригинальное название с использованием иностранного алфавита, необходимо заранее зарегистрировать товарный знак и представить в согласующие органы свидетельство о его регистрации.

Если речь идет о защите домена, то домены чаще всего написаны на латинице, за исключением доменов с доменной зоной «.рф». В этом случае название лучше регистрировать на латинице, чтобы защитить домен.

Если вы собираетесь использовать обозначение и на русском, и на английском языке, имеет смысл рассмотреть вариант регистрации двух товарных знаков. Так делают многие крупные компании.

Одна из причин заключается в том, что когда возникают конкуренты и дело доходит до реальной защиты, оказывается, что со сходством не все так просто — возникает необходимость доказать фонетическое сходство между зарегистрированным товарным знаком и обозначением нарушителя. Когда обозначение зарегистрировано на двух языках, то вопросов не возникнет. 

Правообладатель может выходить за границу, использовать название в доменах, использовать в разных вариациях на этикетках, в рекламе и так далее. Поэтому в тех случаях, когда компания имеет возможность зарегистрировать несколько знаков, стоит поступать именно так. Также регистрация двух обозначений может пригодиться в дальнейшем, когда, например, у компании через несколько лет могли появиться задачи по увеличению капитализации.

С другой стороны, если вы используете обозначение преимущественно на каком-то одном языке, то можно зарегистрировать его только на одном языке. Например, если вы зарегистрировали товарный знак на латинице, кириллическое написание никто без вашего согласия не зарегистрирует. По общему правилу регистрация словесного обозначения защищает знак и на русском, и на английском языке, так как эти версии обозначений за счет сходны до степени смешения между собой. Да, вы можете использовать ваш товарный знак на двух языках, но в случае вопросов к вам, необходимо обязательно подтвердить использование товарного знака в зарегистрированном виде.

А вот регистрировать в одном товарном знаке два обозначения сразу, на русском и английском языке «в столбик», мы крайне не рекомендуем. Такая регистрация хоть и возможна, но на практике может сделать всю регистрацию бесполезной.

Вопрос / ответ

  1. Сколько времени занимает регистрация товарного знака за рубежом?

    Срок регистрации товарного знака за рубежом нормативно зафиксирован как год или полтора года, если страна делала соответствующую оговорку, предусмотренную Мадридским соглашением.

    Работает это так: мы подаем международную заявку, она регистрируется в международном бюро, и далее с этого момента начинает отсчитываться срок, в который иностранное патентное ведомство должно прислать уведомление об отказе в регистрации, если оно посчитают, что основания есть. Если же ведомство не успевает прислать такое уведомление в срок, значит знак считается зарегистрированным, а правовая охрана ему — предоставленной.

    Формат международной процедуры регистрации несколько отличается от того порядка, который мы привыкли видеть в России. Получающее патентное ведомство проводит экспертизу, Кто-то присылает нам решение о регистрации раньше этого нормативного срока, соответственно мы узнаем раньше о том, что регистрация состоялась. Кто-то ничего не присылает, и тогда по истечении года ВОИС фиксирует факт предоставления правовой охраны товарному знаку. Есть ведомства, которые не успевают за сроками, есть ведомства, которые в принципе проводят экспертизу, но ВОИС не уведомляют о факте проведения экспертизы, и результат получается тот же самый.

    Иногда срок регистрации может оказаться дольше, если с регистрации товарного знака за рубежом возникают споры с местными правообладателями или местным патентным ведомством.

    Например, регистрация товарного знака в ЕС иногда осложняется протестом против регистрации товарного знака от местных европейских компаний. Эти компании регулярно мониторят заявки на товарные знаки, и если они посчитают, что какое-то из заявленных обозначений нарушает их права, они присылают протест против регистрации.

    Далее начинается делопроизводство, аналогичное нашему делопроизводству в Палате по патентным спорам. Оно может длиться от 3-4 месяцев до года. И по его итогам мы получим финальное решение о том, что товарный знак зарегистрирован или не зарегистрирован.

  2. В каких странах можно зарегистрировать товарный знак по процедуре, предусмотренной Мадридским соглашением?

    На сегодняшний день в 2022 году в Мадридском соглашении участвуют более 120 стран. В частности, это все страны СНГ, страны ЕС, азиатские страны, США и другие. Полный перечень стран-участниц можно найти на сайте ВОИС.

    В Мадридское соглашение страны вступают каждый год. Раньше, до 2019 года, Канада не входила в Мадридское соглашение, и когда нам нужно было регистрировать товарный знак в Канаде, мы подавали знак на регистрацию по национальной процедуре. Сейчас Канада вошла в Мадридское соглашение. Аналогичная история с Арабскими Эмиратами — они вошли в Мадридскую систему в 2022 году. Таким образом, каждый год перечень стран расширяется.

  3. Как проходит экспертный поиск на сходство?

    В ходе поиска на сходство мы проверяем Ваше обозначение по официальным российским и зарубежным базам зарегистрированных товарных знаков и поданных заявок на предмет наличия сходства до степени смешения по фонетическому, графическому и семантическому критерию с ранее зарегистрированными знаками и поданными заявками. Проще говоря, в ходе поиска на сходство мы ищем не только знаки, идентичные Вашему, но и чрезмерно похожие знаки, которые могут помешать регистрации Вашего знака.

    Соответственно по итогам такой проверки мы делаем итоговый вывод — можно ли зарегистрировать Ваш товарный знак, и как это сделать лучше всего. Мы подберем классы МКТУ, внесем доработки в знак, если будет нужно, и предложим оптимальную стратегию регистрации. Экспертное заключение по итогам поиска мы подготовим и направим Вам в письменном виде на электронную почту, а наш юрист позвонит Вам, чтобы подробно рассказать об итогах проверки и ответить на Ваши вопросы.

    В 10-15% случаев бывает так, что по итогам поиска выясняется, что знак зарегистрировать совсем никак не получится, даже с учетом рекомендованных нами доработок. В таком случае, мы заранее расскажем Вам обо всех рисках и бесплатно проверим еще 5 вариантов Вашего обозначения, чтобы в итоге после обращения к нам Вы знали, под каким знаком можно работать.

  4. Что такое Мадридская система международной регистрации товарных знаков?

    Чтобы упростить регистрацию и управление, еще в конце девятнадцатого века была создана система международной регистрации товарных знаков. Дипломаты нескольких стран подписали Мадридское соглашение, чтобы договориться об общей процедуре подачи заявок на товарные знаки.

    С тех пор к Мадридской системе присоединилось больше 120 стран, в том числе и Россия, все европейские страны, США, Беларусь, Узбекистан и другие страны СНГ, Азия, страны Африки и даже Мозамбик и Лихтенштейн.

    Международных свидетельств в Мадридской системе по-прежнему не выдают, но сама процедура стала централизованной. Если вы собираетесь регистрировать товарный знак в трех и более странах, и они есть в Мадридском соглашении, то вам, вероятнее, будет выгоднее воспользоваться именно этой процедурой вместо того, чтобы подавать отдельные заявки. Подается одна международная заявка через Роспатент в ВОИС, а ВОИС уже самостоятельно рассылает заявку в выбранные для регистрации страны. В дальнейшем каждая страна самостоятельно принимает решение о регистрации вашего товарного знака.

  5. Что делать, если такой же или похожий знак уже кем-то зарегистрирован?

    Если по итогам предварительной проверки мы обнаружили в Реестрах Роспатента тождественные или похожие товарные знаки сторонних правообладателей, то у нас есть несколько вариантов действий.

    Для начала нам нужно разобраться, это тождественный или сходный до степени смешения товарный знак. В соответствии со статьей 1483 ГК РФ, в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, которые тождественны или сходны до степени смешения с уже зарегистрированными товарными знаками в отношении однородных товаров и услуг.

    Тождественные обозначения — это такие обозначения, которые полностью совпадают. 

    Сходные до степени смешения обозначения — это обозначения, которые не тождественны, но очень похожи друг на друга, например, похоже пишутся или похоже произносятся.

    Если по итогам проверки мы обнаружили, что в Реестрах Роспатента уже зарегистрирован тождественный или сходный до степени смешения товарный знак, то нужно изучить перечни МКТУ, в отношении которых была регистрация. Если вы хотите зарегистрировать название «Ромашка» на свой бренд одежды, а в Реестрах есть товарный знак «Ромашка» для ювелирных изделий, то регистрация представляется возможной: речь идет о разных сферах деятельности.

    Если при проверке мы нашли товарный знак стороннего правообладателя,  зарегистрированный для точно таких же или однородных товаров и услуг, то необходимо проверить компанию-правообладателя. Быть может, юридическое лицо, правообладатель мешающего обозначения, свою деятельность прекратил. 

    В этом случае мы готовим документы на досрочное прекращение правовой охраны мешающего нашей регистрации товарного знака в связи с прекращением деятельности юридического лица – правообладателя знака и направляем документы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. 

    Дело в том, что Роспатент сам не следит за деятельностью компаний-правообладателей товарных знаков, и если компания ликвидирована или ИП прекратило свою деятельность, то Роспатент самостоятельно не аннулирует товарные знаки компаний: они остаются действующими в Реестрах Роспатента. Мы сами проводим процедуру аннулирования мешающего товарного знака, если для этого есть основания.

    Если компания не ликвидирована и работает в штатном режиме, то нам нужно более подробно изучить ее деятельность и понять, используют ли они свой товарный знак по назначению. Если компания товарный знак не использует, а нам это обозначение очень нужно, то мы можем провести переговоры и получить письмо-согласие. При таком варианте следует учитывать, что итоговое решение о предоставлении писем-согласий всегда остается на усмотрение правообладателя. Также получение письма-согласия от правообладателя может быть осложнено его просьбой выплатить вознаграждение за разрешение использовать сходное обозначение, в каждом конкретном случае размер такого вознаграждения согласовывается сторонами в процессе переговоров.

    Если компания-правообладатель все-таки откажет в предоставлении письма согласия, мы можем обратиться в Суд по интеллектуальным правам, и с помощью него попытаться аннулировать мешающий нам товарный знак на основании неиспользования. Это непростая, длительная и не самая бюджетная процедура, но если вы не готовы к ребрендингу и хотите зарегистрировать ваше обозначение в неизменном виде, то мы идем по этому пути.

    Если обозначения сходные, то нужно провести более детальный анализ и выяснить, насколько они сходны. Степень сходства бывает разная: низкая, средняя, высокая, близкая к тождеству. Мы проводим экспертную проверку и по итогу определяем, насколько обозначения являются сходными, и мешают ли они нашей регистрации. Если мы понимаем, что сходство не критично, то мы подаем обозначение на регистрацию в исходном виде. Если на этапе экспертизы нам приходит предварительный отказ со ссылкой на сходные товарные знаки, то мы готовим обстоятельный ответ и доказываем правомерность регистрации.

Полезные статьи

  • 08 11 2021
    Как быстро зарегистрировать товарный знак?
  • 12 04 2022
    Как зарегистрировать товарный знак за рубежом
  • 03 04 2024
    Сколько стоит регистрация товарного знака в 2024 году?
  • 31 03 2024
    Какие пошлины нужно платить за регистрацию товарного знака в 2024 году?
  • 20 02 2024
    Как ускорить регистрацию товарного знака
  • 25 04 2022
    Как проверить товарный знак перед подачей заявки на регистрацию в Роспатент
  • 01 06 2022
    Что такое приоритет товарного знака и как он может спасти вашу заявку
  • 29 11 2021
    Как подать заявку на регистрацию товарного знака?
  • 20 02 2024
    ТОП-15 оснований для отказа Роспатента в регистрации товарного знака
Поделиться:

Столкнулись с похожей ситуацией? Получите консультацию у нашего специалиста