Регистрация доменного имени сайта в качестве товарного знака

Что такое домен с точки зрения интеллектуальных прав

Доменное имя — это адрес сайта в интернете. Его можно зарегистрировать через сайт любого доменного регистратора. Там не проверяют, есть у вас товарный знак или нет, похож ли ваш домен на чужой знак или нет

Так почему интернет-магазины, веб-студии и другие компании, которые продают свои товары и услуги через интернет, регистрируют названия своих доменов в Роспатенте в качестве товарного знака?

Ответ прост: товарный знак — это интеллектуальная собственность, а у доменов такого статуса с точки зрения ГК РФ нет. И при столкновении домена с товарным знаком не имеет особого значения, какая из этих регистраций возникла раньше — домен это не интеллектуальная собственность.

Представьте ситуацию. Компания регистрирует домен, начинает развиваться, становится известной под выбранным доменным именем и прямо ассоциируется с ним. Домен указывают на визитках, он поднимается вверх в поиске. А потом кто-то регистрирует на себя товарный знак и приходит с претензиями к владельцу домена.

Если компания вовремя зарегистрирует свой товарный знак на себя, то споров и судов не будет — доменное имя зарегистрировано как товарный знак, вы владелец, а на руках есть свидетельство. В противном случае домен могут запретить использовать вообще, а могут только запретить вести через него определенный бизнес; компенсацию могут взыскать полностью или частично. Те, кто никогда не сталкивался с доменными спорами, думают, что эти споры решаются легко и просто: кто раньше купил домен, тот и прав. Если бы все было так очевидно, суды по доменам не растягивались бы на несколько лет.

1. Дело № 305-ЭС17-8656 — суд запретил использовать домен, взыскал 10 000 рублей компенсации и судебные расходы
2. Дело № 305-ЭС15-4698 — суд запретил использовать домен, взыскал госпошлину и расходы на юристов истца
3. Дело №А40-279659/2018 — суд запретил использовать домен, зарегистрированный на 10 лет раньше товарного знака, взыскал только госпошлину

Поэтому если домен представляет коммерческую ценность для компании, его название стоит зарегистрировать как товарный знак. Это даст возможность компании пресекать работу конкурентов на таких же или слишком похожих доменах, а также защитит компанию от «обратного захвата» домена, когда злоумышленники специально регистрируют товарный знак, чтобы отобрать чужой домен.

«ZakonGuru» — сервис персональной юридической помощи. На регистрацию знака компанию сподвигло то, что руководителем было обнаружено в выдаче Яндекса несколько сайтов с похожими названием или адресом сайта. Регистрация решила задачу доверителя, а Илья Тарасов, основатель сайта «ZakonGuru», опубликовал подробный отзыв о работе с нами.

Виды доменных споров

Выделяют несколько видов доменных споров.

1. Недобросовестная конкуренция

К недобросовестной конкуренции можно отнести ситуацию, когда предприниматели работают в одной сфере, под одним или слишком похожим названием, и при этом один другому мешает.

Если дело дойдет до спора в суде, на чьей стороне будет закон? В данной ситуации приоритет на доменное имя будет за владельцем товарного знака. Если он предъявит претензию владельцу домена, то с высокой долей вероятности владельцу домена запретят использовать этот домен как минимум для продажи товаров и услуг, в отношении которых действует зарегистрированный товарный знак. А иногда суд может полностью запретить использовать обозначение в домене. Домен разделегируют, а затем владелец товарного знака зарегистрирует его на себя.

2. Киберсквоттинг

Киберсквоттинг — это регистрация доменных имен, содержащих обозначения, которые принадлежат другим лицам, с целью их дальнейшей перепродажи или недобросовестного использования.

Например, предприниматель Иван Иванов открыл кондитерскую «Sweet Candy». Сидор Сидоров это увидел и решил зарегистрировать домен sweetcandy.ru. Некоторое время спустя Иван решил расширить бизнес и открыть интернет-магазин сладостей. Но вот проблема: магазин стал узнаваемым, а доменное имя sweetcandy.ru уже занято. Иван ищет хозяина домена, которым оказывается предприимчивый Сидор. Сидор предлагает домен продать в разы дороже, чем его купил.

Те, кто занимаются киберсквоттингом, ничуть не лучше патентных троллей. Тролли тоже регистрируют товарные знаки, ничего под ними не производят и подают иски на другие компании, чтобы зарабатывать на компенсациях.

С киберсквоттингом можно и нужно бороться как раз с помощью своевременной регистрации товарного знака. Тогда не придется выкупать доменное имя и тратить нервы и средства.

3. Обратный захват

Бывает, компания специально регистрируют товарный знак и атакует через суд ничего не подозревающего владельца домена.

Иногда такой трюк удается, иногда — нет, зависит от обстоятельств дела. Если владелец домена попал в такую ситуацию, то ему нужно будет доказать, что товарный знак был зарегистрирован сторонней компанией только ради того, чтобы отнять у него домен. Если товарный знак был зарегистрирован незаконно, то это будет предметом отдельного спора. Владельцу домена придется идти в Палату по патентным спорам, ФАС или другой суд. Там нужно будет разбираться:

• законно ли Роспатент вынес решение о регистрации знака;
• использует ли владелец свой товарный знак в бизнесе на самом деле;
• зарегистрировала ли компания товарный знак специально, чтобы навредить владельцу домена.

Если у владельца домена получится собрать доказательную базу и предоставить все необходимые данные, то действия заявителя признают злоупотреблением права и откажут ему в иске.

Особенности регистрации домена как товарного знака

Перед подачей заявки на регистрацию нужно обязательно проверять обозначение на пригодность к регистрации, как и любое другое обозначение, которое вы собрались регистрировать.

Учитывать нужно сходство обозначений по фонетическому, графическому и семантическим признакам, а также однородность товаров и услуг. Помимо этого на оценку опасности смешения влияют и иные факторы. Например, известность обозначения, объем его реального использования, наличие серии товарных знаков и другие обстоятельства. Более подробно мы писали о проверке обозначения в нашей предыдущей статье.

Также следует помнить, что элементы «.ru», «.com» указывают на доменную зону и правовой охране не подлежат. В заявках мы указываем их в качестве неохраняемых элементов.

Кто имеет право подать заявку на регистрацию домена в качестве товарного знака

Регистрация товарного знака по закону в РФ возможна только на ИП или юридическое лицо согласно ст. 1478 ГК РФ. Физическое лицо не может стать правообладателем такого объекта интеллектуальной собственности.

Порой на момент обращения к нам у доверителя не открыто ИП или юридическое лицо. Тогда мы заключаем договор с нашим доверителем, как с физическим лицом и готовим документы для Роспатента. Как только ИП или ООО регистрируют, мы сразу подаем заявку на товарный знак. Благодаря такому подходу мы экономим время и не упускаем приоритет на название. Более того, если доверитель планирует отрывать ООО, то он еще перед регистрацией компании знает, какое фирменное наименование стоит выбирать с учетом проверки и выявленных рисков.

Два способа избежать доменного спора с помощью регистрации товарного знака

Если компания использует домен и продает свои товары и услуги через интернет — стоит зарегистрировать домен в качестве товарного знака, чтобы это не сделал кто-то другой и не пришел с претензией. Использование товарного знака в доменном имени позволит обезопасить свою деятельность от конкурентов.

Если у компании уже есть зарегистрированный товарный знак, можно зарегистрировать домен, название которого совпадает с товарным знаком. Тогда будет достаточно одного товарного знака, чтобы защитить и обозначение компании, и домен, потому что они совпадают.

Если обозначение компании и домен отличаются, тогда надо регистрировать два товарных знака, чтобы получить на названия исключительные права и обезопасить свою деятельность и вложения в рекламу от конкурентов.

Коротко о главном

1. Доменное имя не является объектом интеллектуальной собственности с точки зрения ГК РФ.
2. Если домен представляет коммерческую ценность для компании, название домена стоит зарегистрировать как товарный знак. Товарный знак в доменном имени компании позволит пресекать работу конкурентов на таких же или слишком похожих доменах, а также защитит компанию от «обратного захвата» домена.
3. Если товарный знак был зарегистрирован незаконно, то это будет предметом отдельного спора.
4. Перед подачей заявки на регистрацию обозначение нужно проверять. При этом элементы «.ru», «.com» указывают на доменную зону и правовой охране не подлежат.
5. Если обозначение компании и домен отличаются, тогда надо регистрировать два товарных знака.