Сходство до степени смешения: как Роспатент сравнивает товарные знаки между собой

Подать заявку можно на любое обозначение, но главный вопрос в том, пройдет оно экспертизу Роспатента или нет. На этом этапе заранее определяют перспективы регистрации: оценивают знак на соответствие требованиям закона и сходство с другими знаками.

Регистрация товарного знака возможна в том случае, если выбранное заявителем обозначение соответствует определенным критериям. Название не должно попадать под целый ряд ограничений, которые содержатся в ст. 1483 ГК РФ.

Чаще всего регистрируют словесные знаки — названия, и графические — логотипы. Полный перечень обозначений, которые можно зарегистрировать, в п. 32 правил, утв. приказом Минэкономразвития от 20.07.2015 № 482.

Как оценивается сходство обозначений

Сходство обозначений нужно оценивать не просто «на глаз», а в соответствии с методическими рекомендациями Роспатента — так, как это делает проверяющий эксперт.

В частности, экспертиза сравнивает обозначение с другими на предмет наличия сходства до степени смешения по звуковому, графическому и смысловому признакам. Если в ходе экспертизы будет выявлено совпадение хотя бы по одному из указанных признаков, в регистрации может быть отказано.

1. Фонетический (звуковой) — это оценка товарного знака на слух. Есть ли в названии близкие или совпадающие звуки/слоги/слова/словосочетания, которые расположены схожим образом.
2. Семантический (смысловой) — означает, что в товарные знаки заложен похожий смысл, значение или идея.
3. Графический (визуальный) — как выглядит обозначение, есть ли логотип, какой использован цвет, похож ли шрифт, его написание или это только словесный товарный знак.

Вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят обозначение на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов.

Какие знаки могут быть признаны сходными до степени смешения, примеры

Сходство обозначений эксперт Роспатента определяет по собственному усмотрению на основании практики и актов Роспатента. Например, если мы подаем на регистрацию обозначение «Vektor», экспертиза Роспатента сочтет наличие сходства до степени смешения в следующих случаях:

1. Уже есть товарный знак, который отличается только регистром букв: Vektor — VekTor.
2. Уже есть товарный знак, который написан в другом алфавите: «Вектор» — Vektor.
3. Уже есть товарный знак, который отличается на одну-две-три буквы и звучит в целом похоже: Vektor — Vecktor.
4. Заявляемое обозначение отличается от уже занятого только элементами, не обладающими различительной способностью вроде «плюс», «центр» или номера региона: Vektor — Vektor, Ваш Вектор.
5. Заявляемое обозначение отличается от уже занятого только дополнением указания на вид деятельности, например, «ресторан» или «кафе»: Vektor — Vektor-auto.

Графика, звучание и смысл создают общее впечатление от обозначения. Именно это суммарное впечатление и оценивает эксперт. В одних случаях обозначения могут отличаться всего на одну букву, но разница будет кардинальной, а в других случаях и пять букв разницы не будут играть роли.

Как проверить сходство перед регистрацией

Проверка обозначения перед подачей заявки нужна для того, чтобы определить перспективы предстоящей регистрации и понять для себя, стоит ли подавать на регистрацию название в исходном виде или это окажется потерей времени, денег и нервов.

По результатам проверки товарного знака мы можем сделать следующие выводы:

1. Название в целом пригодно к регистрации и есть хорошие шансы его зарегистрировать
2. Обозначение спорное, но можно попробовать отстоять регистрацию через возможный спор с экспертом Роспатента
3. Название занято другой компанией либо есть слишком похожее. В таком случае можно подать заявку и попробовать договориться с другими правообладателями о получении письма-согласия, оспорить чужую регистрацию через суд или рассмотреть вариант смены своего обозначения.

Мы получили письмо согласия от АО «ФАБЕРЛИК», ответили на предварительный отказ и добились регистрации товарного знака для юридической фирмы «Нечаев и Партнеры»	Обозначение нашего доверителя	Противопоставленный товарный знак
Мы прекратили правовую охрану стороннего товарного знака досрочно через Палату по патентным спорам, после чего зарегистрировали товарный знак нашего доверителя «МЁД Студия депиляции»	Обозначение нашего доверителя	Противопоставленный товарный знак, который мы аннулировали
Доработали название сыроварни изарегистрировали его в качестве товарного знака	Доработанное обозначение нашего доверителя.	Сторонний товарный знак, который могли противопоставить
Мы добились регистрации товарного знака «GOBRO» для компании из Уфы несмотря на наличие сходного по звучанию стороннего товарного знака	Обозначение нашего доверителя	Знак, который могли противопоставить

Сходство обозначений. Эксперт оценивает сходство обозначений по фонетическому, графическому и семантическим признакам. Фонетический — насколько похоже произносятся слова, графический — насколько похоже пишутся, семантический — насколько похоже по смыслу.

Однородность товаров и услуг. Обратите внимание на то, что деление товаров и услуг по классам МКТУ не предназначено для определения сходства: как в одном классе МКТУ могут находиться неоднородные товары, так и в разных классах МКТУ могут находиться однородные. Иногда бывает так, что однородными признают даже товары и услуги между собой.

Эксперты Роспатента и суды при определении однородности обращают внимание на более чем десяток факторов: вид товаров, их свойства, материалы из которых они изготовлены, предназначение, цена, взаимозаменяемость, взаимодополняемость, способы рекламирования и продажи, условия сбыта, круг потребителей и другие факторы. Более детально разобрать подходы судов к оценке однородности тех или иных товаров можно почитав судебные решения в базе «Судакт» или Картотеке арбитражных дел.

Помимо сайта ФИПС, надо проверять название по базам Global Brand Database на предмет выявления тождественных и сходных обозначений среди международных регистраций, действующих на территории РФ

Если зарегистрированные на однородные товары и услуги действующие обозначения выявлены, тогда следует изучить, есть ли основания для их аннулирования: нарушение правил, с которыми можно ознакомиться в ст. 1483 ГК РФ или основания, связанные с неиспользованием «торговой марки», прописанные в ст. 1486 ГК РФ.

Иные факторы. Также на оценку опасности смешения влияют и иные факторы. Например, известность обозначения, объем его реального использования, наличие серии товарных знаков и другие обстоятельства. Например, чем известнее компания-правообладатель на рынке, тем выше вероятность, что с ее обозначением могут перепутать другое обозначение, поэтому вероятность смешения повышается.

После того, как вы проверите все найденные знаки, имеет смысл написать свое название на транслите и проверить все заново. Дело в том, что многие системы неправильно транслитерируют слова с кириллицы на латиницу и наоборот, и из-за этого иногда можно получить два разных результата поисковой выдачи.

При этом нужно будет отсмотреть все результаты поисковой выдачи до конца. Иногда бывает так, что даже профессиональные коммерческие системы показывают сходное обозначение где-то в районе тридцатой страницы поиска, когда уже, казалось бы, сходных обозначений точно нет.

Когда вы закончите предварительную проверку, скорее всего выяснится, что из пары десятков вариантов названий по меньшей мере половина уже точно занята. Два-три названия вроде как свободны и еще три-четыре под вопросом — вроде бы есть сходные знаки, а вроде бы и не очень то они и похожи.

Дальше пора переходить к регистрации товарного знака. Тут у предпринимателя есть два варианта.

Первый вариант: самостоятельная регистрация. Предприниматель сам выбирает самое перспективное на его взгляд обозначение, сам подает заявку в Роспатент и сам ведет все делопроизводство.

Второй вариант: обратиться к специалисту — патентному поверенному, чтобы он уже полноценно проверил оставшиеся варианты и провел процедуру регистрации от начала и до конца.

Что делать если Роспатент отказал?

Отказ в регистрации товарного знака — это не приговор. Любой отказ можно оспорить, и иногда это удается.

Сначала нужно проверить срок обжалования отказа. В течение 4 месяцев со дня отправки отказного решения заявителю он имеет право обжаловать его в соответствии с 1 пунктом статьи 1500 ГК РФ.

Если этот срок истек, то обжаловать отказ не получится: нужно подавать новую заявку и проходить экспертизу заново. Если результат по ней будет такой же, нужно обжаловать новый отказ.

В каждом деле, где есть отрицательное решение, нужно разбираться с причинами отказа в регистрации товарного знака, а также возможными последствиями. Действия предпринимателя зависят от особенностей бизнеса и причин, которые стали основанием к тому, чтобы Роспатент отказал в регистрации товарного знака.

Выделяют абсолютные и относительные основания для отказа в регистрации товарного знака.

Абсолютные основания для отказа означают, что эксперт Роспатента пришел к решению, что заявленное обозначение противоречит действующему законодательству. Поэтому его нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака, в принципе или в отношении каких-то конкретных товаров и услуг.

1. Обозначение ложное или противоречит принципам гуманности, нормам морали, а также общественным интересам.

Это достаточно субъективная оценка, и с ней можно спорить. Если название «на грани», то иногда лучше и правда отказаться от его использования в бизнесе, чтобы избежать потом споров о его аморальности с антимонопольной службой, которая штрафует предпринимателей за нарушение законодательства о рекламе.

2. Использование государственной символики.

Роспатент вынесет отказ, если только предприниматель не предоставит согласие от соответствующего государственного органа, который разрешил включить эту символику в состав обозначения.

3. Отсутствие различительной способности.

Запрещено регистрировать в качестве товарных знаков обозначения без различительной способности: это такие обозначения, которые прямо указывают на товар или услуги, описывают его свойства или какие-то характеристики.

Стоит отметить, что «отсутствие различительной способности» — это оценочная категория. С отказом по таким основаниям можно и нужно спорить, и такие споры не редкость для Роспатента. Например, однажды мы занимались регистрацией знака «Главред», и нам попытались отказать по заявке, со ссылкой на то, что такое название указывает на товары и услуги, а потому не подлежит правовой охране. В Палате по патентным спорам мы смогли доказать обратное.

Если Роспатент отказал в регистрации товарного знака в рамках вышеупомянутых абсолютных оснований, соответствующее решение как правило не мешает использовать выбранное наименование в бизнесе. Это решение означает, что заявитель не получает исключительного права, поэтому другие предприниматели тоже смогут использовать это обозначение в бизнесе, и запретить им так делать не получится.

Относительные основания для отказа Роспатент находит тогда, когда полагает, что регистрация невозможна из-за нарушения чужих прав на средства индивидуализации. То есть обозначение в принципе способно быть товарным знаком, только вот проблема в том, что кто-то его уже занял.

По закону не допускаются к регистрации названия, которые идентичны или сходны до уровня смешения с чужими товарными знаками и поданными заявками. В этой ситуации нужно анализировать доводы такого решения в части сходства обозначения, однородности товаров, продукции, услуг с учетом правовых методических рекомендаций, а также судебной практики.

С учетом того, как мы сами оцениваем сходство и однородность товаров, продукции, услуг, у нас есть несколько стратегий.

1. Оспаривать решение экспертизы, а также подготовить доказательную базу различительной способности обозначения, неоднородности товаров, услуг.

Пример из нашей практики. В процессе регистрации товарного знака «Viktoria Kritskaya» нам сослались на компанию «В КОНТАКТЕ». Мы с таким отказом согласны не были: обозначение нашего доверителя и товарный знак «VK» были выполнены различными цветовыми сочетаниями, с использованием различных шрифтов и регистров букв, имели разное смысловое наполнение и производили на потребителя разное впечатление.

Кроме того, мы отметили, что угроза смешения обозначений отсутствовала, поскольку заявители занимались различной деятельностью. Компания «В КОНТАКТЕ» осуществляет деятельность в области обработки данных и размещения информации, но не занимается производством или реализацией одежды или обуви. Наш доверитель занимается реализацией одежды посредством сети Интернет, что подтверждается сведениями ЕГРИП.

В результате товарный знак «Viktoria Kritskaya» был успешно зарегистрирован.

2. Обратиться к правообладателю противопоставленного знака, попробовать договориться с ним о предоставлении письма-согласия, после чего также оспорить отказ и предоставить Палате полученное письмо.

Пример из нашей практики. В процессе регистрации товарного знака «PERKKA» Роспатент прислал нам предварительный отказ, в котором противопоставил несколько сходных обозначений сторонних правообладателей.

Мы обратили внимание экспертизы на тот факт, что угроза смешения обозначений в сознании потребителя отсутствует, поскольку противопоставленные компании и компания нашего доверителя занимаются различной деятельностью и имеют различные круги потребителей.

Несмотря на наши доводы, Роспатент принял решение об отказе в регистрации, и мы решили подать возражение в Палату по патентным спорам.

Параллельно с этим мы провели переговоры с одним из правообладателей противопоставленного товарного знака, и компания согласовала нам подписание письма-согласия по подготовленному нами проекту.

Спустя несколько месяцев состоялось заседание коллегии, в котором мы смогли доказать отсутствие сходства между обозначением нашего доверителя и противопоставленными обозначениями, а также приложили полученное нами письмо согласия. В результате товарный знак «PERKKA» был зарегистрирован.

3. Аннулировать противопоставленную регистрацию, если найдутся основания для того, чтобы оспорить признание такой регистрации недействительной.

Пример из нашей практики. В процессе регистрации товарного знака нашего доверителя «Meteor Метеор» от эксперта Роспатента пришел предварительный отказ со ссылкой на стороннюю компанию: ижевский завод уже зарегистрировал название «Meteor», в том числе и для интересующего нашего доверителя 11 класса МКТУ, который включал в себя устройства и установки для освещения.

Товарный знак завода «Метеор» использовался на предприятии только в наименовании корпусных деталей, шасси, панелей на оборудовании.

Мы попробовали договориться о предоставлении нашему доверителю письма-согласия. Предприятие отказало. Но у нас в запасе был еще один вариант: обратиться в суд.

В ходе процесса мы подтвердили заинтересованность нашего доверителя заранее собранными доказательствами, а также неиспользование зарегистрированного товарного знака правообладателем в отношении интересующих нас товаров и услуг.

В результате проделанной работы наши исковые требования были удовлетворены. Правовая охрана стороннего товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ «люстры; светильники; лампы газонаполненные и пускорегулирующие устройства для них» была прекращена вследствие его неиспользования.

Коротко о главном

1. Регистрация товарного знака возможна в том случае, если выбранное заявителем обозначение соответствует определенным критериям.
2. Экспертиза сравнивает обозначение с другими на предмет наличия сходства до степени смешения по звуковому, графическому и смысловому признакам. Если в ходе экспертизы будет выявлено совпадение хотя бы по одному из указанных признаков, в регистрации может быть отказано.
3. Проверка обозначения перед подачей заявки нужна для того, чтобы определить перспективы предстоящей регистрации и понять для себя, стоит ли подавать на регистрацию название в исходном виде или это окажется потерей времени, денег и нервов.
4. Есть абсолютные и относительные основания для отказа в регистрации товарного знака. В каждом деле, где есть отрицательное решение, нужно разбираться с причинами отказа в регистрации товарного знака, а также возможными последствиями.

Если вам нужна помощь в проверке и регистрации товарного знака, свяжитесь с нами. Мы изучим вашу ситуацию, бесплатно предварительно проконсультируем вас и проведем предварительную проверку обозначения. Дальше по итогам предварительной проверки мы предложим вам несколько вариантов действий по регистрации и поможем выбрать лучший.