Получили письмо согласия, приняли участие в заседании Палаты по патентным спорам и добились регистрации товарного знака «PERKKA» для нашего доверителя

Компания «Перкка Рус» специализируется на продаже бурового оборудования и бурового инструмента, а также на их сервисном обслуживании.

В 2021 году у компании возникла необходимость в регистрации товарного знака, и для решения своей задачи директор обратился к нам.

Работу мы начали с экспертной проверки комбинированного обозначения «Perkka rus». На этом этапе название и, если применимо, логотип проверяют в Реестрах зарегистрированных знаков и поданных заявок, чтобы выяснить, нет ли уже таких же или слишком похожих знаков, которые могут препятствовать регистрации.

Проверка показала, что логотип отвечал необходимым требованиям Роспатента. Однако основным препятствием для регистрации комбинированного обозначения «Perkka rus» является ряд зарегистрированных товарных знаков, с которыми экспертиза Роспатента могла признать обозначение сходным до степени смешения по звуковому (фонетическому) признаку и отказать в регистрации на этом основании. К тому же, мы учитывали, что словесная часть обозначения «rus» с высокой долей вероятности будет признана элементом, указывающим на страну производства товара и выведена из-под правовой охраны.

Мы нередко сталкиваемся с подобными ситуациями на практике, и обычно здесь есть два основных пути решения задачи. Первый — доработать обозначение, чтобы повысить его различительную способность с другими знаками. Второй — подать знак в том виде, в каком он есть, и постараться добиться решения о регистрации за счет аргументированной переписки с экспертами Роспатента, а также запросить письмо согласие у правообладателя сходного знака.

Мы рассказали доверителю о результатах проверки и дальнейших вариантах действий. Оказалось, что за годы использования название приобрело известность среди клиентов и контрагентов. Тогда мы решили, что подадим на регистрацию точечно доработанное название «PERKKA» в составе логотипа и постараемся добиться регистрации за счет аргументированного ответа на уведомление Роспатента, сделав упор на разнородность товаров и услуг, а также запросим письма согласия.

Как мы и предполагали, на этапе экспертизы Роспатент прислал нам предварительный отказ, в котором противопоставил несколько сходных обозначений сторонних правообладателей. Нам предстояло убедить Роспатент в том, что эксперт поторопился с выводами. В нашем случае нужно было указать эксперту на максимальное число отличий между обозначениями. Мы подготовили обстоятельный ответ, где подробно изложили нашу позицию, сославшись на закон, практику и акты самого Роспатента. Дополнительно мы обратили внимание экспертизы на тот факт, что угроза смешения обозначений в сознании потребителя отсутствует, поскольку противопоставленные компании и компания нашего доверителя занимаются различной деятельностью и имеют различные круги потребителей.

Несмотря на эти доводы, Роспатент принял решение об отказе в регистрации. Ни нас, ни нашего доверителя такое решение не устроило. Тогда мы решили подать возражение в Палату по патентным спорам.

Параллельно с этим мы провели переговоры с одним из правообладателей противопоставленного товарного знака, и компания согласовала нам подписание письма-согласия по подготовленному нами проекту. Таким образом правообладатели могли существовать на рынке, не нарушая прав друг друга.

Спустя несколько месяцев состоялось заседание коллегии, в котором мы смогли доказать отсутствие сходства между обозначением нашего доверителя и противопоставленными обозначениями, а также приложили полученное нами письмо согласия. Коллегия отменила отказное решение эксперта в части исключенных из перечня услуг и приняла новое решение: зарегистрировать товарный знак нашего доверителя для интересующих его видов деятельности.

В результате комбинированное обозначение «PERKKA» было успешно зарегистрировано, а задача нашего доверителя — решена.