Ответственность за использование чужого товарного знака

10.07.2024
Ред. 10.07.2024

Предприниматели могут зарегистрировать практически любое обозначение как товарный знак. Когда предприниматели выбирают обозначения для бизнеса, закон предполагает, что они сами разберутся, не нарушает ли их название чужие права.

Но бывает так, что предприниматели запускают бизнес, а про товарные знаки забывают: не проверяют свои обозначения и не регистрируют их. Потом выясняется, что эти обозначения уже давно зарегистрированы другими людьми. В статье рассказываем, что бывает за нарушение товарного знака помимо штрафов.

Что такое незаконное использование товарного знака

Без разрешения правообладателя товарного знака другие предприниматели и компании не могут использовать такие же или похожие обозначения. Это касается товаров и услуг, которые однородны товарному знаку.

Отвечать за незаконное использование нарушитель тоже будет по закону: если нарушение подтвердится, суд может заставить заплатить компенсацию правообладателю — до 5 млн рублей. Или назначить административный штраф и даже уголовный срок. Даже если нарушитель не знал о чужой регистрации и взял название случайно, ответственности не избежать.

Что будет, если нарушить чужие права

Вот какие есть виды ответственности для тех, кто использует чужой товарный знак.

Гражданско-правовая ответственность — выплата компенсации. К примеру, предприниматель взял чужое название: зарегистрировал домен, заказал брендинг и рекламные вывески и начал использовать обозначение в бизнесе без разрешения правообладателя. Это нарушение исключительного права, за него грозит гражданско-правовая ответственность — выплата компенсации правообладателю от 10 000 до 5 000 000 ₽.

Может, даже больше: двукратный размер от стоимости контрафактного товара или стоимости права. Например, если компания продает франшизу за 3 млн рублей, а кто-то использует название без спроса, компенсация может быть 6 млн рублей.

Административная ответственность. Если владелец товарного знака подаст жалобу в ФАС, нарушителя может ждать административная ответственность — штраф за нарушение антимонопольного законодательства. Такое бывает, если чужое название используется в рекламе. ФАС может оштрафовать компанию на сумму от 2000 до 500 000 ₽.

Уголовная ответственность — лишение свободы. Если сумма ущерба крупная, это может стать уголовным преступлением. На нарушителя могут подать заявление в полицию, которая запустит проверку. Если подтвердится крупный ущерб, нарушителю грозит до пяти лет принудительных работ или до шести лет лишения свободы.

Ущерб для бизнеса. Кроме штрафов и ответственности по закону, еще есть риски для бизнеса.

Допустим, предприниматель открыл пиццерию под чужим названием и в одной концепции оформил коробки для пиццы, сайт, баннеры, маркировку на салфетках. Если выяснится, что он нарушает чужие права, пиццерию придется переименовать и провести полный ребрендинг. А еще — донести до покупателей, что компания теперь работает под новым названием и выглядит по-другому, и обосновать это. На это уйдет немало денег, да и репутация пострадает.

Пиццерию оштрафовали на 300 000 ₽ — в названии пиццы был чужой товарный знак

Ситуация. ЗАО «Мясная галерея» пожаловалась на пиццерию Testo. Они продавали пиццу под названием «Горячая штучка», а еще рекламировали доставку этой пиццы у себя на сайте.

«Горячая штучка» — это зарегистрированный товарный знак на готовые блюда вроде пельменей и чебуреков. Он принадлежит «Мясной галерее» и известен в России среди покупателей.

Ошибки. Перед тем как пойти в суд, «Мясная галерея» прислала претензию компании, которая владеет пиццерией, — ООО «Хуторок». Претензию проигнорировали.

Результат. Суд удовлетворил иск. ООО «Хуторок» обязали выплатить компенсацию 315 000 ₽, включая судебные издержки, прекратить продавать пиццу с чужим названием и удалить любые ее упоминания с сайта.

Решение по делу № А78-2099/21 от 19.05.2021

Ответственность за нарушение товарного знака

На сегодняшний день в медийном пространстве огромное количество компаний, которые сознательно или несознательно нарушают чужие товарные знаки. Если вы узнали, что ваш товарный знак нарушают, то вы имеете право отстоять ваш товарный знак и запретить другим компаниям его использовать, а также вы можете взыскать компенсацию с нарушителя до 5 млн рублей, а иногда и больше.

Ответственность за нарушение товарного знака регламентируется ст. 1515 ГК РФ. Также есть административная ответственность согласно ст. 14.10 КоАП РФ и даже уголовная ответственность по ст. 180 УК РФ. Итак, вы узнали, что ваш товарный знак нарушают. Вначале необходимо проанализировать ситуацию и разобраться, а действительно ли имеет место быть нарушение?

Поэтому первым делом необходимо проанализировать ситуацию, посмотреть, чем занимается компания, от чего они получают прибыль, получают ли они ее, где и как они работают, как давно они работают, и также разобраться в ряде других сопутствующих моментов. Если мы понимаем, что нарушение есть, то тогда мы начинаем претензионную работу.

Претензионная работа состоит из следующих основных этапов.

  1. Определение наличия исключительного права и объема его действия.

С этим у нас все в порядке: если есть товарный знак, то есть исключительное право на него. Между тем, на этом этапе следует проверить объем правовой охраны, предоставляемой товарным знаком: наличие дискламаций, доминирующие элементы, перечень товаров и услуг, и другие аспекты.

  1. Фиксация нарушения.

Любое нарушение необходимо правильно заверить. Если дело в дальнейшем дойдет до судебного делопроизводства, то нам необходимо будет представить доказательства нарушения. Нарушения заверяются по-разному, в зависимости от того, как и где ваш товарный знак нарушают.

Самым распространенным способом заверения нарушения в интернете по-прежнему остается фиксация нарушения с нотариусом. Мы заказываем у нотариуса осмотр сайта, по результатам которого нотариус передает нам письменный протокол осмотра сайта. Этот протокол является практически неопровержимым доказательством существования контента в интернете на момент фиксации.

  1. Подготовка досудебной претензии

После того, как мы заверили нарушение, необходимо подготовить досудебную претензию. В претензии нужно с опорой на закон и судебную практику обосновать свои права, доказать факт нарушения и предъявить требования, соразмерные нарушению.

Защита прав в госорганах и в интернете

Пока нарушитель думает, что ему делать с нашей претензией, есть смысл разослать жалобы по госорганам и интернет-площадкам.

Федеральная антимонопольная служба. ФАС следит, чтобы конкуренция между предпринимателями была добросовестной, а реклама соответствовала законодательству.

За недобросовестную конкуренцию штрафуют минимум на 100 000 рублей — по статье 14.33 КоАП РФ.

Чтобы ФАС проверила компанию, нужно написать заявление. Правообладатель не просит компенсацию, а описывает, какие негативные последствия для бизнеса повлекло использование исключительного права на его товарный знак.

Роспотребнадзор. Использование чужого товарного знака вводит потребителей в заблуждение. Можно обратиться в Роспотребнадзор и попросить проверить законность действий нарушителя. По итогам Роспотребнадзор составляет административный протокол и передает материалы дела в суд с просьбой привлечь к ответственности нарушителя на основании статьи 14.10 КоАП РФ.

Суд может оштрафовать компанию на 50–200 тысяч рублей, а директора компании — на 10–50 тысяч. Еще он конфискует контрафактный товар и материалы, а также оборудование, на котором они производятся.

Один нюанс: Роспотребнадзор может отказаться проводить проверку, если с заявлением придет сам правообладатель. Задача Роспотребнадзора — защищать покупателей, а не правообладателей. Поэтому, чтобы запустить дело в Роспотребнадзоре нужно будет найти покупателя, который подаст жалобу от своего лица.

Полиция. В особо тяжких случаях административное правонарушение перерастает в уголовное преступление. Если оно совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, то это уже уголовное преступление по пункту 1 статьи 180 УК РФ. За него грозит лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 80 000 рублей. А если преступление совершила группа лиц, срок уже будет до шести лет, а штраф — до 500 000 рублей.

Социальные сети блокируют страницы и заменяют их заглушкой «Заблокировано по запросу правообладателей». По нашему опыту, самые частые нарушения — рекламные фото в «Инстаграме» и видео на «Ютубе», часто встречаются группы нарушителей во «Вконтакте».

Заглушка.jpg

«Jelly Shots» — это кейтеринговая франшизная сеть. Мы зарегистрировали для компании товарный знак, а в 2019 году на горизонте появились нарушители. Ими были созданы группы в социальных сетях и позаимствовано название. Мы подготовили претензии и отправили их нарушителю и в службы поддержки соцсетей. Буквально через несколько дней группы нарушителей исчезли.

Регистратор домена не вправе самостоятельно блокировать домен другой компании, но сделает это по решению суда.

С доменными именами все зависит от конкретной ситуации. Если вы пять лет продаете одежду под товарным знаком «Лютик», а кто-то в прошлом году открыл интернет-магазин одежды на сайте «Лютик-ру», тут все однозначно.

ZakonGuru.jpg

«ZakonGuru» — сервис, где можно получить персональную юридическую помощь. На регистрацию знака компанию сподвигло то, что руководителем было обнаружено в выдаче Яндекса несколько сайтов с похожими названием или адресом сайта. В итоге регистрация решила задачу доверителя, а Илья Тарасов, основатель сайта «ZakonGuru», опубликовал подробный отзыв о работе с нами.

Рекламные операторы вроде «Яндекс-директа», «Гугл-эдса» и соцсетей могут сами остановить рекламные кампании нарушителя — достаточно жалобы от правообладателя. На практике все зависит от внутренних установок оператора. Например, «Яндекс-директ» часто отказывается что-то убирать без решения суда. А социальные сети, напротив, блокируют чуть ли не сразу.

Споры по товарным знакам: памятка

  1. За нарушение прав на товарный знак можно заставить уничтожить контрафакт, убрать знак из рекламы, документов и вывесок, а также взыскать компенсацию до 5 млн рублей.
  2. Перед тем как обращаться в суд, отправьте нарушителю претензию. Без нее иск не примут.
  3. Напишите жалобы в ФАС, Роспотребнадзор и полицию. Они проведут проверки и докажут нарушение в суде. Вам останется только сослаться на судебные решения.

Вопрос / ответ

  1. Нужно ли платить ежегодную пошлину за поддержание товарного знака в силе?

    Пошлина за регистрацию товарного знака платится один раз в процессе процедуры регистрации. Платится она в два этапа: после подачи заявки и после принятия решения о регистрации.

    С момента возникновения исключительного права на товарный знак вы 10 лет можете пользоваться вашим товарным знаком совершенно бесплатно, никакие ежегодные платежи, пошлины, комиссии и сборы не предусмотрены.

    По истечение десятилетнего срока или в последний год действия товарного знака или в течение полугода после окончания срока действия товарного знака вы можете заплатить пошлину за продление и тем самым продлить ваш товарный знак еще на 10 лет.

    В последний, десятый год срока действия товарного знака, если вы хотите продлить действие вашего товарного знака еще на 10 лет, нужно заплатить государственную пошлину за продление и подать в Роспатент соответствующее заявление. Тогда товарный знак будет действовать следующие 10 лет — и так продлевать товарный знак можно сколько угодно раз.

  2. Что включает в себя подача заявки в Роспатент?

    Мы подготовим заявление на регистрацию, расшифровки МКТУ, обозначения и прочие документы, необходимые для регистрации Вашего знака. Для этого мы определим потребности Вашего бизнеса и подготовим документы так, чтобы зарегистрированный товарный знак максимально широко защищал Ваши интересы.

    После того, как документы будут готовы, мы согласуем перечень товаров и услуг с Вами и проконсультируем Вашего бухгалтера по порядку оплаты государственной пошлины, чтобы все прошло правильно.

    Затем мы подадим документы в Роспатент с помощью нашего электронного кабинета. Благодаря электронному взаимодействию с Роспатентом мы получим уведомление о поступлении заявки (приоритетная справка) сразу же в день подачи заявки, а также получим для Вас льготу на оплату госпошлины в 30%.

  3. Что делать, если такой же или похожий знак уже кем-то зарегистрирован?

    Если по итогам предварительной проверки мы обнаружили в Реестрах Роспатента тождественные или похожие товарные знаки сторонних правообладателей, то у нас есть несколько вариантов действий.

    Для начала нам нужно разобраться, это тождественный или сходный до степени смешения товарный знак. В соответствии со статьей 1483 ГК РФ, в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, которые тождественны или сходны до степени смешения с уже зарегистрированными товарными знаками в отношении однородных товаров и услуг.

    Тождественные обозначения — это такие обозначения, которые полностью совпадают. 

    Сходные до степени смешения обозначения — это обозначения, которые не тождественны, но очень похожи друг на друга, например, похоже пишутся или похоже произносятся.

    Если по итогам проверки мы обнаружили, что в Реестрах Роспатента уже зарегистрирован тождественный или сходный до степени смешения товарный знак, то нужно изучить перечни МКТУ, в отношении которых была регистрация. Если вы хотите зарегистрировать название «Ромашка» на свой бренд одежды, а в Реестрах есть товарный знак «Ромашка» для ювелирных изделий, то регистрация представляется возможной: речь идет о разных сферах деятельности.

    Если при проверке мы нашли товарный знак стороннего правообладателя,  зарегистрированный для точно таких же или однородных товаров и услуг, то необходимо проверить компанию-правообладателя. Быть может, юридическое лицо, правообладатель мешающего обозначения, свою деятельность прекратил. 

    В этом случае мы готовим документы на досрочное прекращение правовой охраны мешающего нашей регистрации товарного знака в связи с прекращением деятельности юридического лица – правообладателя знака и направляем документы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. 

    Дело в том, что Роспатент сам не следит за деятельностью компаний-правообладателей товарных знаков, и если компания ликвидирована или ИП прекратило свою деятельность, то Роспатент самостоятельно не аннулирует товарные знаки компаний: они остаются действующими в Реестрах Роспатента. Мы сами проводим процедуру аннулирования мешающего товарного знака, если для этого есть основания.

    Если компания не ликвидирована и работает в штатном режиме, то нам нужно более подробно изучить ее деятельность и понять, используют ли они свой товарный знак по назначению. Если компания товарный знак не использует, а нам это обозначение очень нужно, то мы можем провести переговоры и получить письмо-согласие. При таком варианте следует учитывать, что итоговое решение о предоставлении писем-согласий всегда остается на усмотрение правообладателя. Также получение письма-согласия от правообладателя может быть осложнено его просьбой выплатить вознаграждение за разрешение использовать сходное обозначение, в каждом конкретном случае размер такого вознаграждения согласовывается сторонами в процессе переговоров.

    Если компания-правообладатель все-таки откажет в предоставлении письма согласия, мы можем обратиться в Суд по интеллектуальным правам, и с помощью него попытаться аннулировать мешающий нам товарный знак на основании неиспользования. Это непростая, длительная и не самая бюджетная процедура, но если вы не готовы к ребрендингу и хотите зарегистрировать ваше обозначение в неизменном виде, то мы идем по этому пути.

    Если обозначения сходные, то нужно провести более детальный анализ и выяснить, насколько они сходны. Степень сходства бывает разная: низкая, средняя, высокая, близкая к тождеству. Мы проводим экспертную проверку и по итогу определяем, насколько обозначения являются сходными, и мешают ли они нашей регистрации. Если мы понимаем, что сходство не критично, то мы подаем обозначение на регистрацию в исходном виде. Если на этапе экспертизы нам приходит предварительный отказ со ссылкой на сходные товарные знаки, то мы готовим обстоятельный ответ и доказываем правомерность регистрации.

  4. Что дает приоритет на товарный знак?

    Когда Вы подаете товарный знак на регистрацию, Вашей заявке присваивают порядковый номер и дату, в которую Вы подали заявку, считается датой приоритета. Если кто-то позже Вас подаст такой же или схожий до степени смешения знак, то на этапе экспертизы эксперт из этих двух знаков выберет и зарегистрирует тот, который был подан раньше. В этом и есть смысл права приоритета. Также документ, который Вы получаете (это уведомление о поступлении заявки в ФИПС), дает Вам возможность подтвердить, что Ваш товарный знак подан на регистрацию. Такой документ, иногда его называют приоритетной справкой, бывает нужен тогда, когда Вы взаимодействуете с торговыми центрами и хотите разместить вывеску на фасаде ТЦ или, например, с крупными интернет-магазинами и хотите разместить там свой товар.

    Также стоит учесть, что после регистрации товарный знак считается действующим не с даты регистрации, а с даты приоритета, т.е с даты подачи заявки в патентное ведомство. Что это значит для Вас? Например, если сегодня Вы подали на регистрацию товарный знак, а завтра Вы свидетельство ещё не получили, но кто-то уже начал нарушать Ваш будущий товарный знак, Вы можете уведомить нарушителя об этом нарушении и начать собирать доказательства его нарушения. После того, как товарный знак будет зарегистрирован, если нарушитель не остановился, то Вы сможете взыскать с него компенсацию за те нарушения, которые он совершил ещё до регистрации Вашего товарного знака, но позже даты приоритета.

  5. Мы продаем неоригинальные запчасти для техники известных брендов. Можем ли мы указывать название бренда в карточке товара на изображениях и в описании в ключе «подходит для моделей бренда Х», или это будет нарушением?

    Если вы на указываете в описании мешка для пылесоса «Подходит для пылесосов X, Y, Z...», то на наш взгляд это не нарушение, т.к. вы по сути указываете таким образом только технические характеристики изделия, его назначение, а не индивидуализируете его как товар названием фирмы, изготавливающей сами пылесосы. Это означает, что вы не используете чужой товарный знак. Главное, чтобы сами товары не были маркированы чужим товарным знаком.

    Подводный камень № 1: указание названия фирмы в карточке товара должно быть именно в характеристиках. Ни в коем случае не в названии товара, не в названии магазина и не в рекламе. Только в качестве характеристики, так, чтобы даже двусмысленно нельзя было трактовать указание названия фирмы как бренд самого мешка. Иначе могут все-таки найти нарушение, т.к. даже предложение к продаже товара под чужим товарным знаком или использование чужого товарного знака в рекламе — уже нарушение.

    Подводный камень № 2: не используйте логотипы компаний у себя в карточках товаров. Помимо того, что логотип зарегистрирован как товарный знак, на него еще как и на любую другую картинку действуют авторские права. Это значит, что графические логотипы по умолчанию нельзя копировать, не только для индивидуализации товаров, а в принципе. Поэтому только названия, без картинок.

    Подводный камень № 3: отсутствие нарушение товарного знака не исключает возможного нарушения других прав. Например, может оказаться, что сам мешок запатентован в качестве полезной модели. Или его дизайн запатентован как промышленный образец. В таком случае, даже при отсутствии нарушения права на товарный знак могут предъявить претензии в нарушении других прав. Если планируете заниматься этим делом ближайшие год-два, то лучше на всякий случай проверить все это дело по базам патентов и промобразцов. Тем более, что у крупных компаний как правило сотни патентов и кто знает — может быть эти запчасти, которые вы продаете, уже давно запатентованы.

    Еще момент, который стоит учитывать — то, что мы с вами не считаем это нарушением, не значит, что производители тоже так считают. Тут штука такая: если производителям не понравится ваше участие на рынке, они могут присылать вам досудебные претензии, писать жалобы в госорганы и так далее — даже если на самом деле правы вы, а не они.

    Правота поможет в конечном счете выиграть дело, но она не избавит от спора как такового. Поэтому если вы работаете в такой сфере, где возможно пересечение интересов с крупными компаниями, нужно быть готовым к тому, что однажды от них может прийти претензия. Мы часто сталкиваемся с историями, когда юротделы крупных брендов присылают претензии даже в тех случаях, когда обоснованность этих претензий вызывает большие сомнения.

  6. Мы торгуем брендом больше года, он не был зарегистрирован и недавно мы узнали, что месяц назад какая-то компания зарегистрировала его на себя. Что нам сейчас делать и могут ли нас заблокировать по запросу правообладателя?

    Да, по претензии от правообладателя в таком случае поставщика могут заблокировать — как отдельный товар, так и весь магазин сразу. Пока товарный знак есть и он действует, его обязаны защищать. Не только маркетплейсы, госорганы и суды тоже.

    Обычно в таких ситуациях сначала блокируют маркетплейсы, а потом правообладатель обращается в суд. Маркетплейсы заинтересованы в том, чтобы заблокировать нарушителя товарного знака, потому что только благодаря своевременной блокировке они смогут сами избежать ответственности за нарушение. Если блокировки не будет, нарушителем могут признать сам маркетплейс и они будут обязаны платить компенсацию правообладателю.

    В такой ситуации есть два выхода: или перестать использовать бренд, ставший чужим, и зарегистрировать себе другой новый, или идти в Палату по патентным спорам, чтобы аннулировать регистрацию этого товарного знака, если его правообладатель нарушил ваши права.

  7. Я покупаю товар за рубежом, привожу его в Россию и выставляю на маркетплейсе. Бренд товара в России не зарегистрирован как товарный знак. Нужно ли его регистрировать?

    В вашей ситуации товарный знак не просто можно регистрировать — его очень желательно регистрировать.

    Допустим, в Литве есть производитель, он делает товар под брендом, условно, «Camomile». Даже если у него зарегистрирован знак в Литве, этот литовский знак действует только на территории Литвы. В России этот знак не действует.

    Когда товар с маркой «Camomile» приходит в Россию, тут может быть все, что угодно. Может быть у нас такой знак уже кем-то зарегистрирован, и ваш литовский «Camomile», получается, контрафакт. А может быть такой знак еще не зарегистрирован, и тогда литовцам явно стоит поторопиться, чтобы этого не сделал кто-то другой.

    Если литовцы вовремя не зарегистрируют свой знак «Camomile» в России, они рискуют потерять рынок. Допустим, вы зарегистрируете «Camomile» на себя, и станете здесь правообладателем этого бренда. Кроме вас товар под таким брендом в РФ продавать никто не сможет, даже сами литовцы. Получается, что вы станете эксклюзивным дистрибьютором. А если они будут сильно против, то вы просто смените литовского поставщика на китайского и продолжите продавать свой «Camomile» в России.

    Конечно, выше я описал случай, уже близкий к недобросовестной конкуренции, но таких случаев уж очень много, и большинство конфликтов вокруг иностранных брендов, не зарегистрированных в России, крутится вокруг примерно такого развития событий.

    В общем, в таком случае стоит или зарегистрировать знак на себя, или попросить иностранных производителей зарегистрировать себе знак в России и дать вам разрешение на использование знака и продажу маркированных им товаров в РФ.

Полезные статьи

  • 10 07 2024
    Компенсация за нарушение прав на товарный знак
  • 10 07 2024
    Иск о нарушении товарного знака
  • 10 07 2024
    Споры по товарным знакам
  • 01 07 2024
    Товарный знак для Wildberries и Ozon
  • 01 07 2024
    Регистрация товарного знака в Китае
  • 01 07 2024
    Коммерческая концессия (франчайзинг) на товарный знак
  • 01 07 2024
    Использование официальной символики в товарном знаке
  • 14 05 2024
    Документы для подачи заявки на товарный знак
  • 04 05 2022
    Товарный знак: что это, виды, регулирование, срок действия
  • 03 04 2024
    Сколько стоит регистрация товарного знака в 2024 году?
  • 31 03 2024
    Какие пошлины нужно платить за регистрацию товарного знака в 2024 году?
  • 08 11 2021
    Как быстро зарегистрировать товарный знак?
Поделиться:

Столкнулись с похожей ситуацией? Получите консультацию у нашего специалиста