Регистрация товарного знака — это право, а не обязанность предпринимателя. По сути, предприниматель взвешивает для себя риски: готов ли он в случае столкновения с правообладателем провести полный ребрендинг и выплатить компенсацию, или лучше зарегистрировать товарный знак и работать спокойно.
О том, чтоб бывает, если нарушить право на товарный знак и какая за это грозит компенсация, мы расскажем в нашей статье.
Для чего предприниматели и компании регистрируют товарные знаки?
По статистике Роспатента в России зарегистрировано больше 800 000 товарных знаков. Каждый год подают на регистрацию еще примерно 100 000 заявок. Зачем это делают — расскажу 10 основных причин.
№ 1. Защитить бизнес от конкурентов. Когда товарный знак зарегистрирован, никакие конкуренты во всей стране не могут использовать такое же или даже просто очень похожее обозначение в бизнесе. А если рискнут, то правообладатель через суд заставит их выплатить компенсацию до 5 миллионов рублей, а иногда и больше, в зависимости от выбранного способа расчета. Товары под чужим брендом могут уничтожить, а заодно заставят убрать все упоминания чужого бренда с рекламы и вывесок.
№ 2. Не стать нарушителем самому. Если твой бренд не зарегистрирован в Роспатенте, то этот бренд — не твой. Возможно, у кого-то уже давно есть права на это или очень похожее обозначение. Если этот кто-то идет в суд, то последствия понятны — компенсация, изъятие, уничтожение, ребрендинг. Когда у тебя есть товарный знак, такое не грозит.
№ 3. Не попасться патентным троллям. Есть компании, которые специально регистрируют расхожие названия, чтобы потом взыскивать компенсации с тех, кто начал бизнес и не подумал о регистрации товарного знака. Иногда у троллей это получается.
№ 4. Защитить доменное имя. Товарный знак — это интеллектуальная собственность, а у доменов такого статуса по закону нет. Суды в спорах защищают как правило товарный знак, а не домен. Поэтому если компания использует домен в бизнесе, то его имя защищают с помощью регистрации в качестве товарного знака.
№ 5. Безопасно работать на маркетплейсах. Если марка на товаре используется незаконно, то по запросу правообладателя маркетплейс может заблокировать карточку товара, а иногда и весь магазин.
№ 6. Право использовать маркировку ®. Такой символ можно использовать в бизнесе только для маркировки брендов, зарегистрированных в качестве товарных знаков. Как правило, товарные знаки регистрируют компании, которые заботятся о своем имени и репутации продукта, поэтому к таким брендам может быть больше доверия покупателей.
№ 7. Продавать франшизу. Суть франшизы заключается в том, что один предприниматель за деньги дает другому право работать под своим брендом. Но когда бренд не зарегистрирован в Роспатенте, продавать нечего.
№ 8. Увеличить стоимость нематериальных активов компании. Товарный знак можно оценить и поставить на баланс компании. Это может помочь в диалоге с инвесторами и банками.
№ 9. Запретить ввоз контрафакта в страну. Товарный знак можно внести в специальный реестр Федеральной таможенной службы — ТРОИС. Это нужно для того, чтобы таможня не пропускала без разрешения правообладателя товары, маркированные его товарным знаком.
№ 10. Использовать название бренда на иностранном языке. По нашим законам иностранные слова в рекламе можно только с указанием перевода. А скоро и вовсе будет нельзя. А для товарных знаков есть исключение. Поэтому если размещаете вывеску с названием на английском языке, стоит зарегистрировать товарный знак.
Ответственность за нарушение товарного знака
На сегодняшний день в медийном пространстве огромное количество компаний, которые сознательно или несознательно нарушают чужие товарные знаки. Если вы узнали, что ваш товарный знак нарушают, то вы имеете право отстоять ваш товарный знак и запретить другим компаниям его использовать, а также вы можете взыскать компенсацию с нарушителя до 5 млн рублей, а иногда и больше.
Ответственность за нарушение товарного знака регламентируется ст. 1515 ГК РФ. Также есть административная ответственность согласно ст. 14.10 КоАП РФ и даже уголовная ответственность по ст. 180 УК РФ. Итак, вы узнали, что ваш товарный знак нарушают. Вначале необходимо проанализировать ситуацию и разобраться, а действительно ли имеет место быть нарушение?
Нарушением товарного знака является использование или точно такого же или сходного до степени смешения обозначения на те же самые товары и услуги. Если у вас зарегистрирован товарный знак «Ромашка» на одежду, а другая компания под названием «Ромашка» производит косметику, то они не нарушают ваш товарный знак, потому что ваши товары/услуги неоднородны.
Поэтому первым делом необходимо проанализировать ситуацию, посмотреть, чем занимается компания, от чего они получают прибыль, получают ли они ее, где и как они работают, как давно они работают, и также разобраться в ряде других сопутствующих моментов. Если мы понимаем, что нарушение есть, то тогда мы начинаем претензионную работу.
Претензионная работа состоит из следующих основных этапов.
- Определение наличия исключительного права и объема его действия.
С этим у нас все в порядке: если есть товарный знак, то есть исключительное право на него. Между тем, на этом этапе следует проверить объем правовой охраны, предоставляемой товарным знаком: наличие дискламаций, доминирующие элементы, перечень товаров и услуг, и другие аспекты.
- Фиксация нарушения.
Любое нарушение необходимо правильно заверить. Если дело в дальнейшем дойдет до судебного делопроизводства, то нам необходимо будет представить доказательства нарушения. Нарушения заверяются по-разному, в зависимости от того, как и где ваш товарный знак нарушают.
Допустим, если это какой-то крупный ресурс, например, маркетплейс Вайлдберриз или Озон. В этом случае достаточно скриншотов, которые мы делаем, просматривая карточки товаров.
Если это нарушение на ресурсах, которые принадлежат нарушителю, то тогда необходимо проводить нотариальный осмотр сайта, или же, как альтернативу, использовать автоматизированный сервис для того, чтобы зафиксировать нарушение. Автоматизированный сервис — это более быстрое и бюджетное мероприятие, и суды очень хорошо принимают отчеты с контрольными суммами. Да, не каждый ресурс можно «прогнать» через этот сервис и получить фиксацию нарушения. Но при этом большинство ресурсов все-таки можно заверить через эти сервисы и тем самым получить нужный нам результат.
Также очень хорошим способом заверения нарушения является контрольная закупка: мы или посещаем оффлайн-точку нарушителя, или заказываем у него что-то через сайт или маркетплейс. В итоге у нас есть чек, у нас есть видео, которое мы снимаем при получении товара, и мы можем предъявить все доказательстве в суде. Также, чаще всего, это необходимо для того, чтобы произвести расчет компенсации.
Самым распространенным способом заверения нарушения в интернете по-прежнему остается фиксация нарушения с нотариусом. Мы заказываем у нотариуса осмотр сайта, по результатам которого нотариус передает нам письменный протокол осмотра сайта. Этот протокол является практически неопровержимым доказательством существования контента в интернете на момент фиксации.
- Подготовка досудебной претензии
После того, как мы заверили нарушение, необходимо подготовить досудебную претензию. В претензии нужно с опорой на закон и судебную практику обосновать свои права, доказать факт нарушения и предъявить требования, соразмерные нарушению.
Фирменное наименование — это обозначение, под которым юридическое лицо регистрируется в ЕГРЮЛ. Оно обязательно указывает на организационно-правовую форму компании в зависимости от того, какой вид компании выбрал учредитель. За нарушение права на фирменное наименование правообладатель может потребовать от нарушителя только взыскание убытков. Убытки, то есть упущенную выгоду, в таких случаях очень сложно точно посчитать и доказать.
Убытки — это реальный ущерб и упущенная выгода. Реальный ущерб — это порча имущества, а упущенная выгода — это сколько компания могла заработать, но не заработали. Представьте, открылась компания с названием «Ромашка» и начала работать. Что в таком случае нужно считать в убытки?
Посчитать, сколько компания недополучила из-за того, что кто-то начал работу под таким же названием, очень сложно, а иногда и вовсе невозможно.
В случае с товарными знаками нарушитель уже обязан не возмещать убытки, а выплачивать компенсации. Закон освобождает правообладателей товарных знаков от необходимости доказывать размер своих убытков — достаточно попросить суд взыскать компенсацию в определенном размере и примерно обосновать расчет. Доказывать точно этот расчет необходимости нет.
Получается, что в случае с товарным знаком шансы правообладателя на взыскание значимой суммы с нарушителя на порядок выше.
Как рассчитывается компенсация
Если мы требуем от нарушителя выплату компенсации, эту компенсацию нужно посчитать и обосновать. Компенсация рассчитывается одним из трех способов:
- Фиксированная сумма от 10 тыс до 5 млн рублей в зависимости от срока и тяжести нарушения на усмотрение суда;
- Двойная стоимость проданного контрафактного товара или оказанных услуг под нашим обозначением;
- Двойная стоимость использования товарного знака.
Безусловно, самым распространенным способом расчета является компенсация в размере от 10 тыс до 5 млн рублей. В этом случае не нужно доказывать, что нам нанесли ущерб на данную сумму, а нужно обосновать в суде, почему мы требуем с нарушителя именно эту сумму. Для обоснования размера компенсации следует учитывать все факторы, подлежащие анализу в соответствии с российской судебной практикой.
После того, как мы произвели расчет компенсации, мы направляем досудебную претензию, которую в процессе расчёта также готовили, и когда нарушитель ее получает, то у него есть 30 календарных дней для того, чтобы отреагировать на нашу претензию.
Далее есть несколько вариантов развития событий:
- Нарушитель может полностью удовлетворить требование.
- Нарушитель может выйти с нами на переговоры, чтобы снизить сумму компенсации, и попробовать мирно договориться о разрешении спора. Это чаще всего встречающийся сценарий развития событий.
- Третий вариант развития событий — нарушитель игнорирует нашу претензию и не спешит с нами разговаривать, удовлетворять наши требования и вообще как-то реагировать.
Если за 30 календарных дней с момента отправки претензии нарушитель не выполнил наши требования, мы можем подать исковое заявление в суд, чтобы дальше уже суд заставил нарушителя сделать то, что мы требуем.
После суда у нарушителя остается два варианта: поменять название или поменять деятельность. Помимо выплаты компенсаций нарушитель теряет деньги, вложенные в рекламу и продвижение бренда, оказавшегося чужим. Иногда удается договориться с правообладателем и не переименовываться, но в таком случае придется платить правообладателю за возможность продолжать использовать название в бизнесе.
Чтобы не попасть в такую ситуацию, перед открытием компании нужно проверять, не нарушает ли название будущей компании чужие фирменные наименования. И товарные знаки.
Что делать, если пришла претензия о нарушении прав на товарный знак
Если вам пришла претензия о нарушении прав, не стоит ее игнорировать. На практике отправитель почти всегда после отправки претензии готов идти в суд. Поэтому не надо рассчитывать, что о проблеме забудут, лучше сразу обратиться к профильному юристу.
Юрист будет разбираться в сложившейся ситуации. Он изучит, есть ли основания, чтобы оспорить саму регистрацию товарного знака. На результатах проверки он в итоге и будет выстраивать вашу защиту.
Выяснит, почему компания, которая получила претензию, вообще решила использовать это название. Может оказаться, что обозначения — это зарегистрированное фирменное наименование юрлица в ЕГРЮЛ: вдруг «нарушитель» зарегистрировал название раньше, чем предъявитель претензии — товарный знак.
Тогда можно пойти в Палату по патентным спорам Роспатента с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку. Если доводы подтвердятся, Палата прекратит действие товарного знака в отношении определенных товаров и услуг, и защищать будет нечего.
Бывший сотрудник зарегистрировал товарный знак работодателя на себя и потребовал 4 000 000 рублей — а мы аннулировали его знак
Бывший сотрудник мебельной компании «Волли Толли» уволился из компании и открыл свою. Затем он зарегистрировал название бывшего работодателя на себя и заявился к нему с требованиями: заплатить 4 000 000 рублей за «выкуп» знака, или он обратится в суд, чтобы взыскать 5 000 000 рублей компенсации и заблокирует сайт компании.
В Суде по интеллектуальным правам мы смогли доказать, что такая регистрация — акт недобросовестной конкуренции. Дальше через Палату по патентным спорам мы аннулировали товарные знаки бывшего сотрудника, и зарегистрировали новые правильные знаки на настоящего правообладателя — ООО «Волли Толли Экспресс». В результате еще одного дела Федеральная антимонопольная служба оштрафовала недобросовестного конкурента на 500 000 рублей.
В итоге компания захватчиков обанкротилась, а знак зарегистрировали на настоящих «Волли Толли».
Ссылка на судебное дело: https://kad.arbitr.ru/Card/65729b7e-43f1-4185-9e66-799ada571816
Иногда бывает так, что у компании еще до регистрации чужого товарного знака появилось право на коммерческое обозначение: фирма использовала название настолько долго и интенсивно, что оно стало известно потребителям. Это придется доказать: например, предъявить договоры с поставщиками, арендодателями и рекламодателями. Тогда чужой товарный знак могут аннулировать.
Проблема в том, что известность бренда — слабый довод, потому что это более субъективное понятие, чем зарегистрированный товарный знак. Это тяжело доказывать, но иногда попытаться все же стоит.
Проверит сходство обозначений, которое использует компания: товара с товарным знаком. Может оказаться так, что эти обозначения между собой не сходны: правообладатель зарегистрировал одно название, а название «нарушителя» другое или сильно отличается. Тогда защита будет строиться на этом.
Попробует найти другие основания для аннулирования товарного знака. Если на товарном знаке или в его составе есть элемент, который может ввести в заблуждение, его не должны зарегистрировать. Роспатент может сделать это по ошибке, и тогда регистрацию можно оспорить.
С нашего доверителя попытались взыскать 800 000 рублей за нарушение товарного знака, а мы аннулировали этот знак и выиграли судебное дело
Интернет-магазин мебели продавал диваны «Честер». Другая мебельная компания зарегистрировала название «Chester-Divan» на себя и предъявила интернет-магазину иск на 800 000 рублей.
На наш взгляд размер компенсации был необоснованно высоким, да и вообще у нас были сомнения относительно правомерности регистрации такого товарного знака. Дело в том, что название «Честер» уже много лет используется для диванов определенного вида.
Благодаря нашей работе суд снизил компенсацию почти в три раза и вместо 800 тысяч рублей взыскал 300 тысяч. Но мы посчитали, что этого мало.
Мы обратились в Палату по патентным спорам. В подтверждение своей позиции мы собрали полтысячи страниц документов, судебной практики и доказательств. В итоге мы добились аннулирования товарного знака «Chester-Divan». После этого мы восстановили судебный спор и получили новое решение: во взыскании компенсации отказать полностью.
Ссылка на судебное дело:
https://kad.arbitr.ru/Card/573743a2-3ecd-4c44-8f0b-a045661ce656
Иногда Роспатент регистрирует обозначение, которого пока нет в словарях, но оно уже используется разными предпринимателями для обозначения вида новых товаров. Закон предусматривает несколько оснований для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, и если юрист найдет хотя бы одно, он может обратиться в Палату по патентным спорам с возражением против регистрации.
Можно попытаться снизить размер компенсации
Юрист построит стратегию дальнейшего спора. Если нарушение действительно есть, задача юриста — снизить компенсацию.
Например, в претензии требуют 3 млн рублей за использование чужого товарного знака на сайте. Вообще за такое нарушение можно требовать от 10 000 ₽ до 5 млн рублей. Какую компенсацию назначить — решает суд. Он изучает материалы дела и назначает ту сумму, которая кажется соразмерной. Часто размер компенсации удается снизить.
Еще бывает так. В претензии компания требует определенную сумму: «Заплатите 300 000 ₽, иначе через месяц пойдем в суд и взыщем 3 млн рублей». Это неправильно, и если правообладатель так сделает, судья задаст логичный вопрос: «А что изменилось в нарушении и какой вред нанесли вам за этот месяц, что сумма ущерба выросла в 10 раз?» В претензии должны требовать только ту сумму, которую запросят и в суде.
Задача компенсации — не обогатить правообладателя, а восстановить в том финансовом положении, в котором он находился до нарушения. Размер компенсации — это всегда предмет торга, и обычно его уменьшают.
Когда юрист изучит претензию, он подготовит письменное юридическое заключение с описанием рисков, вариантов развития событий, перспектив дела. Или подготовит отзыв на претензию — там он сошлется на все эти обстоятельства, которые нашел.
Дальше есть два варианта развития событий.
Подписать мировое соглашение или пойти в суд
Юрист изучает дело, составляет заключение или отзыв на претензию. Дальше происходит один из вариантов.
С правообладателем завязывается диалог. Стороны обсуждают проблему, и правообладатель приходит к выводу, что тратить деньги на суды и юристов — не то, чем он хотел бы заниматься.
В этом случае стороны начинают торговаться и обсуждать условия мирового соглашения. Обычно это заканчивается тем, что нарушитель обещает прекратить нарушение, то есть не использовать товарный знак, и выплатить компенсацию — о ней тоже договариваются отдельно. Или нарушитель заключает с правообладателем лицензионный договор и начинает платить за использование товарного знака.
Для потенциального нарушителя мировое соглашение — лучший исход события. В большинстве случаев так и бывает: стороны договариваются без суда и никто претензий не имеет.
Правообладатель не соглашается на доводы. Тогда придется идти в суд — все решится там.
Если стороны все-таки не договорились, правообладатель в течение месяца может подать исковое заявление в суд.
Суды по товарным знакам могут затянуться. Они нередко проходят несколько инстанций: арбитражный суд, апелляционный, а если с решением апелляции не согласны — кассация. Кассационный суд может не поставить точку в споре, а вернуть дело на повторный круг, и процесс затянется на год-два.
В итоге суд примет решение: удовлетворить иск, отказать в иске или удовлетворить иск частично. Если суд удовлетворит иск, нарушителю придется заплатить компенсацию и прекратить использовать в своем бизнесе чужое обозначение.
Что еще нужно учитывать
Если компания, которая зарегистрировала товарный знак, не пользуется им три года, другая компания может аннулировать правовую охрану этого бренда и зарегистрировать его на себя.
Случай с «Хайлендером»
ООО «Вексель» обратилось в Московский арбитражный суд с требованием взыскать с ООО «Сфера» 5 млн рублей за использование товарного знака Highlander и изъять из оборота ответчика всю обувь этого бренда.
Суд частично удовлетворил требования: взыскал со «Сферы» 500 тысяч рублей в качестве компенсации «Векселю» и 43 тысячи рублей государственной пошлины. Еще постановил изъять из оборота контрафактную продукцию.
«Сфера» подала встречный иск. Им удалось доказать, что «Вексель» не использовал бренд «Хайлендер», а значит, «Вексель» зарегистрировал товарный знак, чтобы помешать работе другой фирмы. Это противозаконно. Суд согласился, охрану товарного знака «Хайлендер» досрочно прекратили.
500 тысяч рублей в пользу «Векселя» «Сфере» разрешили не платить.
Если вы зарегистрировали свой товарный знак в России, значит, что регистрация действует только на ее территории. В США, Китае или Казахстане она недействительна. То есть, территория действия товарного знака заканчивается территорией той страны, где этот знак зарегистрирован.
Если компания выводит свой продукт за рубеж, может оказаться, что такое же или похожее обозначение уже давно зарегистрировано. Продукт компании окажется контрафактом. Это грозит предпринимателю штрафами, компенсациями или изъятием партии контрафактного товара.
Случай с «Хэппи-бэби»
В 2015 году предприниматель Татьяна Гончаренко ввезла на территорию РФ игрушки под брендом Happy Baby. Этот товарный знак зарегистрирован и действует на территории США.
На границе партию задержала таможенная служба, потому что в России этот бренд принадлежит другой компании. Мы готовили ответ на досудебную претензию, и в итоге нам удалось снизить штраф в 15 раз: предприниматель заплатила штраф 20 тысяч рублей за пользование чужим товарным знаком, а всю партию игрушек стоимостью 1500 долларов изъяла таможенная служба.
Затем мы зарегистрировали для Татьяны новое обозначение в качестве товарного знака, чтобы обезопасить предпринимателя от подобных претензий и рисков.
Споры по товарным знакам: памятка
- За нарушение прав на товарный знак можно заставить уничтожить контрафакт, убрать знак из рекламы, документов и вывесок, а также взыскать компенсацию до 5 млн рублей.
- Перед тем как обращаться в суд, отправьте нарушителю претензию. Без нее иск не примут.
- Напишите жалобы в ФАС, Роспотребнадзор и полицию. Они проведут проверки и докажут нарушение в суде. Вам останется только сослаться на судебные решения.
- В суде требуйте не взыскания убытков, а компенсации. Так вам не нужно будет доказывать свои убытки.
- Если вам пришла претензия за нарушение прав на чужой товарный знак, звоните юристу по товарным знакам. Он знает, что делать.
