Отчуждение товарного знака: что это такое, как оформить

12.06.2022

Право на товарный знак возникает с момента государственной регистрации и действует десять лет. Правообладатель может им распоряжаться, в том числе и передать право на него на него другому лицу — «продать» знак. Эта процедура подразумевает, что права полностью переходят к другому собственнику.

В предыдущей нашей статье мы рассказывали, зачем можно «продать» товарный знак с точки зрения бизнеса. Сейчас мы расскажем подробно о самой процедуре, как она происходит и как ее правильно оформить.

Что такое договор об отчуждении исключительного права

Исключительное право на товарный знак принадлежит правообладателю, и как им распорядиться, также решает он. Договор об отчуждении исключительного права — это документ, согласно которому правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право в полном объеме другой стороне, то есть приобретателю.

После регистрации перехода права в Роспатенте уже приобретатель становится новым обладателем исключительного права на товарный знак и может распоряжаться им на свое усмотрение.

Какие объекты не подлежат отчуждению

Бывает так, что распорядиться товарным знаком нельзя. На нашей практике встречались такие распространенный ситуации, когда:

  • зарегистрирован коллективный знак;
  • срок действия товарного знака истек;
  • сделка заключена на безвозмездной основе;
  • потребители могут быть введены в заблуждение в части
  • продукции или ее производителя.

Последний случай звучит сложно и требует пояснения. Тут дело такое: можно «продать» товарный знак не полностью, а на часть товаров и услуг, но при этом компания должна передать право по всем однородным товарам в совокупности. Нельзя одной компании передать право на пошив футболок, а другой — на пошив брюк. Нельзя одному предпринимателю дать право на продажу конфет, а другому — на продажу печенья. Если есть вероятность смешения в глазах потребителя, Роспатент откажет в регистрации отчуждения.

Содержание и форма договора

Отчуждение исключительного права на товарный знак подлежит государственной регистрации. Передать право на товарный знак другому лицу без договора нельзя. Стоит учитывать, что регистрации подлежит не сам договор, а именно переход права.

Если этой регистрации не было, то и распоряжения правом тоже не было. Несоблюдение этого требования приведет к тому, что переход права к другому лицу признают несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).

Для заключения договора о передаче исключительного права важно соблюдение определенной формы. Исключительное право отчуждается только письменно. Без письменной формы соглашение недействительно.

В договоре отчуждения обязательно должны присутствовать следующие условия:

  • предмет договора – номер товарного знака, его описание, дата
  • приоритета, дата истечения срока регистрации;
  • список товаров/услуг, в отношении которых передается право;
  • условие о том, что право передается в полном объеме;
  • условие о размере или порядке определения вознаграждение.

Не допускается безвозмездное отчуждение товарного знака. При отсутствии в договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

Порядок регистрации

Необходимо составить договор в письменной форме, указать стоимость вознаграждения за передачу товарного знака. Затем необходимо подготовить пакет документов и направить его в Роспатент.

В Роспатент подаются следующие документы:

  • заявление об отчуждении товарного знака;
  • платежный документ об уплате пошлины;
  • договор отчуждения или выписка из договора (если заявление подписывает только одна сторона договора).

Пошлина за регистрацию распоряжения правом составляет 13 500 рублей. Рассчитать пошлину можно в калькуляторе на сайте Роспатента.

Калькулятор расчета пошлины в Рспатенте.png

Роспатент проводит экспертизу представленных документов на предмет соответствия их требованиям нормам законодательства и дальше принимает решение либо о внесении изменений в Реестр товарных знаков, либо об отказе о внесении таких изменений. На процедуру может уйти до 45 рабочих дней (два с половиной месяца).

Отчуждение товарного знака.png

Для компании «Парус» мы зарегистрировали товарный знак «Power of Warrior». Затем, спустя два года, по их просьбе мы провели процедуру отчуждения и правообладателем товарного знака стала канадская корпорация «ПАУЭР ОФ ВАРРИОР ФУДС».

Возможные проблемы при заключении договора

Как показывает практика, чаще всего допускают ошибки при заполнении документации. Часто путают договоры на отчуждение с лицензионным договором. Роспатент может отказать в регистрации, если передача прав на товарный знак противоречит закону.

Чтобы распоряжение правом прошло с первого раза и успешно, обычно этой процедурой занимаются патентные поверенные. Как правило, нам удается зарегистрировать распоряжение правом за месяц вне зависимости от того, что именно мы регистрируем — лицензию или отчуждение.

Коротко о главном

  1. Правообладатель вправе распоряжаться своим товарным знаком, в том числе и передать право на него другому лицу.
  2. Отчуждение исключительного права на товарный знак подлежит государственной регистрации. Передать право на товарный знак другому лицу без договора не получится.
  3. Безвозмездное отчуждение товарного знака не допускается.

Вопрос / ответ

  1. Что делать, если такой же или похожий знак уже кем-то зарегистрирован?

    Если по итогам предварительной проверки мы обнаружили в Реестрах Роспатента тождественные или похожие товарные знаки сторонних правообладателей, то у нас есть несколько вариантов действий.

    Для начала нам нужно разобраться, это тождественный или сходный до степени смешения товарный знак. В соответствии со статьей 1483 ГК РФ, в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, которые тождественны или сходны до степени смешения с уже зарегистрированными товарными знаками в отношении однородных товаров и услуг.

    Тождественные обозначения — это такие обозначения, которые полностью совпадают. 

    Сходные до степени смешения обозначения — это обозначения, которые не тождественны, но очень похожи друг на друга, например, похоже пишутся или похоже произносятся.

    Если по итогам проверки мы обнаружили, что в Реестрах Роспатента уже зарегистрирован тождественный или сходный до степени смешения товарный знак, то нужно изучить перечни МКТУ, в отношении которых была регистрация. Если вы хотите зарегистрировать название «Ромашка» на свой бренд одежды, а в Реестрах есть товарный знак «Ромашка» для ювелирных изделий, то регистрация представляется возможной: речь идет о разных сферах деятельности.

    Если при проверке мы нашли товарный знак стороннего правообладателя,  зарегистрированный для точно таких же или однородных товаров и услуг, то необходимо проверить компанию-правообладателя. Быть может, юридическое лицо, правообладатель мешающего обозначения, свою деятельность прекратил. 

    В этом случае мы готовим документы на досрочное прекращение правовой охраны мешающего нашей регистрации товарного знака в связи с прекращением деятельности юридического лица – правообладателя знака и направляем документы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. 

    Дело в том, что Роспатент сам не следит за деятельностью компаний-правообладателей товарных знаков, и если компания ликвидирована или ИП прекратило свою деятельность, то Роспатент самостоятельно не аннулирует товарные знаки компаний: они остаются действующими в Реестрах Роспатента. Мы сами проводим процедуру аннулирования мешающего товарного знака, если для этого есть основания.

    Если компания не ликвидирована и работает в штатном режиме, то нам нужно более подробно изучить ее деятельность и понять, используют ли они свой товарный знак по назначению. Если компания товарный знак не использует, а нам это обозначение очень нужно, то мы можем провести переговоры и получить письмо-согласие. При таком варианте следует учитывать, что итоговое решение о предоставлении писем-согласий всегда остается на усмотрение правообладателя. Также получение письма-согласия от правообладателя может быть осложнено его просьбой выплатить вознаграждение за разрешение использовать сходное обозначение, в каждом конкретном случае размер такого вознаграждения согласовывается сторонами в процессе переговоров.

    Если компания-правообладатель все-таки откажет в предоставлении письма согласия, мы можем обратиться в Суд по интеллектуальным правам, и с помощью него попытаться аннулировать мешающий нам товарный знак на основании неиспользования. Это непростая, длительная и не самая бюджетная процедура, но если вы не готовы к ребрендингу и хотите зарегистрировать ваше обозначение в неизменном виде, то мы идем по этому пути.

    Если обозначения сходные, то нужно провести более детальный анализ и выяснить, насколько они сходны. Степень сходства бывает разная: низкая, средняя, высокая, близкая к тождеству. Мы проводим экспертную проверку и по итогу определяем, насколько обозначения являются сходными, и мешают ли они нашей регистрации. Если мы понимаем, что сходство не критично, то мы подаем обозначение на регистрацию в исходном виде. Если на этапе экспертизы нам приходит предварительный отказ со ссылкой на сходные товарные знаки, то мы готовим обстоятельный ответ и доказываем правомерность регистрации.

  2. Что включает в себя подача заявки в Роспатент?

    Мы подготовим заявление на регистрацию, расшифровки МКТУ, обозначения и прочие документы, необходимые для регистрации Вашего знака. Для этого мы определим потребности Вашего бизнеса и подготовим документы так, чтобы зарегистрированный товарный знак максимально широко защищал Ваши интересы.

    После того, как документы будут готовы, мы согласуем перечень товаров и услуг с Вами и проконсультируем Вашего бухгалтера по порядку оплаты государственной пошлины, чтобы все прошло правильно.

    Затем мы подадим документы в Роспатент с помощью нашего электронного кабинета. Благодаря электронному взаимодействию с Роспатентом мы получим уведомление о поступлении заявки (приоритетная справка) сразу же в день подачи заявки, а также получим для Вас льготу на оплату госпошлины в 30%.

  3. На кого лучше регистрировать товарный знак: ООО или ИП?

    В целом разницы нет. Сроки, пошлины, результат один и тот же. Но если у Вас есть и ИП, и ООО, тогда лучше зарегистрировать товарный знак на ИП. В таком случае Вы имеете законное основание после регистрации товарного знака заключить договор между Вашими ИП и ООО, по которому ИП предоставляет право пользования товарным знаком ООО, а ООО, в свою очередь, платит за это деньги ИП. Таким образом, Вы получаете канал для перевода средств со счета ООО на счет ИП.

  4. Что дает приоритет на товарный знак?

    Когда Вы подаете товарный знак на регистрацию, Вашей заявке присваивают порядковый номер и дату, в которую Вы подали заявку, считается датой приоритета. Если кто-то позже Вас подаст такой же или схожий до степени смешения знак, то на этапе экспертизы эксперт из этих двух знаков выберет и зарегистрирует тот, который был подан раньше. В этом и есть смысл права приоритета. Также документ, который Вы получаете (это уведомление о поступлении заявки в ФИПС), дает Вам возможность подтвердить, что Ваш товарный знак подан на регистрацию. Такой документ, иногда его называют приоритетной справкой, бывает нужен тогда, когда Вы взаимодействуете с торговыми центрами и хотите разместить вывеску на фасаде ТЦ или, например, с крупными интернет-магазинами и хотите разместить там свой товар.

    Также стоит учесть, что после регистрации товарный знак считается действующим не с даты регистрации, а с даты приоритета, т.е с даты подачи заявки в патентное ведомство. Что это значит для Вас? Например, если сегодня Вы подали на регистрацию товарный знак, а завтра Вы свидетельство ещё не получили, но кто-то уже начал нарушать Ваш будущий товарный знак, Вы можете уведомить нарушителя об этом нарушении и начать собирать доказательства его нарушения. После того, как товарный знак будет зарегистрирован, если нарушитель не остановился, то Вы сможете взыскать с него компенсацию за те нарушения, которые он совершил ещё до регистрации Вашего товарного знака, но позже даты приоритета.

  5. Нужно ли платить ежегодную пошлину за поддержание товарного знака в силе?

    Пошлина за регистрацию товарного знака платится один раз в процессе процедуры регистрации. Платится она в два этапа: после подачи заявки и после принятия решения о регистрации.

    С момента возникновения исключительного права на товарный знак вы 10 лет можете пользоваться вашим товарным знаком совершенно бесплатно, никакие ежегодные платежи, пошлины, комиссии и сборы не предусмотрены.

    По истечение десятилетнего срока или в последний год действия товарного знака или в течение полугода после окончания срока действия товарного знака вы можете заплатить пошлину за продление и тем самым продлить ваш товарный знак еще на 10 лет.

    В последний, десятый год срока действия товарного знака, если вы хотите продлить действие вашего товарного знака еще на 10 лет, нужно заплатить государственную пошлину за продление и подать в Роспатент соответствующее заявление. Тогда товарный знак будет действовать следующие 10 лет — и так продлевать товарный знак можно сколько угодно раз.

  6. Что делать, если мне пришла претензия и меня обвиняют в нарушении чужого товарного знака?

    Пришлите скан претензии нам. Юрист по товарным знакам посмотрит и предложит вам несколько вариантов защиты на выбор. Бывает, что правообладатель сильно переоценивает объем прав, предоставленный ему Роспатентом и начинает рассылать претензии всем подряд, бывает, что несмотря на отсутствие регистрации, у вас возникли права на обозначение, которые можно выявить и доказать, бывает много и других вариантов защиты.

    Мы подготовим ответ на претензию и докажем, почему вы не являетесь нарушителем. Часто после нашего ответа у автора претензии пропадает дальнейшее желание судиться. Дело в том, что мы и вовсе можем найти основания для аннулирования товарного знака самого автора претензии, и в таком случае желание правообладателя сутяжничать пропадает.

Полезные статьи

  • 19 05 2022
    Как и зачем можно продать товарный знак?
  • 14 04 2022
    Как продлить срок действия исключительного права на товарный знак
  • 20 04 2022
    Как защитить товарный знак от незаконного использования
  • 03 04 2023
    Сколько стоит регистрация товарного знака?
  • 31 03 2023
    Какие пошлины нужно платить за регистрацию товарного знака?
  • 08 11 2021
    Как быстро зарегистрировать товарный знак?
  • 17 11 2021
    Как самостоятельно зарегистрировать товарный знак?
  • 14 10 2022
    Я поискал сам в бесплатных базах, там таких знаков нет, можете просто подать заявку?
  • 25 04 2022
    Как проверить товарный знак перед подачей заявки на регистрацию в Роспатент
Поделиться:

Столкнулись с похожей ситуацией? Получите консультацию у нашего специалиста