Подать заявку можно на любое обозначение, но главный вопрос в том, пройдет оно экспертизу Роспатента или нет. Название не должно попадать под целый ряд ограничений, которые содержатся в ст. 1483 ГК РФ.
Когда эксперт Роспатента проводит экспертизу товарного знака, его задача — выявить основания для отказа. Знак зарегистрируют только если таких оснований не нашлось. Если подать в Роспатент заявку на регистрацию обозначения, слишком похожего на уже существующие товарные знаки, Роспатент откажет в регистрации, и потраченные на госпошлину деньги никто не вернет.
В статье мы расскажем, как проходит экспертиза «географического» товарного знака и какие бывают сложности при регистрации.
Географические наименования в товарных знаках
Товарный знак призван индивидуализировать товары и услуги конкретного производителя. Географические объекты являются всеобщим достоянием. Они обозначают место, доступное для всех, кто там ведет деятельность.
Географические наименования в товарных знаках использовать можно, но это сопряжено со значительными сложностями и ограничениями. Основная проблема заключается в их описательном характере и риске введения потребителей в заблуждение.
Почему это сложно? Есть законодательные барьеры для географического товарного знака (ст. 1483 ГК РФ):
Прямой запрет: обозначения, состоящие только из элементов, указывающих на место производства/сбыта товаров, не регистрируются. Это защищает общественные интересы — географические названия не могут быть монополизированы одним производителем.
Описательность: если название прямо ассоциируется у потребителей с товарами/услугами, производимыми в этой местности (например, "товарный знак Сочи" для гостиниц), оно считается описательным и лишенным различительной способности.
Риск введения в заблуждение: Регистрация может создать ложное впечатление о месте происхождения товара, предоставляя необоснованное преимущество. Некоторые маркетологи предлагают брать названия из географических справочников, например, назвать компанию или продукт именем какого-нибудь европейского города. Звучит классно только для тех, кто не читал сотни страниц решений Роспатента и судов по «географическим» названиям. Чтобы добиться регистрации такого названия, нужно убедить коллегию Палаты по патентным спорам, что среднему российскому потребителю не знаком такой географический объект, а если и знаком, то его название не воспринимается как указание на место производства и не вводит потребителей в заблуждение.
Альшань — это село в Орловской области. Чтобы зарегистрировать товарный знак «Альшань» на имя местного производителя, мы собирали договоры на разработку продукции в селе Альшань и получили письмо от администрации поселка с согласием на регистрацию. Но даже несмотря на все эти документы мы получили отказ. К счастью, мы смогли оспорить отказ и добились регистрации.
Географическое название считается нейтральным, если между продуктом и местом нет никакой связи. Иначе Роспатент может отказать в регистрации. Например, предприниматель из Челябинска подал на регистрацию название «Жамбон де пари» для колбасы. Роспатент отказал в регистрации товарного знака, потому что это название — транскрипция французского «Jambon de Paris», что означает «Ветчина из Парижа». Такое название может создать у потребителя ложное представление о том, что продукт производят во Франции, а не в Челябинске. К тому же перевод указывает еще и на конкретный вид товара — ветчину. Если предприниматель из Тамбова производит и реализует чай, и на упаковке рисует Тадж-Махал, то Роспатент в регистрации откажет: обозначение может создать у потребителя ложное представление о том, кто именно производит продукт.
При этом «Везувий» для кафе и «Атакама» для обогревателей прошли регистрацию без проблем: их посчитали семантически нейтральными.
Наименование места происхождения товаров (НМПТ)
Виды средств индивидуализации:
- Фирменное наименование.
- Коммерческое обозначение.
- Товарный знак.
- Наименование места происхождения товаров (НМПТ).
Наименование места происхождения товаров (НМПТ) — это способ индивидуализации товаров или услуг, привязанный к определенной местности и четко ассоциирующийся с ней. То есть, это слово или словосочетание, образованное из названия географического объекта и ассоциируемое в силу своей уникальности с определенным товаром.
Таким образом, наименование места происхождения товара неотделимо от конкретного географического объекта. Невозможно перенести производство товара из одного географического объекта в другой.
НМПТ может быть зарегистрировано одним либо несколькими гражданами, одним либо несколькими юридическими лицами, а также ассоциацией (союзом) или иным объединением лиц, которые производят продукцию на какой-то особой территории, что обеспечивает особые качества продукции.
На сайте Роспатента есть две инструкции: как зарегистрировать новый НМПТ и как получить свидетельство на уже зарегистрированный.
Роспатент рекомендует получить заключение уполномоченного органа, предусмотренное пунктом 5 статьи 1522 Гражданского кодекса РФ: получить официальное заключение от регулирующего ведомства или министерства, подтверждающее, что ваш продукт соответствует всем необходимым свойством.
Срок действия НМПТ охраняется в течение всего времени существования возможности производить товар, особые свойства которого определяются характерными для соответствующего географического объекта природными условиями и(или) людскими факторами. Фактически правовая охрана НМПТ действует бессрочно. Что касается свидетельства, то оно имеет срок действия — в течение 10 лет со дня подачи заявки на НМПТ в Роспатент.
Распоряжение НМПТ: законный пользователь НМПТ имеет право пользоваться этим обозначением, запрещать такое использование другим лицам. Право на НМПТ соответствует праву коллективного пользования, связанному с конкретной территорией, применительно к товару, изготовленному на этой территории и отвечающему требованиям. Право на пользование наименованием места происхождения товара неотчуждаемо.
Если НМПТ было зарегистрировано кем-то ранее, но другая компания также производит на этой территории аналогичный товар с такими же свойствами, она вправе обратиться в Роспатент с заявлением о предоставлении исключительного права на данное НМПТ. При этом важно доказать, что ее продукт обладает такими же особыми свойствами.
Основные требования к НМПТ:
- в качестве НМПТ регистрируются словесные обозначения;
- обозначение должно содержать отсылку к географическому объекту, кроме того это обозначение должно быть известным в результате его использования в отношении товара;
- продукция должна иметь особые свойства, которые определяются природными условиями и (или) людскими факторами, характерными для этого географического объекта.
Ключевое различие географического названия и товарного знака: товарный знак указывает на производителя, географическое название указывает на происхождение товара и его особые свойства, обусловленные этим происхождением. Одно и то же географическое название может быть зарегистрировано как НМПТ для определенного товара (например, «Тульский пряник») и одновременно использоваться как часть товарного знака конкретного производителя этого товара (например, «Традиции тульского пряника от Кондитерской фабрики «Старая Тула»).
Географическое указание и товарный знак: в чем принципиальная разница?
Когда экспертиза ссылается на сходные товарные знаки, мы можем апеллировать к разнице между обозначениями и разнице между товарами и услугами, которые продаются под этими обозначениями. В случае с наименованиями мест происхождения товаров все сложнее: Роспатент не интересует вопрос однородности товаров и услуг. Даже если товарный знак нужен для совершенно других товаров, это не имеет значения: сходство с НМПТ достаточно, чтобы отказать в регистрации, независимо от того, на какие товары и услуги подана заявка.
На этапе экспертизы мы столкнулись с предварительным отказом. Эксперты Роспатента написали, что обозначение «АЛТАЙСКАЯ КРЫНКА» сходно до степени смешения с наименованием мест происхождения товаров «АЛТАЙСКИЙ МЁД», право использовать которое имеет ограниченный круг лиц. В ответе на предварительный отказ мы ссылались на фонетические, семантические и графические отличия нашего обозначения от указанного Роспатентом НМПТ. Теперь «АЛТАЙСКАЯ КРЫНКА» — официально зарегистрированный товарный знак.
Примеры регистрации географических наименований как товарных знаков из нашей практики
Есть общие правила регистрации товарных знаков, которые с особым вниманием применяются к обозначениям, содержащим географические указания. Когда мы говорим о городах и прочих топонимах, надо задаваться вопросом: есть ли у среднестатистического российского потребителя ассоциации с этим географическим местоположением, как с производителем товаров и услуг?
Регистрация топонимов всегда является особенно сложной. Это связано с тем, что экспертиза Роспатента достаточно субъективно оценивает известность топонимов. Однако в нашей практике уже не раз были случаи с регистрацией подобных товарных знаков.
|
Эксперт указал, что обозначение «RIYAM» представляет собой географическое название. Риям — это деревня в Маскате, на северо-востоке Омана. Мы приняли участие в заседании Палаты по патентным спорам и добились регистрации товарного знака «RIYAM». |
|
|
Эксперт указал, что обозначение «LA LIMA» (город и муниципалитет в северо-западной части Гондураса) является географическим названием. Мы преодолели предварительный отказ и добились регистрации товарного знака «LA LIMA». |
|
|
Мы зарегистрировали географическое название «Сочидар» в качестве товарного знака. |
|
|
Мы зарегистрировали товарный знак «Жигулевское море» для тольяттинской фермы. «Жигулевское море» — неофициальное название Куйбышевского водохранилища в Самарской области на реке Волга. |
|
|
Зарегистрировали географическое название «Ялтинский фермер» в качестве товарного знака. |
|
Что делать если Роспатент отказал
Отказ в регистрации товарного знака — это не приговор. Любой отказ можно оспорить, и иногда это удается. Сначала нужно проверить срок обжалования отказа. В течение 4 месяцев со дня отправки отказного решения заявителю он имеет право обжаловать его в соответствии с 1 пунктом статьи 1500 ГК РФ.
Если этот срок истек, то обжаловать отказ не получится: нужно подавать новую заявку и проходить экспертизу заново. Если результат по ней будет такой же, нужно обжаловать новый отказ.
В каждом деле, где есть отрицательное решение, нужно разбираться с причинами отказа в регистрации товарного знака, а также возможными последствиями. Действия предпринимателя зависят от особенностей бизнеса и причин, которые стали основанием к тому, чтобы Роспатент отказал в регистрации товарного знака.
Одно и то же обозначение может трактоваться по-разному, и в отношении одних товаров быть описательным, в отношении других — фантазийным. Сегодня в России охраняется более 750 000 товарных знаков, поэтому подобрать пригодное для регистрации название, особенно в конкурентной сфере, нелегко. Именно поэтому регистрация товарных знаков — отдельная юридическая профессия, для которой даже предусмотрена специальная государственная аттестация на присвоение статуса патентного поверенного по товарным знакам.
Если вам нужна помощь по конкретной ситуации (проверка и регистрация товарных знаков; работа с претензиями, судами, блокировками; патентование), напишите нам в телеграм @bchlf — обсудим детали и посмотрим, что можно сделать.
