Итак, вы зарегистрировали товарный знак. Теперь никто другой без вашего согласия не может использовать такое же или похожее обозначение в бизнесе. Но что, если сторонний предприниматель попросит у вас разрешение использовать ваше обозначение для своей деятельности и будет готов заплатить за это деньги?
Тогда вам нужно будет заключить лицензионный договор. Для таких договоров наш закон предусматривает ряд правил, обязательных к исполнению, чтобы документ считался действительным, а сделка — состоявшейся. О них мы и расскажем в нашей статье.
Что такое лицензионный договор на использование товарного знака
Лицензионный договор на товарный знак — это предоставление права пользования товарным знаком: «дать попользоваться на какое-то время на каких-то условиях». Например, использовать знак два года для маркировки своей продукции. Или разместить вывеску с названием кафе на четыре года.
Что должно быть отражено в лицензионном договоре
Лицензионный договор должен оговаривать следующие условия:
- предмет договора, а именно обозначение, возможность распоряжения которым передается по договору;
- способы использования обозначения;
- срок лицензии;
- размер вознаграждения или порядок его определения — лицензионный договор является возмездным, поэтому, если в нем отсутствует условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, такой договор считается незаключенным.
- вид лицензии: простая или исключительная.
Лицензионный договор не означает, что правообладатель передал право на товарный знак в полном объеме, как при отчуждении. Это договор о том, что мы кому-то разрешаем использовать товарный знак в определенных пределах на определенный срок. Условия лицензионного договора могут предусматривать порядок расторжения, порядок использования, санкции за нарушение условий договора и так далее.
Кто может заключить лицензионный договор
Сторонами заключения лицензионного договора являются или юридические лица, или индивидуальные предприниматели. Физическим лицам нельзя предоставить право на товарный знак согласно ГК РФ. Возможно, законодатель это когда-нибудь изменит, но пока закон работает так.
В лицензионном договоре участвует две стороны: лицензиар и лицензиат.
Лицензиар — это правообладатель, который предоставляет право использовать свой товарный знак. Лицензиат — это лицо, которое приобретает у лицензиара право на использование товарного знака.
Как не путаться, кто лицензиар, а кто лицензиат? Да, слова отличаются всего одной буквой, поэтому часто оговариваются даже сами юристы. Нашим студентам мы объясняем так: «лицензиаТ — получаеТ» :-)
Виды лицензионных договоров
Лицензионные договоры бывают двух видов: исключительная лицензия и неисключительная.
Исключительная лицензия означает, что такую лицензию получает только один лицензиат, и никто такие же права не получит. Часто такой договор называют «эксклюзивным».
Правообладатель, который дал исключительную лицензию, обязуется не предоставлять другим лицам такие же права, какие он предоставил по этому договору лицензиату, а если предоставит — должен будет обязан возместить убытки лицензиату.
Однако, если правообладатель дал кому-то исключительную лицензию, это еще не значит, что он теперь вовсе не может никому давать больше лицензий. Исключительных лицензий на один объект может быть несколько, если эти лицензии отличаются объемом прав.
Например, можно ограничить пределы действия исключительной лицензии территорией. Владелец товарного знака может продать лицензию одному предпринимателю на территории Иркутска, другому — на территории Тулы, и третьему — на территории Санкт-Петербурга. И у каждого лицензия будет исключительная, поскольку продавец лицензии не сможет дать лицензию на товарный знак другим людям в этих городах.
Правообладатель также может ограничить лицензию по спектру товаров и услуг, например, дать исключительную лицензию одному предпринимателю на пошив брюк, а другому — на производство сумок. Главное, чтобы товары не были однородными между собой, иначе Роспатент может отказать в регистрации лицензии, мотивируя это риском введения потребителей в заблуждение.
Неисключительная лицензия позволяет правообладателю заключать аналогичные договоры с иными лицами, а также без ограничений использовать товарный знак самому. Такой договор еще называют «простая» или «неэксклюзивная» лицензия.
Она подходит, например, в случае контрактного производства, когда несколько разных производителей выпускают продукцию под одним и тем же брендом.
Условия заключения сублицензионного договора
Сублицензионный договор — это договор, который заключается не самим правообладателем, а лицензиатом с другим лицом — сублицензиатом. Получается такая цепочка из лицензий: лицензиар — лицензиат — сублицензиат.
Такая система используется, например, когда у компании большая франшиза: лицензиатом становится мастер-франчайзи, управляющий регионом, и он уже заключает сублицензионные договоры с отдельными точками.
Срок действия лицензионного договора
Действие договора не является бессрочным и ограничивается сроком действия правовой охраны товарного знака: десять лет с даты приоритета. Соответственно, лицензионный договор можно заключить и зарегистрировать в Роспатенте на срок не более десяти лет.
Если товарный знак действует еще лет семь, то на эти семь лет договор и заключается. Даже если в договоре напишут сто лет, то договор в любом случае будет заключен на семь лет. Если срок не указан, то будет считаться, что договор заключен на пять лет согласно ст. 1235 ГК РФ.
Лицензионный договор можно расторгнуть досрочно, если это предусматривают условия договора. Здесь кроется один из самых опасных подводных камней лицензионных договоров, на которых предприниматели чаще всего теряют деньги. Вкратце его суть такая: «прекращение использования объекта не означает прекращение договора и не снимает обязанность платить лицензионные платежи». Подробнее разберем эти детали в конце статьи.
Можно ли заключить договор, если товарного знака еще нет?
Допустим, компания хочет продавать франшизу, но знака еще нет — компания только подала заявку на регистрацию.
Можно заключить предварительный лицензионный договор, по которому компания обязуется предоставить это право на товарный знак в будущем, когда этот знак появится. Закон этого не запрещает.
Однако, стоит учитывать, что в регистрации товарного знака может быть отказано, и тогда представлять будет попросту нечего: если товарный знак не зарегистрирован, исключительное право не возникло. Поэтому надежнее заключать лицензионный договор тогда, когда знак уже зарегистрирован.
Как составить и зарегистрировать лицензионный договор
Шаг 1. Разработка договора и подготовка документов.
Необходимо:
- составить договор в письменной форме;
- указать в нем стоимость вознаграждения за право пользования товарным знаком;
- указать лицензиара и лицензиата, срок действия лицензии, территорию и объем прав;
- подготовить заявительную документацию;
- направить документы в Роспатент (как правило, этой работой занимаются патентные поверенные).
Шаг 2. Оплата государственной пошлины.
Пошлина за регистрацию распоряжения правом зависит от количества знаков, на которые предоставляются права. Минимальная ставка госпошлины составляет 13 500 рублей. Рассчитать точную сумму можно в калькуляторе на сайте Роспатента.
Шаг 3. Проверка документов.
Роспатент проводит экспертизу представленных документов на предмет соответствия их требованиям нормам законодательства и дальше принимает решение либо о внесении записи о лицензии в Реестр товарных знаков, либо об отказе.
Шаг 4. Уведомление и сроки.
Иногда могут прислать запрос на уточнение документов. В целом на процедуру может уйти до 45 рабочих дней (два с половиной месяца).
Чтобы распоряжение правом прошло с первого раза и успешно, обычно этой процедурой занимаются патентные поверенные. Как правило, нам удается зарегистрировать распоряжение правом за месяц и иногда быстрее.
Для «Медицинского Центра диагностики и профилактики» мы зарегистрировали товарный знак в 2020 году. Затем мы подготовили для компании договор неисключительной лицензии и зарегистрировали предоставление права в Роспатенте.
Дополнительные параметры
Срок действий — это важный пункт при подготовке лицензионного соглашения.
В заключительной части указывают:
- основания наступления и виды ответственности сторон. За нарушение можно предусмотреть неустойку и другие меры, предусмотренные Главой 25 Гражданского Кодекса РФ;
- механизм разрешения конфликтов;
- условия досрочного расторжения в одностороннем порядке.
Пример лицензионного договора
Подводные камни, с которыми чаще всего сталкиваются при заключении лицензионного договора
Закон предусматривает необходимость регистрации предоставления права по лицензионному договору, но не устанавливает срок, в течение которого с момента заключения договора необходимо зарегистрировать предоставление права в Роспатенте.
Некоторые предприниматели подписывают договор, но его не регистрируют в Роспатенте, откладывая на потом. Что может пойти не так?
Да, до поры до времени все хорошо, но когда возникает какой-то конфликт, выясняется, что сделка не состоялась и право предоставлено не было. Это может привести к тому, что правообладателя могут заставить вернуть все деньги, которые он получил по договору. Это самая распространенная ошибка среди правообладателей.
Со стороны лицензиата подводный камень следующий. До тех пор, пока договор не расторгнут, он считается действующим, и за это предоставленное право нужно платить, даже в том случае, если лицензиат его не использует.
Например, есть компания-франчайзер и компания-франчайзи. Они заключают договор комплексной предпринимательской лицензии. По этому договору получают право на использование товарного знака и начинают работать. Спустя полгода они ссорятся и расходятся. Соглашение о расторжении договора не подписывают. Франчайзи перестает использовать товарный знак, только вот сумма лицензионных платежей продолжает начисляться.
Спустя год появляется франчайзер и требует деньги. Франчайзи утверждает, что не использовал товарный знак, а франчайзер говорит, что право было предоставлено, а пользовались им или нет — это уже совершенно другая история. И суды в такой ситуации становятся на сторону правообладателя: компания платит деньги за сам факт предоставления права пользования товарным знаком.
Чтобы не попадать в такие ситуации и не терять деньги, стоит внимательно относиться к своим лицензионным договорам: делать их под себя, вовремя регистрировать, а в случае изменений или расторжения своевременно подписывать соответствующие соглашения.
Коротко о главном
- Правообладатель товарного знака может использовать его сам, а может разрешить использовать это обозначение за деньги другим людям.
- Стороны лицензионного договора — юридические лица, или индивидуальные предприниматели.
- В лицензионном договоре нужно установить объект, срок, территорию, способы использования и вознаграждение.
- Лицензионный договор на товарный знак нужно регистрировать в Роспатенте.
- Если компания перестает использовать обозначение по лицензионному договору, то необходимо подписывать соглашение о расторжении и также регистрировать прекращение права в Роспатенте.
