Как заранее узнать, зарегистрируют ли мой знак в другой стране или нет?

04.11.2022
Ред. 27.04.2024

Чтобы заранее прогнозировать перспективы регистрации обозначения в другой стране, нужно провести предварительную проверку обозначения на предмет возможности регистрации. Как это сделать? 

Перед подачей заявки мы проверяем обозначение по международному реестру товарных знаков. В этом реестре есть как и международные регистрации, действующие на отдельные страны, так и ряд национальных патентных ведомств, которые передают информацию о тех товарных знаках, зарегистрированных в этих странах по национальной процедуре. В большинстве случаев этой проверки достаточно.

Вместе с тем, стоит учитывать, что в каждой стране есть свои основания для отказа. И наличие зарегистрированных сходных или тождественных знаков — это далеко не единственное основание для отказа. Например, в России таких оснований больше 20.

Соответственно, при регистрации товарного знака за рубежом есть два принципиально разных подхода. 

Первый подход заключается в том, что компания выбирает несколько стран, принципиально важных для своей деятельности, и дальше мы обращаемся к местному патентному поверенному, чтобы он провел предварительную проверку с учетом местного законодательства. Такой вариант подходит в том случае, если у компании есть необходимость регистрации обозначения в нескольких странах, и есть бюджет для оплаты услуг иностранного патентного поверенного. Причем стоит отметить, что стоимость услуг иностранного поверенного по проверке знака, как правило, существенно выше, чем аналогичные услуги российских патентных поверенных по российским товарным знакам. Но в большинстве случаев такой подход, особенно если выбрано много стран для будущей регистрации, не является рациональным.

Суть второго подхода заключается в том, что мы проводим проверку по международной базе товарных знаков и дальше заявляем обозначение на регистрацию. Некоторые страны принимают решение о регистрации, не присылая никаких запросов, в каких-то странах начинаются споры  с местными компаниями, какие-то страны могут и вовсе отказать в регистрации. То есть, дальше все решается ситуативно. Как правило, такой вариант подходит в том случае, если заявитель не готов менять свое обозначение.

Как правило, мы на основе российской заявки подаем международную заявку, а дальше уже разбираемся по каждой стране в отдельности. Где-то знак регистрируют, где-то мы будем подавать национальную заявку и так далее.

Вопрос / ответ

  1. Сколько времени занимает регистрация товарного знака за рубежом?

    Срок регистрации товарного знака за рубежом нормативно зафиксирован как год или полтора года, если страна делала соответствующую оговорку, предусмотренную Мадридским соглашением.

    Работает это так: мы подаем международную заявку, она регистрируется в международном бюро, и далее с этого момента начинает отсчитываться срок, в который иностранное патентное ведомство должно прислать уведомление об отказе в регистрации, если оно посчитают, что основания есть. Если же ведомство не успевает прислать такое уведомление в срок, значит знак считается зарегистрированным, а правовая охрана ему — предоставленной.

    Формат международной процедуры регистрации несколько отличается от того порядка, который мы привыкли видеть в России. Получающее патентное ведомство проводит экспертизу, Кто-то присылает нам решение о регистрации раньше этого нормативного срока, соответственно мы узнаем раньше о том, что регистрация состоялась. Кто-то ничего не присылает, и тогда по истечении года ВОИС фиксирует факт предоставления правовой охраны товарному знаку. Есть ведомства, которые не успевают за сроками, есть ведомства, которые в принципе проводят экспертизу, но ВОИС не уведомляют о факте проведения экспертизы, и результат получается тот же самый.

    Иногда срок регистрации может оказаться дольше, если с регистрации товарного знака за рубежом возникают споры с местными правообладателями или местным патентным ведомством.

    Например, регистрация товарного знака в ЕС иногда осложняется протестом против регистрации товарного знака от местных европейских компаний. Эти компании регулярно мониторят заявки на товарные знаки, и если они посчитают, что какое-то из заявленных обозначений нарушает их права, они присылают протест против регистрации.

    Далее начинается делопроизводство, аналогичное нашему делопроизводству в Палате по патентным спорам. Оно может длиться от 3-4 месяцев до года. И по его итогам мы получим финальное решение о том, что товарный знак зарегистрирован или не зарегистрирован.

  2. Из чего складывается стоимость услуг по международной регистрации? Почему она дороже российской?

    Когда мы говорим о международной регистрации товарного знака, то мы говорим о двух задачах: первая — зарегистрировать товарный знак в россии, вторая — подать международную заявку и провести полное делопроизводство по ней.

    Что касается российской регистрации: процедура ничем не отличается от обычной российской регистрации. При этом нужно учитывать дальнейший выход за рубеж в части выбора самого обозначения и перечня МКТУ (товаров и услуг). При этом классы МКТУ могут не совпадать в российской заявке и в международной.

    Стоимость международной регистрации складывается из стоимости госпошлин и услуг поверенного, который готовит и подает заявку. На этом этапе нам нужно определиться с перечнем товаров и услуг, с которым мы выходим на международную регистрацию. Дальше необходимо подготовить заявительные документы, пройти формальную экспертизу Роспатента, после чего заявка попадает в ВОИС. Оттуда заявка расходится по разным странам, и наша задача контролировать делопроизводство на каждом этапе.

    Мы получаем уведомление от ВОИС, от других национальных ведомств. Дальше мы эти запросы переводим, консультируем наших доверителей касательно правового значения этих запросов. Если требуются наши ответы и мы можем ответить на них самостоятельно, то мы отвечаем. В том случае, если запрос присылает страна, где для ответа на запрос требуется участие местного патентного поверенного, то мы находим контакты этого поверенного. Мы достаточно давно работаем с иностранными патентными поверенными, эти партнерские отношения позволяют обеспечивать нашим доверителям приемлемые цены и сроки на услуги иностранных коллег.

    Также мы помогаем в управлении проектом по международной регистрации вплоть до завершения делопроизводства в каждой отдельно взятой стране.

  3. В каких странах можно зарегистрировать товарный знак по процедуре, предусмотренной Мадридским соглашением?

    На сегодняшний день в 2022 году в Мадридском соглашении участвуют более 120 стран. В частности, это все страны СНГ, страны ЕС, азиатские страны, США и другие. Полный перечень стран-участниц можно найти на сайте ВОИС.

    В Мадридское соглашение страны вступают каждый год. Раньше, до 2019 года, Канада не входила в Мадридское соглашение, и когда нам нужно было регистрировать товарный знак в Канаде, мы подавали знак на регистрацию по национальной процедуре. Сейчас Канада вошла в Мадридское соглашение. Аналогичная история с Арабскими Эмиратами — они вошли в Мадридскую систему в 2022 году. Таким образом, каждый год перечень стран расширяется.

  4. Чем регистрация товарного знака по Мадридской системе отличается от национальных регистраций?

    Когда мы подаем заявку по национальной процедуре, это значит, что мы подаем заявку в патентное ведомство отдельно взятой страны. Мы должны заполнить местную форму заявления, подать его по местным законам, заплатить пошлину в их валюте и вести все делопроизводство на их языке. Каждое производство идет по своим правилам и срокам, за каждым нужно следить.

    В большинстве стран подать национальную заявку можно только через местных патентных поверенных. Иностранные граждане не имеют права общаться с патентным ведомством напрямую: если в документах заявки не указан представителем местный поверенный, то заявку просто не примут.

    Мадридская система нужна для того, чтобы упростить процедуру регистрации товарного знака в нескольких странах. Работает она следующим образом: вместо того, чтобы как по национальной процедуре, подавать в каждую страну отдельную заявку, мы подаем единую заявку во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), и оттуда ВОИС самостоятельно рассылает заявки по нужным странам. Это проще, потому что заявка подается одна, на одном языке, а дальше патентные ведомства сами заявки принимают. Дальнейшее делопроизводство также идет через ВОИС: централизованное управление продлением прав, управление лицензиями, отчуждениями, и так далее.

  5. От чего зависит размер госпошлин при международной регистрации товарного знака?

    Размер государственных пошлин при международной регистрации товарного знака зависит от выбранного способа регистрации, от количества выбранных стран, от количества классов МКТУ товарного знака т.к. за каждую страну и класс добавляется дополнительная пошлина. К этим деньгам добавляются пошлины за международную заявку и за ее пересылку в ВОИС. Пошлина платится в швейцарских франках на швейцарский счет ВОИС.

    Предварительно посчитать пошлину можно с помощью калькулятора. Нужно выбрать Россию в поле «Office of origin», указать количество классов и страны. Затем нажмите «Calculate». Или же вы можете связаться с нами, чтобы мы рассчитали размер госпошлин для регистрации вашего товарного знака.

Полезные статьи

  • 12 04 2022
    Как зарегистрировать товарный знак за рубежом
  • 22 10 2022
    В каком порядке оплачиваются пошлины за международную регистрацию?
  • 02 11 2022
    Как выбрать страны для регистрации товарного знака?
  • 13 10 2022
    Когда лучше подавать международную заявку, вместе с российской или попозже?
  • 11 10 2022
    Как получить международное свидетельство на товарный знак?
  • 17 10 2022
    Когда регистрация по Мадридской процедуре выгоднее, чем по национальной?
  • 21 10 2022
    Если мне не нужен товарный знак в России, то как я могу сразу начать международную процедуру?
  • 26 10 2022
    Почему крупные компании используют для своих товаров разные бренды в разных странах?
  • 07 11 2019
    Алексей Башук рассказал, как вывести товарный знак на международный уровень
Поделиться:

Столкнулись с похожей ситуацией? Получите консультацию у нашего специалиста