Если мне не нужен товарный знак в России, то как я могу сразу начать международную процедуру?

21.10.2022
Ред. 15.06.2024

Для подачи международной заявки на регистрацию товарного знака есть главное обязательное требование: заявка должна основываться либо на базовой национальной регистрации, либо на базовой национальной заявке. Соответственно, в любом случае, независимо от того, планируете ли вы продавать продукцию в России или нет, у вас будет национальная подача базовой заявки в своей стране, и дальше уже с этой заявкой вы будете выходить на международную регистрацию.

Даже если вы не собираетесь использовать товарный знак в России, мы рекомендуем выбрать именно российское патентное ведомство как ведомство для предоставления правовой охраны национальной заявке. Распространены случаи, когда иностранные компании хотят зарегистрировать товарный знак за рубежом, и российские патентные поверенные помогают им использовать российскую правовую зону в качестве плацдарма для подачи будущей национальной заявки.

Это связано с тем, что процедура регистрации товарного знака за рубежом на порядок дороже, чем в России: одна только проверка обозначения стоит чуть ли не вдвое дороже, чем вся регистрация в России. Иностранные специалисты редко работают «под ключ», им приходится платить за каждую отдельную бумажку. Часто встречается и почасовая оплата. Поэтому когда в дело вступает иностранный юрист, заранее неизвестно, во сколько обойдется вся регистрация.

Например, в нашей практике были случаи, когда к нам обращались предприниматели из Европы и рассказывали, что они хотят зарегистрировать товарный знак в своей стране, но услуги местных поверенных даже по проверке обозначения стоят несоразмерно дорого. Поэтому дешевле зарегистрировать товарный знак в России и потом выйти, например, на Германию и весь Евросоюз, нежели чем подавать заявку напрямую в Евросоюз даже без международной регистрации.

Кроме того, при подаче международной заявки нужно учитывать, в какой стране находится сам заявитель. Если вы находитесь в России, то для вас основной и главный вариант — подавать национальную заявку в России, и потом подавать международную заявку. Даже если вы не планируете использовать свой товарный знак в России в ближайшее время, мы рекомендуем начать с российской заявки.

Вопрос / ответ

  1. Сколько времени занимает регистрация товарного знака за рубежом?

    Срок регистрации товарного знака за рубежом нормативно зафиксирован как год или полтора года, если страна делала соответствующую оговорку, предусмотренную Мадридским соглашением.

    Работает это так: мы подаем международную заявку, она регистрируется в международном бюро, и далее с этого момента начинает отсчитываться срок, в который иностранное патентное ведомство должно прислать уведомление об отказе в регистрации, если оно посчитают, что основания есть. Если же ведомство не успевает прислать такое уведомление в срок, значит знак считается зарегистрированным, а правовая охрана ему — предоставленной.

    Формат международной процедуры регистрации несколько отличается от того порядка, который мы привыкли видеть в России. Получающее патентное ведомство проводит экспертизу, Кто-то присылает нам решение о регистрации раньше этого нормативного срока, соответственно мы узнаем раньше о том, что регистрация состоялась. Кто-то ничего не присылает, и тогда по истечении года ВОИС фиксирует факт предоставления правовой охраны товарному знаку. Есть ведомства, которые не успевают за сроками, есть ведомства, которые в принципе проводят экспертизу, но ВОИС не уведомляют о факте проведения экспертизы, и результат получается тот же самый.

    Иногда срок регистрации может оказаться дольше, если с регистрации товарного знака за рубежом возникают споры с местными правообладателями или местным патентным ведомством.

    Например, регистрация товарного знака в ЕС иногда осложняется протестом против регистрации товарного знака от местных европейских компаний. Эти компании регулярно мониторят заявки на товарные знаки, и если они посчитают, что какое-то из заявленных обозначений нарушает их права, они присылают протест против регистрации.

    Далее начинается делопроизводство, аналогичное нашему делопроизводству в Палате по патентным спорам. Оно может длиться от 3-4 месяцев до года. И по его итогам мы получим финальное решение о том, что товарный знак зарегистрирован или не зарегистрирован.

  2. Из чего складывается стоимость услуг по международной регистрации? Почему она дороже российской?

    Когда мы говорим о международной регистрации товарного знака, то мы говорим о двух задачах: первая — зарегистрировать товарный знак в россии, вторая — подать международную заявку и провести полное делопроизводство по ней.

    Что касается российской регистрации: процедура ничем не отличается от обычной российской регистрации. При этом нужно учитывать дальнейший выход за рубеж в части выбора самого обозначения и перечня МКТУ (товаров и услуг). При этом классы МКТУ могут не совпадать в российской заявке и в международной.

    Стоимость международной регистрации складывается из стоимости госпошлин и услуг поверенного, который готовит и подает заявку. На этом этапе нам нужно определиться с перечнем товаров и услуг, с которым мы выходим на международную регистрацию. Дальше необходимо подготовить заявительные документы, пройти формальную экспертизу Роспатента, после чего заявка попадает в ВОИС. Оттуда заявка расходится по разным странам, и наша задача контролировать делопроизводство на каждом этапе.

    Мы получаем уведомление от ВОИС, от других национальных ведомств. Дальше мы эти запросы переводим, консультируем наших доверителей касательно правового значения этих запросов. Если требуются наши ответы и мы можем ответить на них самостоятельно, то мы отвечаем. В том случае, если запрос присылает страна, где для ответа на запрос требуется участие местного патентного поверенного, то мы находим контакты этого поверенного. Мы достаточно давно работаем с иностранными патентными поверенными, эти партнерские отношения позволяют обеспечивать нашим доверителям приемлемые цены и сроки на услуги иностранных коллег.

    Также мы помогаем в управлении проектом по международной регистрации вплоть до завершения делопроизводства в каждой отдельно взятой стране.

  3. Чем регистрация товарного знака по Мадридской системе отличается от национальных регистраций?

    Когда мы подаем заявку по национальной процедуре, это значит, что мы подаем заявку в патентное ведомство отдельно взятой страны. Мы должны заполнить местную форму заявления, подать его по местным законам, заплатить пошлину в их валюте и вести все делопроизводство на их языке. Каждое производство идет по своим правилам и срокам, за каждым нужно следить.

    В большинстве стран подать национальную заявку можно только через местных патентных поверенных. Иностранные граждане не имеют права общаться с патентным ведомством напрямую: если в документах заявки не указан представителем местный поверенный, то заявку просто не примут.

    Мадридская система нужна для того, чтобы упростить процедуру регистрации товарного знака в нескольких странах. Работает она следующим образом: вместо того, чтобы как по национальной процедуре, подавать в каждую страну отдельную заявку, мы подаем единую заявку во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), и оттуда ВОИС самостоятельно рассылает заявки по нужным странам. Это проще, потому что заявка подается одна, на одном языке, а дальше патентные ведомства сами заявки принимают. Дальнейшее делопроизводство также идет через ВОИС: централизованное управление продлением прав, управление лицензиями, отчуждениями, и так далее.

  4. Что такое ВОИС?

    Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС, World Intellectual Property Organization, WIPO) — международная организация, занимающаяся администрированием ряда ключевых международных конвенций в области интеллектуальной собственности. Секретариат ВОИС или Международное бюро расположен в Женеве и имеет штатных сотрудников, представляющих более 90 стран. В настоящее время членами ВОИС являются 193 государства.

  5. Что такое Мадридская система международной регистрации товарных знаков?

    Чтобы упростить регистрацию и управление, еще в конце девятнадцатого века была создана система международной регистрации товарных знаков. Дипломаты нескольких стран подписали Мадридское соглашение, чтобы договориться об общей процедуре подачи заявок на товарные знаки.

    С тех пор к Мадридской системе присоединилось больше 120 стран, в том числе и Россия, все европейские страны, США, Беларусь, Узбекистан и другие страны СНГ, Азия, страны Африки и даже Мозамбик и Лихтенштейн.

    Международных свидетельств в Мадридской системе по-прежнему не выдают, но сама процедура стала централизованной. Если вы собираетесь регистрировать товарный знак в трех и более странах, и они есть в Мадридском соглашении, то вам, вероятнее, будет выгоднее воспользоваться именно этой процедурой вместо того, чтобы подавать отдельные заявки. Подается одна международная заявка через Роспатент в ВОИС, а ВОИС уже самостоятельно рассылает заявку в выбранные для регистрации страны. В дальнейшем каждая страна самостоятельно принимает решение о регистрации вашего товарного знака.

Полезные статьи

  • 22 10 2022
    В каком порядке оплачиваются пошлины за международную регистрацию?
  • 12 04 2022
    Как зарегистрировать товарный знак за рубежом
  • 02 11 2022
    Как выбрать страны для регистрации товарного знака?
  • 04 11 2022
    Как заранее узнать, зарегистрируют ли мой знак в другой стране или нет?
  • 13 10 2022
    Когда лучше подавать международную заявку, вместе с российской или попозже?
  • 11 10 2022
    Как получить международное свидетельство на товарный знак?
  • 17 10 2022
    Когда регистрация по Мадридской процедуре выгоднее, чем по национальной?
  • 12 10 2022
    Могу ли я зарегистрировать свой знак на весь мир и сколько это будет стоить?
  • 07 11 2019
    Алексей Башук рассказал, как вывести товарный знак на международный уровень
Поделиться:

Столкнулись с похожей ситуацией? Получите консультацию у нашего специалиста