Патентование за рубежом: тонкости, о которых вам стоит узнать заранее

10.08.2022

Эта публикация — дополнительный материал к книге о защите интеллектуальных прав «Своровали? Накажи!» Алексея Башука и Максима Ильяхова. Если вам понравилась книга и вы считаете, что она полезна читателям, оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге на сайте «Лайвлиб», «Озон», издательства «Альпина» или магазина «Читай-город».

Возможно, именно ваша рекомендация поможет кому-то сделать правильный выбор. А может быть, издательство посмотрит отзывы и предложит выпустить продолжение — кто знает :-)


В книге мы подробно разбираем, как происходит патентование: как работают патенты за рубежом, чем отличается международное патентование по процедуре РСТ (Договор о патентной кооперации) от национального.

В этой отдельной статье поговорим о более тонких деталях, которые точно стоит знать тем, кто затевает международный бизнес.

Что выгоднее: одна международная заявка или несколько национальных

Если изобретатель с самого начала знает, что будет получать патент только в одной стране, то подавать международную заявку нет смысла, потому что за нее нужно платить отдельные пошлины. Но если изобретатель собирается получать патенты в нескольких странах, тут РСТ становится выгоднее.

В некоторых странах пошлины за подачу международной заявки меньше, чем за подачу прямой национальной заявки, да и работы юристов там меньше, чем при подготовке новой заявки. Из-за этого переход международной заявки на национальную фазу, как правило, быстрее и дешевле, чем подача обычной прямой заявки.

При этом в системе РСТ предусмотрено снижение пошлин в десять раз для людей из «наименее развитых стран». Россию к ним тоже относят — немного обидно, зато выгодно. Поэтому, если речь идет о получении патента в нескольких странах сразу, эта экономия может компенсировать затраты на подачу международной заявки.

Для чего нужна международная предварительная экспертиза

Еще один плюс: по международной заявке в обязательном порядке проводят международный поиск и по отдельному запросу изобретателя могут провести международную предварительную экспертизу. В итоге изобретатель может получить дополнительное заключение о патентоспособности своего изобретения.

Это заключение ни к чему не обязывает патентные ведомства других стран, и они все равно будут принимать итоговое решение самостоятельно. Но при этом некоторые страны сокращают и даже не проводят свою экспертизу по тем заявкам, которые уже проверил международный поисковый орган. В общем, смысл международной предварительной экспертизы в том, чтобы точнее спрогнозировать результаты будущего патентования в разных странах.

ВОИС дает право проводить международную предварительную экспертизу только особенно опытным ведомствам некоторых стран, которые подтвердили квалификацию своих экспертов и соответствие высоким стандартам ВОИС. На весь мир таких ведомств всего два десятка, и тут нам есть чем гордиться: Роспатент — один из них.

Как работает ускоренное патентное производство

Смысл международной патентной заявки в том, чтобы дать изобретателю на полтора года больше времени на размышления о дальнейшей судьбе патента. Но иногда бывают обратные ситуации: патент нужно получить как можно быстрее.

Для этого есть программа Patent Prosecution Highway (РРН). Это сеть договоров, по которым несколько десятков стран договорились между собой о единых стандартах экспертизы патентных заявок. Их смысл в том, что после того, как ведомство одной страны провело экспертизу, ведомство другой страны будет опираться на результаты той экспертизы. Кто-то не проводит заново поиск, кто-то и вовсе не проводит свою экспертизу и просто принимает такое же решение, как и первая страна, — тут уже все зависит от конкретных стран и их договоренностей. В результате сроки получения патента в зарубежной стране могут сократиться с обычного года до нескольких месяцев.

Процедура РРН работает и с прямыми, и с международными патентными заявками. Например, изобретатель подает заявку в России, а потом через полгода подает прямую заявку в США и просит провести экспертизу в ускоренном порядке. Или другой вариант: изобретатель подает патентную заявку в России, потом через полгода подает международную заявку, потом год-полтора ищет инвесторов, а как находит — быстро пролетает национальную фазу по ускоренной процедуре и получает патенты в нужных странах.

За ускоренное рассмотрение заявки по программе РРН не нужно платить никаких дополнительных пошлин. При этом запросов от экспертизы меньше, а вероятность выдачи патента выше, поэтому и денег на рассмотрение заявки по программе PPH уходит меньше. Если нужная вам страна участвует в РРН — пользуйтесь этим.

Зачем нужен анализ патентной чистоты в каждой стране

Выдача патента еще не означает, что изобретатель может поставлять свои продукты в чужую страну и не нарушит чужие права. С другой стороны, даже если какая-то страна отказала в выдаче патента, это еще не значит, что изобретатель не может поставлять туда свои продукты. Я веду к патентной чистоте.

Когда мы говорили с вами о патентах, мы разбирались в том, что патент получают на конкретное техническое решение, а в готовом продукте может быть использовано десятки и сотни решений. Как в примере из книги про лопаты: мы можем получить патент на лопату с пульсометром, но без разрешения патентообладателя пульсометров мы не сможем легально продавать свои пульсометрические лопаты.

Так и в случае с патентованием за рубежом. Когда изобретатель получает патент, это подтверждает только три факта: ему принадлежит исключительное право на это техническое решение, он его автор и действует это право с определенной даты. После того как изобретатель получил патент, он может как угодно распоряжаться этим правом в стране — продавать лицензии или вовсе передать его другой компании.

Но если изобретатель собирается поставлять в страну продукты, в которых воплощено это решение, одного патента ему не хватит. Нужно проводить анализ патентной чистоты всего продукта в отношении каждой конкретной страны. Для этого нужно разбираться с каждым элементом продукта и проверять, не использовано ли в этой части чужое запатентованное решение.

Если все чисто и никаких патентов в этой стране нет — прекрасно, запускаем поставки. Если нашелся чей-то истекший патент — тоже великолепно, он уже перешел в общественное достояние, а значит, пользоваться этой технологией может кто угодно, даже такие иностранцы, как мы с вами. Только тут нужно будет проверить, точно ли истек срок для восстановления патента: иногда бывает так, что патент истек, но на его восстановление дается несколько лет, и патентообладатель прилетает в последний месяц отведенного срока.

А вот если вы обнаружите действующий чужой патент, то тут ситуация сложнее: придется или менять что-то в устройстве, чтобы избежать нарушения, или идти договариваться с патентообладателем. Чтобы не тратить деньги, вы можете попробовать договориться с ним о кросс-лицензировании: он дает вам право использовать свое решение, а вы ему — свое. В итоге вы с ним вдвоем возглавляете рынок условных лопат с пульсометрами во всей стране.

Теперь вы сами догадываетесь, что происходит, когда страна отказывает в выдаче патента. Сам по себе отказ еще не означает, что изобретатель не может ввозить свой продукт в эту страну. Нужно разбираться в причинах отказа.

Что делать, если какая-то страна отказала в выдаче патента

Если в отказе сослались на действующий чужой патент — надо идти и договариваться с патентообладателем. Если в отказе сослались на истекший патент или вообще какую-то научную публикацию, то монополию на такое решение уже никто не получит. Изобретатель сможет продавать свой продукт с этим решением в этой стране, просто ему нужно понимать, что завтра это решение могут начать использовать конкуренты и он уже не сможет им помешать.

В конечном счете даже отказ в выдаче патента — это не приговор изобретателю и судьбе его компании. Патент — это просто рыночный инструмент, который дает монопольное право на техническое решение. Да, если компания не получает такую монополию, она не получает сильный инструмент конкурентной борьбы. Но при этом в ее арсенале остаются еще сотни других инструментов:

  юридические — товарные знаки, промышленные образцы, авторские права;
  продуктовые — качество, срок службы, функции, сервис;
  экономические — цены, акции, рассрочки, кредит, лизинг, подписки;
  маркетинговые — узнаваемость, престиж, упаковка, каналы рекламы.

С патентами, как и с другими исключительными правами, работает все тот же принцип: сам ищешь нарушителей и сам с ними судишься. Поэтому, если вы собираетесь когда-нибудь подавать патентную заявку в другую страну, первый вопрос, о котором нужно будет подумать: кто и как будет защищать ваши интересы в этой стране.

Коротко о главном:

  1. Если вы патентуете решение сразу в нескольких странах, то, скорее всего, процедура РСТ будет для вас выгоднее, чем национальные заявки.
  2. Для изобретателей из России есть существенные льготы по патентным пошлинам. Чтобы воспользоваться ими, нужно подавать патентную заявку от лица самих авторов, а не от компании.
  3. Ускоренное патентное делопроизводство PPH работает только в отношении некоторых стран, и если нужная вам страна участвует в этой программе, ей стоит воспользоваться.
  4. Если вы поставляете товары в другую страну, нужно озаботиться не только вопросом патентования своего решения, но и анализом патентной чистоты. Это нужно для того, чтобы выяснить, не нарушаете ли вы права каких-нибудь местных компаний.

Вопрос / ответ

  1. Какие преимущества дает патент?

    Патент дает своему владельцу монопольное право на производство и продажу запатентованного технического решения. Это позволяет использовать запатентованный объект только Вам и запрещать его использование остальным.

    За нарушение Вашего исключительного права на запатентованный объект Вы можете взыскать с нарушителя компенсацию до 5 миллионов рублей за каждый случай нарушения. Также наличие патента уберегает Вас от риска того, что кто-то другой запатентует изобретенное Вами устройство и запретит его использовать Вам.

    Сам патент является нематериальным активом, его можно оценить и поставить на баланс организации, увеличив ее капитализацию.

    Для аспирантов и научных работников патент нужен для подтверждения научной состоятельности при защите диссертации или участии в грантовых конкурсах.

  2. Чем отличается предварительный патентный поиск от полного патентного поиска?

    В ходе предварительного патентного поиска мы в общих чертах анализируем уровень техники и принимаем решение, готовы ли мы взяться за патентование вашего технического решения.

    Задача этого этапа — понять, относится ли в принципе решение к объектам патентных прав. Как правило, на этом этапе отсеиваются бизнес-методы, объекты авторских прав, «вечные двигатели» и несформированные идеи, которые точно не получится запатентовать.

    Полный патентный поиск мы проводим на этапе подготовки заявки, он занимает в среднем 5-7 рабочих дней. На этом этапе мы подробно анализируем ваше устройство, его специфические технические отличия от уже известных устройств. Результаты такого поиска мы обсуждаем с вами и затем оформляем в виде анализа уровня техники, который вносим в патентную заявку.

  3. В чем разница между промышленным образцом, изобретением и полезной моделью?

    В качестве изобретения регистрируют способы, систему из нескольких устройств, составы веществ или сложные устройства. В качестве полезной модели (малое изобретение) регистрируют простые устройства, новые, но не настолько сложные, чтобы соответствовать критерию изобретательского уровня. Патент на промышленный образец, в отличие от других видов патентов, защищает не техническое решение, а дизайн объекта, только его внешний вид.

  4. Я покупаю товар за рубежом, привожу его в Россию и выставляю на маркетплейсе. Бренд товара в России не зарегистрирован как товарный знак. Нужно ли его регистрировать?

    В вашей ситуации товарный знак не просто можно регистрировать — его очень желательно регистрировать.

    Допустим, в Литве есть производитель, он делает товар под брендом, условно, «Camomile». Даже если у него зарегистрирован знак в Литве, этот литовский знак действует только на территории Литвы. В России этот знак не действует.

    Когда товар с маркой «Camomile» приходит в Россию, тут может быть все, что угодно. Может быть у нас такой знак уже кем-то зарегистрирован, и ваш литовский «Camomile», получается, контрафакт. А может быть такой знак еще не зарегистрирован, и тогда литовцам явно стоит поторопиться, чтобы этого не сделал кто-то другой.

    Если литовцы вовремя не зарегистрируют свой знак «Camomile» в России, они рискуют потерять рынок. Допустим, вы зарегистрируете «Camomile» на себя, и станете здесь правообладателем этого бренда. Кроме вас товар под таким брендом в РФ продавать никто не сможет, даже сами литовцы. Получается, что вы станете эксклюзивным дистрибьютором. А если они будут сильно против, то вы просто смените литовского поставщика на китайского и продолжите продавать свой «Camomile» в России.

    Конечно, выше я описал случай, уже близкий к недобросовестной конкуренции, но таких случаев уж очень много, и большинство конфликтов вокруг иностранных брендов, не зарегистрированных в России, крутится вокруг примерно такого развития событий.

    В общем, в таком случае стоит или зарегистрировать знак на себя, или попросить иностранных производителей зарегистрировать себе знак в России и дать вам разрешение на использование знака и продажу маркированных им товаров в РФ.

  5. Что даёт патент РФ на промышленный образец?

    Патент дает своему владельцу монопольное право на производство и продажу запатентованного изделия. Это позволяет использовать запатентованный объект только Вам и запрещать его использование остальным.

    За нарушение Вашего исключительного права на запатентованный объект Вы можете взыскать с нарушителя компенсацию до 5 миллионов рублей за каждый случай нарушения. Также получение патента на промышленный образец уберегает Вас от риска того, что кто-то другой запатентует ваш дизайн и запретит использовать его Вам.

    Сам патент является нематериальным активом, его можно оценить и поставить на баланс организации, увеличив ее капитализацию.

Полезные статьи

  • 09 08 2022
    Регистрация товарного знака за рубежом: тонкости, о которых вам стоит узнать заранее
  • 12 04 2022
    Как зарегистрировать товарный знак за рубежом
  • 12 10 2022
    Как устанавливается дата приоритета при подаче Мадридской заявки?
  • 17 10 2022
    Когда регистрация по Мадридской процедуре выгоднее, чем по национальной?
  • 07 11 2019
    Алексей Башук рассказал, как вывести товарный знак на международный уровень
  • 13 10 2022
    Когда лучше подавать международную заявку, вместе с российской или попозже?
  • 22 10 2022
    В каком порядке оплачиваются пошлины за международную регистрацию?
  • 21 10 2022
    Если мне не нужен товарный знак в России, то как я могу сразу начать международную процедуру?
  • 25 12 2017
    Мы зарегистрировали федеральный товарный знак США по национальной процедуре регистрации в 5 раз дешевле и в 2 раза быстрее, чем при обычной регистрации по процедуре Мадридского соглашения
Поделиться:

Столкнулись с похожей ситуацией? Получите консультацию у нашего специалиста