Подготовка ответа на отказ регистрации торгового знака в Москве и по всей России

Какие бывают основания для отказа Роспатента в регистрации товарного знака 

Когда эксперт Роспатента проводит экспертизу товарного знака, его задача — выявить основания для отказа. Знак зарегистрируют только если таких оснований не нашлось. Вот самые распространенные причины, по которым Роспатент отказывает в регистрации.

1. Сходство до степени смешения с другими товарными знаками

Когда эксперт сравнивает обозначения, он обращает внимание на то, как они выглядят, как произносятся слова и какой смысл в них заложен. Сходства хотя бы по одному из критериев может быть достаточно, чтобы отказать в регистрации. 

2. Отсутствие различительной способности: указание на товары и услуги

Указательные названия прямо указывают на товары или услуги, поэтом защитить такие названия не получится. Роспатент считает их неохраняемыми элементами и не регистрирует как товарные знаки. Если у обозначения нет различительной способности, это не значит, что его нельзя использовать в бизнесе. Однако, как товарный знак его не зарегистрируют — ни вы, ни кто-либо еще. 

3. Отсутствие различительной способности: указание на свойства товаров

Под понятием «свойство товара» подразумеваются присущие товару свойства, его особенные характеристики, в том числе носящие хвалебный характер. К элементам, указывающим на свойство товара, относятся следующие: «сливочное», «ванильное», «пастеризованное», «натуральный», «мягкий», «гибкий», «прочный» и т.д.

4. Отсутствие различительной способности: общепринятые термины

Нельзя зарегистрировать обозначения, состоящие только из элементов, являющихся общепринятыми терминами. 

5. Отсутствие различительной способности: отсутствие словесного характера

Здесь речь идет об аббревиатурах. Аббревиатуру можно регистрировать, однако исход дела зависит от того, имеет ли она словесный характер. По умолчанию считается, что аббревиатуры, особенно без гласных букв, не обладают различительной способностью, и покупатель не сможет отличить один товар от другого по такому названию.

6. Введение потребителей в заблуждение

Часто бывают пограничные случаи, и экспертиза Роспатента отказывает там, где можно было бы товарный знак зарегистрировать. И здесь вопрос в том, получится ли доказать свою позицию и привести нужное количество аргументов.

7. Ложные обозначения

Ложные обозначения способны ввести потребителей в заблуждение в отношении качества, происхождения или иных характеристик товара.

8. Противоречие общественным интересам

Роспатент может отказать в регистрации названий, которые противоречат нормам морали. С другой стороны, мы не раз регистрировали названия, не содержащие какого-либо явного неприличного смысла, и их интерпретация на предмет ругательного эвфемизма требовала додумывания.

9. Сходство с фирменными наименованиями

Перед тем, как подать обозначение на регистрацию, нужно обращать внимание на те фирменные наименования, которые действовали раньше. При этом объем прав на фирменное наименование — это не просто коды ОКВЭД, а это те виды деятельности, в отношении которых компания ведет свою деятельность.

10. Сходство с коммерческими обозначениями

Коммерческое обозначение индивидуализирует само предприятие, а не его товары и услуги. Задача коммерческого обозначения — выделять конкретное предприятие, как производителя продуктов.

11. Сходство с НМПТ

НМПТ — это способ индивидуализации товаров или услуг, привязанный к определенной местности и четко ассоциирующийся с ней.

12. Сходство с известными зарубежными товарными знаками

Когда эксперт Роспатента видит в поиске что-то хотя бы слегка напоминающее обозначение огромной корпорации, он скорее всего откажет менее известному заявителю. Проще немного перестараться и защитить корпорацию, чем зарегистрировать спорный товарный знак обычного предпринимателя, а потом выяснять отношения с юридическим отделом корпорации. В результате к обозначениям крупных корпораций экспертиза относится особенно внимательно.

13. Использование названий охраняемых культурных и природных объектов

К особо ценным объектам относятся историко-культурные и природные комплексы, архитектурные ансамбли и сооружения, и другие объекты, ценные с точки зрения истории, археологии, культуры, архитектуры, науки и искусства.

14. Использование объектов авторских прав
15. Имена известных лиц

Чтобы оспорить отказ в регистрации товарного знака:

1. Разобраться со сроками обжалования.
2. Выяснить причины отказа и определиться с основаниями для обжалования
3. Подать возражение в Палату по патентным спорам.
4. Объяснить свою позицию коллегии Палаты в ходе заседаний.
5. Если Палата приняла нужное решение — получить регистрацию, если нет — обжаловать решение Палаты в Суде по интеллектуальным правам

Через сколько придет решение после направления ответа на уведомление

После направления ответа на уведомление Роспатента срок ожидания решения зависит от типа уведомления и сложности ситуации.

До 2 месяцев — основной период, в течение которого Роспатент принимает решение после получения вашего ответа на предварительный отказ или запрос.

Максимум 4 месяца — если экспертиза требует дополнительного анализа (например, при сложных спорах о сходстве знаков).

Если Роспатент запрашивает дополнительные документы (например, уточнения по МКТУ или доказательства использования знака), срок приостанавливается. Ответ на такой запрос нужно предоставить в течение 3 месяцев, после чего отсчет возобновляется. Пропуск этого срока ведет к отказу в регистрации.

Ходатайство о досрочном рассмотрении подается вместе с ответом на уведомление. Это сокращает срок до 1–1,5 месяцев, но применяется только при отсутствии спорных вопросов.

Если через 4 месяца после ответа решение не вынесено, это может означать неформальный отказ. В таком случае нужно запросить официальное пояснение в ФИПС.

Могут быть ошибки в ответе: например, неубедительные доказательства различий с противопоставленным знаком или неточности в перечне МКТУ. Это ведет к повторным запросам и увеличивает срок до 6–8 месяцев. 

Если сроки превышают 4 месяца — направьте официальный запрос через сервис Роспатента. Среднее время ответа на обращения — 2 рабочих дня.

Что делать, чтобы не получить отказ в государственной регистрации товарного знака

Проверка обозначения перед подачей заявки нужна для того, чтобы определить перспективы предстоящей регистрации и понять для себя, стоит ли подавать на регистрацию название в исходном виде или это окажется потерей времени, денег и нервов.

По результатам проверки товарного знака мы можем сделать следующие выводы:

1. Название в целом пригодно к регистрации и есть хорошие шансы его зарегистрировать.
2. Обозначение спорное, но можно попробовать отстоять регистрацию через возможный спор с экспертом Роспатента.
3. Название занято другой компанией либо есть слишком похожее. В таком случае можно подать заявку и попробовать договориться с другими правообладателями о получении письма-согласия, оспорить чужую регистрацию через суд или рассмотреть вариант смены своего обозначения.

Сходство обозначений. Эксперт оценивает сходство обозначений по фонетическому, графическому и семантическим признакам. Фонетический — насколько похоже произносятся слова, графический — насколько похоже пишутся, семантический — насколько похоже по смыслу.

Однородность товаров и услуг. Иногда бывает так, что однородными признают даже товары и услуги между собой.

Эксперты Роспатента и суды при определении однородности обращают внимание на более чем десяток факторов: вид товаров, их свойства, материалы из которых они изготовлены, предназначение, цена, взаимозаменяемость, взаимодополняемость, способы рекламирования и продажи, условия сбыта, круг потребителей и другие факторы. 

Если зарегистрированные на однородные товары и услуги действующие обозначения выявлены, тогда следует изучить, есть ли основания для их аннулирования: нарушение правил или основания, связанные с неиспользованием.

Иные факторы. Также на оценку опасности смешения влияют и иные факторы. Например, известность обозначения, объем его реального использования, наличие серии товарных знаков и другие обстоятельства. Например, чем известнее компания-правообладатель на рынке, тем выше вероятность, что с ее обозначением могут перепутать другое обозначение, поэтому вероятность смешения повышается.

После того, как вы проверите все найденные знаки, имеет смысл написать свое название на транслите и проверить все заново. Дело в том, что многие системы неправильно транслитерируют слова с кириллицы на латиницу и наоборот, и из-за этого иногда можно получить два разных результата поисковой выдачи.

При этом нужно будет проверить все результаты поисковой выдачи до конца. Иногда бывает так, что даже профессиональные коммерческие системы показывают сходное обозначение где-то в районе тридцатой страницы поиска, когда уже, казалось бы, сходных обозначений точно нет.

Дальше пора переходить к регистрации товарного знака. Тут у предпринимателя есть два варианта. Первый вариант: самостоятельная регистрация. Предприниматель сам выбирает самое перспективное на его взгляд обозначение, сам подает заявку в Роспатент и сам ведет все делопроизводство.

Второй вариант: обратиться к нам, патентным поверенным, чтобы мы проверили оставшиеся варианты и провели процедуру регистрации от начала и до конца.

Входит ли ответ на предварительный отказ в регистрации товарного знака в стоимость 

В большинстве случаев, когда предпринимателям и компаниям необходима регистрация товарного знака под ключ, владельцы бизнеса в первую очередь отправляются за информацией в интернет. В сети можно найти несколько сотен страниц разных патентных бюро, юридических компаний и отдельных юристов. Может показаться, что все они делают примерно одно и то же, и помощь в регистрации товарного знака одинаковая, однако в деталях кроется большая разница. 

Каждая компания понимает под регистрацией товарного знака свой набор услуг. Кто-то называет «регистрацией» только подачу заявки, кто-то — подачу заявки и ведение делопроизводства. Кто-то включает в стоимость регистрации только ответы на формальные запросы экспертизы, а кто-то добавляет к ней и ответы на предварительные отказы, которые бывают в большей части регистраций. Поэтому при выборе исполнителя стоит обращать внимание не только на номинальную цену услуги, но и на то, что именно обязуется сделать компания за эти деньги, на каждый этап регистрации, что компания будет делать для оспаривания отказа в регистрации товарного знака.

Патентный поверенный не имеет права давать доверителям гарантий стопроцентного положительного результата решения Роспатента по конкретному делу, иначе может возникнуть вопрос о возможной аффилированности поверенного и эксперта Роспатента. Зато поверенный может гарантировать свои действия в случае возникновения сложностей в делопроизводстве. 

Мы берем на себя обязательства обжаловать отказ в Палате по патентным спорам или бесплатно подать повторную заявку на регистрацию другого товарного знака. Эти гарантии должны прямо указаны у нас в договоре. 

Поэтому прежде чем оплачивать услуги регистрации товарного знака компании, проверьте договор и убедитесь, что там есть положения обо всех обязательствах, которые вы обсуждали по телефону.