Регистрация второго товарного знака «ELSIN» для компании «Торгэлектроника»

Интернет-магазин «Элсин» продает электронные компоненты, инструменты, приборы. На сайте можно найти как распространенный товар, так и редкие экземпляры, которые крайне трудно достать.

В 2020 году компания «Торгэлектроника» самостоятельно подала на регистрацию товарный знак «Элсин», но получила предварительный отказ. Директор обратился к нам с вопросом, можем ли мы ответить на уведомление и убедить Роспатент зарегистрировать их товарный знак.

Мы изучили полученные документы и выяснили, что в заявке на самом деле был неправильно составлен перечень товаров и услуг. Даже если бы товарный знак и зарегистрировали бы, его регистрация оказалась бы для компании бесполезной. В частности, товарный знак был заявлен на классы МКТУ для производства товаров. Но компания нашего доверителя не производила электротовары под собственной маркой — у них был интернет-магазин. А значит, их товарный знак следовало заявлять на услуги торговли, то есть совершенно другой класс МКТУ.

На этом проблемы заявки не заканчивались. Обозначение было указано следующим образом:

Элсин (ЭЛСИН)

Elsin (ELSIN)

Разумеется, компания не использовала обозначение в таком виде — они использовали где-то «Элсин», а где-то «ELSIN». Но юрист, который подавал заявку, видимо подумал, что если написать слово в нескольких вариациях сразу, то такая регистрация разом защитит все варианты написания. Но на деле закон работает не так. Как патентные поверенные, мы понимаем, что для Роспатента и судов подобная регистрация выглядит не как четыре варианта одного обозначения, а как один большой товарный знак. В результате правообладатель такого знака может столкнуться с критическими сложностями при защите такого знака от нарушителей, а также риском аннулирования знака в связи с неиспользованием.

В итоге вместо того, чтобы подавать ответ на предварительный отказ, мы предложили директору компании подать новые заявки: один вариант на кириллице «Элсин», другой — на латинице «ELSIN».

Для того, чтобы добиться регистрации товарного знака «Элсин», нам пришлось пройти через предварительный отказ Роспатента. Мы писали обстоятельный ответ, где подробно излагали нашу позицию и в итоге смогли мотивировать перед Роспатентом отсутствие сходства между обозначением нашего доверителя «Элсин» и противопоставленной регистрацией. В результате товарный знак «Элсин» был успешно зарегистрирован, а задача компании — решена.

Затем директор доверил нам регистрацию их второго товарного знака «ELSIN». В этот раз обозначение было словесным. Зарегистрировать словесный товарный знак — значит получить возможность защитить свои интересы при использовании названия, вне зависимости от выбранного цвета шрифта, а также сопровождения любой графикой. Такая регистрация дает самую широкую правовую охрану названию.

В заявительной документации мы указали узкий перечень товаров и услуг, отличающийся от перечня найденных нами товарных знаков. Таким образом, за счет разнородности услуг шанс на успешную регистрацию был выше, нежели если бы мы указали 35 класс МКТУ целиком.

В отличие от довольно непростой регистрации предыдущего товарного знака «Элсин», в этот раз процедура регистрации прошла без отказа со стороны Роспатента. По итогам делопроизводства мы получили положительное решение, и товарный знак «ELSIN» был успешно зарегистрирован.