Первым делом мы провели проверку обозначения «Aztec» на тождество с уже зарегистрированными товарными знаками и поданными заявками, а также на сходство до степени смешения. Это нужно для того, чтобы оценить возможные риски, с которыми мы можем столкнуться при регистрации товарного знака, и понять, как их минимизировать.
Предварительная проверка показала, что в Реестрах товарных знаков и заявок уже было зарегистрировано несколько сходных товарных знаков, которые действовали в отношении похожих услуг. Мы рассказали об этом нашему доверителю. Оказалось, что компания не готова менять обозначение, поскольку за годы использования оно приобрело известность среди клиентов и контрагентов.
Тогда мы предложили Евгению подать на регистрацию комбинированный товарный знак: к слову добавить логотип. При этом в самой заявке мы указали расширенный перечень услуг, чтобы добиться положительного решения по основным.
Предприниматель наш план одобрил, и мы подали заявку в Роспатент. Спустя несколько месяцев после подачи заявки от экспертизы пришел предварительный отказ, где нам сослались на сходный до степени смешения зарегистрированный товарный знак другого правообладателя.
Противопоставленный товарный знак был зарегистрирован для части однородных услуг 41 класса МКТУ. Но дело в том, что при установлении однородности товаров должны приниматься во внимание род товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение, круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Вывод об однородности делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности.
Мы написали обстоятельный ответ на предварительный отказ и направили его экспертам. В ответе мы подробно обосновали причины, по которым наш знак должен быть зарегистрирован, сослались на закон, практику и акты самого Роспатента. В результате эксперт Роспатента согласился с нашими доводами, и Роспатент прислал нам решение о регистрации. Товарный знак «Aztec» был успешно зарегистрирован.
