Получили письмо-согласия у датской компании-производителя игровых конструкторов «Lego», ответили на предварительный отказ и зарегистрировали товарный знак «Dimensions»

«Dimensions» — это наборы для вышивания

Предприниматель Александр Кирица хотел получить на название «Dimensions» исключительное право, чтобы обезопасить деятельность от конкурентов, и беспрепятственно реализовывать товары на маркетплейсах. Для этого нужно было зарегистрировать товарный знак, и с этой задачей предприниматель обратился к нам.

Предварительная проверка названия «Dimensions» показала, что для части интересующего нас класса МКТУ зарегистрирован товарный знак, принадлежащий датской компании-производителю игровых конструкторов «Lego Juris A/S». Существовал риск того, что эксперты Роспатента сочтут обозначение нашего доверителя и знак зарубежного правообладателя сходными до степени смешения и откажут в регистрации. Дело в том, что к обозначениям крупных корпораций экспертиза относится особенно внимательно. Когда эксперт видит в поиске что-то хотя бы слегка напоминающее обозначение крупной компании, он скорее всего откажет менее известному заявителю. Проще немного перестараться и защитить корпорацию, чем зарегистрировать спорный товарный знак, а потом выяснять отношения с юридическим отделом корпорации.

Мы нередко сталкиваемся с подобными ситуациями на практике, и обычно здесь есть два основных пути решения задачи. Первый — доработать обозначение, чтобы повысить его различительную способность с другими знаками. Второй — подать знак в том виде, в каком он есть, и постараться добиться решения о регистрации за счет аргументированной переписки с экспертами Роспатента, а также запросить письмо согласие у правообладателя сходного знака.

Мы рассказали доверителю о результатах проверки и дальнейших вариантах действий и решили, что подадим на регистрацию название «Dimensions» в исходном виде и постараемся добиться регистрации за счет аргументированного ответа на уведомление Роспатента, а также запросим письмо согласия у зарубежной компании. Согласовав порядок работ с нашим доверителем, мы заполнили заявительную документацию и отправили в Роспатент.

Как мы и предполагали, несколько месяцев спустя мы получили предварительный отказ от Роспатента. Мы с таким отказом согласны не были и готовы были подкрепить свое несогласие действиями. Мы провели переговоры с иностранным правообладателем, и юрист «Lego Juris A/S» согласовал нам подписание письма-согласия по подготовленному нами проекту. Такой вариант устраивал обе стороны и исключал вероятность смешения обозначений в глазах потребителей — правообладатели могли существовать на рынке, не нарушая прав друг друга.

Мы подготовили аргументированный ответ, в котором подробно раскрыли нашу позицию с опорой на действующее законодательство, методические рекомендации Роспатента и актуальную судебную практику. К ответу мы приложили скан и перевод на русский язык письма-согласия. Роспатент приведенные нами доводы принял. По итогам непростого делопроизводства товарный знак «Dimensions» был успешно зарегистрирован.