Сеть доставок еды в Черноземье «NINJAFOOD» подала заявку на регистрацию товарного знака и получила отказ. Но когда в дело вступили мы, регистрация состоялась

«NINJAFOOD» — это сеть доставок еды в Черноземье: пицца, роллы, WOK, закуски и напитки.

Изначально у ресторана было другое название, которое воспроизводило название известного мультипликационного персонажа. Компания работала под данным обозначением несколько лет, но затем получила претензию от российского представительства. В результате претензионного спора компания провела ребрендинг и стала называться «NINJAFOOD».

В ближайшие планы компании входило расширение своего присутствия в Черноземье. Регистрация товарного знака нужна была компании для того, чтобы получить исключительное право на название и в последующем продавать франшизу. Сама суть франшизы заключается в том, что один предприниматель продает другому предпринимателю право использовать собственный бренд.

В 2019 году компания «Ниндзя Фуд» подала заявку на регистрацию товарного знака «NINJA FOOD» с помощью другой компании, оказывающей юридические услуги в сфере интеллектуальной собственности. Однако из-за сходства до степени смешения с другим товарным знаком «NINJA» стороннего правообладателя, зарегистрированным ранее, компания получила предварительный отказ. Компания ответила на отказ, получила решение о регистрации, но перечень товаров и услуг оказался неполным. По сути компания получила решение о регистрации, но это решение для нее было хуже отказа. Тогда директор отказался продолжать дальнейшее сотрудничество, не стал уплачивать пошлину за получение свидетельства и решил заняться поиском другого исполнителя, который смог бы предложить стратегию дальнейших действий и взяться за дело. В результате Денису Лобанову, соучредителю «Ниндзя Фуд», порекомендовали обсудить эту задачу с нами.

Мы изучили перспективу повторной регистрации предоставленного нам на проверку обозначения «NINJA FOOD» в качестве товарного знака.

Действительно, в Реестрах Роспатента уже были товарные знаки и со словом «NINJA», и со словом «FOOD» в интересующих нас видах деятельности. Роспатент мог с большой долей вероятности эти обозначения нам противопоставить и прислать предварительный отказ. Такие ситуации в нашей практике возникают довольно часто, и обычно при наличии сходных обозначений есть два основных пути решения задачи. Первый — доработать название, чтобы повысить его различительную способность с другими знаками. Второй — подать знак в том виде, в каком он есть, и постараться добиться решения о регистрации за счет аргументированной переписки с экспертами Роспатента, а также запросить письмо согласие у правообладателя сходного знака.

Поскольку компания не так давно уже проводила ребрендинг, и название «NINJA FOOD» приобрело известность среди клиентов и контрагентов, доверитель менять обозначение не был готов. Тогда мы решили, что подадим на регистрацию две заявки: словесное обозначение и комбинированное, и постараемся добиться регистрации за счет аргументированного ответа на уведомление Роспатента. При этом, чтобы минимизировать риски отказа, мы предложили нашему доверителю в заявке написать обозначение слитно: «NINJAFOOD». Конечно, окончание словесных элементов «-FOOD», является слабым элементом обозначений, используемых разными производителями для индивидуализации товаров пищевой промышленности в силу вариаций значений слова «food» (пища, продукты). Вместе с тем, важную роль в создании нового фантазийного слова, придании ему различительной способности играет начальная часть элемента, к которой прибавляется элемент «-FOOD». Объединение двух слов в одно — это далеко не универсальный ход, и в ходе проверок мы видели много заявок, по которым Роспатент выносил отказы. Но именно в этом случае такой ход мог спасти регистрацию — мы знали это, потому что ориентировались на свежую практику Суда по интеллектуальным правам и на нашу собственную практику, как, например, при регистрации товарного знака «NЯMKAFOODS».

Мы проговорили с нашим доверителем порядок работы, согласовали перечень товаров и услуг и отправили заявку в Роспатент. Благодаря тщательной предварительной проверке и точечной доработке обозначения регистрация прошла без отказа со стороны Роспатента. Мы сумели добиться положительного решения, и товарный знак «NINJAFOOD» был успешно зарегистрирован.