Мы получили письмо согласия, приняли участие в заседании Палаты по патентным спорам и добились регистрации товарного знака «Stax»

«Stax» — это бренд лаков для ногтей и других видов косметики.

В 2023 году руководитель подал на регистрацию товарный знак «Stax» с помощью другой юридической компании. Когда данная компания получила предварительный отказ от Роспатента, она не смогла подготовить квалифицированный ответ с запросом писем согласия. Тогда руководитель решил заняться поиском другого специалиста, который смог бы предложить стратегию дальнейших действий и в поисках решения своей задачи обратился к нам.

Отказ в регистрации товарного знака — это не приговор, потому что отказ можно оспорить при использовании грамотно подобранных аргументов. Сначала нужно проверить срок обжалования отказа. В течение 4 месяцев со дня отправки отказного решения заявителю он имеет право обжаловать его в соответствии с 1 пунктом статьи 1500 ГК РФ. Если этот срок истек, то обжаловать отказ не получится: нужно подавать новую заявку и проходить экспертизу заново.

Мы посчитали сроки: у нас было время на обжалование. В предварительном отказе, который прислали нашему доверителю, противопоставили несколько похожих товарных знаков. Мы проанализировали доводы отказного решения в части сходства противопоставленного обозначения, однородность товаров и услуг с учетом правовых методических рекомендаций, а также судебной практики. Мы подготовили обстоятельный ответ, где подробно изложили нашу позицию. 

Также мы обратились к правообладателю сходного знака и запросили письмо согласия. Однако получение письма-согласия от правообладателя было осложнено просьбой правообладателя выплатить необоснованно высокое вознаграждение за разрешение использовать обозначение. 

Несмотря на все доводы, Роспатент принял решение об отказе в регистрации. Обсудив решение Роспатента с руководителем, мы решили подать возражение в Палату по Патентным спорам. Параллельно с этим мы решили обратиться в суд. Дело в том, что у нас были основания полагать, что правообладатель свой товарный знак не использовал. В соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Поэтому мы, оценив перспективы аннулирования чужого товарного знака, предложили нашему доверителю обратиться в суд за прекращением правовой охраны стороннего знака.

Мы подготовили документы для соблюдения правильного порядка досудебного уведомления в таких спорах и направили их правообладателю. Изучив их, правообладатель поменял свою изначальную позицию и решил согласовать нам подписание письма согласия. 

Спустя несколько месяцев состоялось заседание коллегии, в котором мы смогли доказать отсутствие сходства между обозначением нашего доверителя и противопоставленными обозначениями, а также приложили полученное нами письмо согласия. Коллегия отменила отказное решение эксперта и приняла новое решение: зарегистрировать товарный знак «Stax». Задача нашего доверителя была решена.