Мы ответили на предварительный отказ и добились регистрации товарного знака «LIL SIMPLE» для YouTube-канала

«LIL SIMPLE» — это YouTube-канал для всех творческих людей, родителей и коллекционеров кукол. На канале создают учебные пособия для ремесленников, родителей, коллекционеров кукол, которые хотят создавать миниатюры для кукол и коллекционные кукольные домики. Сегодня у канала больше двух миллионов подписчиков.

Чтобы продолжать работать под выбранным названием и обезопасить себя от конкурентов, Светлана Сухарева, руководитель компании, обратилась к нам для регистрации товарного знака.

Перед тем, как подать заявку в Роспатент на регистрацию, мы провели экспертную проверку обозначения «LIL SIMPLE» и изучили перспективы его регистрации в качестве товарного знака. Проверка показала, что в Реестрах был не один десяток товарных знаков со словесным элементом «SIMPLE», а также несколько товарных знаков «LIL». Экспертиза Роспатента могла признать обозначение нашего доверителя сходным до степени смешения с найденными товарными знаками по звуковому (фонетическому) признаку и отказать в регистрации для нужного перечня товаров и услуг. Мы изучили найденные нами сходные обозначения более детально. Оказалось, что часть товарных знаков действовали в отношении товаров и услуг не однородных товарам и услугам нашего доверителя — и мы были готовы это доказать с опорой на сложившуюся судебную практику и практику самого Роспатента.

Мы рассказали Светлане о результатах проверки, приложив развернутый отчет со сходными товарными знаками, и поинтересовались, есть ли возможность доработать словесную часть названия. Оказалось, что за годы использования YouTube-канал приобрел известность, и предприниматель не была готова менять название. Тогда мы решили, что подадим на регистрацию название в исходном виде, не будем пока что придумывать новых названий и постараемся добиться регистрации за счет аргументированного ответа на уведомление Роспатента.

Согласовав перечень товаров и услуг, мы отправили документы в Роспатент. Несколько месяцев спустя нам пришел предварительный отказ, в котором, как мы и полагали, нам сослались на сходные товарные знаки. Также эксперт указал нам, что обозначение «LIL SIMPLE» воспроизводит название одноименного YouTube-канала (https://www.youtube.com/c/LILSIMPLE/about), следовательно, регистрация будет способна ввести потребителей в заблуждение относительно производителя/лица, оказывающего услуги.

Мы с таким отказом согласны не были. YouTube-канал принадлежал нашему доверителю, что подтверждалось договором с партнерской сетью Youtube GT Channel, а также скриншотом из личного кабинета канала, доступ к которому имеет только владелец, и который подтверждал, что именно наш доверитель Светлана могла им управлять. Также мы отметили, что противопоставленные товарные знаки были зарегистрированы в отношении части товаров, входящих в 9 класс МКТУ. Таким образом, для иных, неоднородных товаров, они не могли препятствовать в регистрации.

Мы подготовили обстоятельный ответ, где подробно изложили нашу позицию с опорой на действующее законодательство, методические рекомендации Роспатента и актуальную судебную практику. Роспатент приведенные нами доводы принял, и в результате товарный знак «LIL SIMPLE» был успешно зарегистрирован. Так, благодаря проделанной работе, предприниматель смогла получить исключительное право на интересовавшее ее название и ей не понадобилось проводить ребрендинг.