Мы ответили на досудебную претензию, помогли выбрать новое обозначение и зарегистрировали его в качестве товарного знака для магазина матрасов

«Perina» — это интернет-магазин матрасов и товаров для спальни.

Чтобы получить исключительное право на обозначение «Perina», предприниматель Александр Меньшиков решил заняться регистрацией товарного знака. Его знакомая Анна Харитонова, наш доверитель из компании «Бизнес Медиа», для которой мы уже регистрировали товарный и разрабатывали договор франшизы, порекомендовала обсудить эту задачу с нами.

Мы провели предварительную проверку названия «Perina» по Реестрам Роспатента, чтобы понимать, насколько обозначение к регистрации пригодно. Оказалось, что такое название уже занято зарубежной компанией для интересующих нас видов деятельности.

Мы нередко сталкиваемся с подобными ситуациями на практике, и обычно здесь есть два основных пути решения задачи. Первый — доработать обозначение, чтобы повысить его различительную способность с другими знаками. Второй — подать знак в том виде, в каком он есть, и постараться добиться решения о регистрации за счет аргументированной переписки с экспертами Роспатента, а также запросить письмо согласие у правообладателя сходного знака. При таком варианте следует учитывать, что итоговое решение о предоставлении писем-согласий всегда остается на усмотрение правообладателя.

Мы рассказали Александру о результатах проверки и дальнейших вариантах действий. После консультации предприниматель взял паузу, чтобы обсудить будущую регистрацию с коллегами. Часто так бывает, что регистрация товарного знака относится к тем делам, которые являются важными, но не срочными. Такие вопросы легко откладываются на потом, и в итоге от появления задачи по регистрации товарного знака до подачи заявки иногда проходят месяцы и даже годы. Однако каждый год предприниматели в России подают на регистрацию 60-70 тысяч заявок на разные названия и логотипы, и буквально каждый день на счету. Если какая-нибудь компания подаст на регистрацию такой же или похожий знак раньше, то оспорить его будет очень и очень сложно, а иногда и вовсе невозможно. Более того, правообладатель зарегистрированного товарного знака может прислать претензию в адрес предпринимателя. Именно так и получилось в нашем случае.

Через некоторое время Александр обратился к нам снова. В адрес нашего доверителя пришло претензионное письмо о нарушении исключительного права на товарный знак стороннего правообладателя «ПЕРРИНО PERRINO мастерская здорового сна». Мы изучили претензию более детально и пришли к выводу, что используемое нашим доверителем обозначение «Perina» не было сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «ПЕРРИНО PERRINO мастерская здорового сна» ни по одному из критериев сходства. Обозначение, используемое нашим доверителем, само по себе указывало на реализуемый товар и не могло индивидуализировать конкретную компанию. А размер требуемой компенсации был никак не обоснован и ничем не подтвержден. Таким образом, требования, изложенные в претензионном письме, были необоснованными и незаконными.

Мы подготовили ответ на досудебную претензию, и в итоге предпринимателю удалось обойтись без финансовых потерь. Поскольку под старым названием «Perina» работать было небезопасно из-за зарегистрированных сходных знаков, мы решили выбрать новое название и зарегистрировать его в качестве товарного знака. Для индивидуализации своей деятельности Александр решил зарегистрировать производную от фамилии — «Menshikoff».

Регистрация фамилии или ее производной — один из надежных вариантов, но только в том случае, если фамилия не является распространенной на территории России. Последние несколько лет эксперты Роспатента полюбили ссылаться на отсутствие различительной способности у обозначений, состоящих из имени и фамилии. Чем шире распространена фамилия, тем больше вероятность предварительного отказа. Мы не согласны с таким подходом Роспатента, поэтому регулярно спорим с экспертами за регистрацию «фамильных» товарных знаков.

Мы провели предварительную проверку обозначения «Menshikoff» по Реестрам Роспатента — тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков мы не нашли. Тогда мы подобрали необходимый перечень товаров и услуг и направили документы в Роспатент.

Процедура регистрации прошла без отказа со стороны Роспатента. По итогам делопроизводства мы добились положительного решения от экспертизы, и теперь «Menshikoff» — официально зарегистрированный товарный знак.