Изначально название, которое хотел зарегистрировать наш доверитель, звучало как «Dallas». Мы провели предварительную проверку обозначения, чтобы оценить возможные риски и понять, насколько название к регистрации пригодно.
Наше основное опасение было связано с тем, что словесный элемент «Dallas» представлял собой географическое наименование: город в США, штат Техас, крупнейший экономический, торгово-финансовый центр юга США, в связи с чем являлся неохраняемым на основании положений, предусмотренных п.1 ст.1483 ГК РФ. Такая регистрация могла явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и местонахождения изготовителя товаров, поскольку наш доверитель находился в Екатеринбурге.
С другой стороны, существовала практика Роспатента по регистрации товарных знаков, включающих охраняемый словесный элемент, схожий с названием иностранного населенного пункта, на имя заявителей, находящихся в различных городах Российской Федерации.
Мы рассказали руководителю компании о возможных рисках с учетом проведенной проверки. Доверитель рассказал нам, что за время использования название «Dallas» приобрело известность среди клиентов и контрагентов, и компания на данном этапе не была готова к ребрендингу. Директор попросил нас попробовать добиться регистрации обозначения в исходном виде, без доработок и замены названия. Мы в свою очередь сказали, что сделаем все возможное, чтобы доказать различие между обозначениями и получить положительное решение для ключевых видов деятельности компании. При этом в договоре с компанией мы указали, что если у нас не получится это сделать, то тогда компания выберет другое название, и мы без доплат с его стороны займемся регистрацией другого товарного знака. Нашего доверителя такой вариант устроил, мы заполнили заявительную документацию и отправили материалы в Роспатент.
Спустя несколько месяцев от Роспатента мы получили предварительный отказ. Мы подготовили обстоятельный ответ, где подробно изложили нашу позицию. Дополнительно мы мы привели в пример анализ словарно-справочных источников: он показал, что слово «DALLAS» является часто встречающимся наименованием, которое используется не только как географическое наименование, но и как наименование телесериалов, спортивных клубов, персонажей, оно используется также в наименованиях компаний и в именах людей.
Несмотря на ряд приведенных аргументов, Роспатент с нами не согласился и вынес решение об отказе в регистрации. Мы связались с руководителем, проговорили ситуацию и предложили пойти по одному из запасных вариантов: пойти в Палату по патентным спорам, чтобы оспорить решение Роспатента, либо придумать новое название и провести его регистрацию.
Наш доверитель выбрал второй вариант и остановился на названии «DOCDALLAS». Мы убедились, что название отвечает необходимым маркетинговым и юридическим требованиям, и подали его на регистрацию.
В этот раз процедура регистрации прошла без отказа со стороны Роспатента. По итогам делопроизводства мы добились положительного решения, и товарный знак «DOCDALLAS» был успешно зарегистрирован.
