Зарегистрировали товарный знак для автомастерской, несмотря на изначальный отказ Роспатента

Индивидуальный предприниматель Евгений Бабин и его команда специализируются на услугах автосервиса. В 2021 году Евгений обратился к нам по вопросу регистрации товарного знака, чтобы использовать его в своей деятельности и обезопасить себя от конкурентов.

Изначально наш доверитель выбрал название «ASTON MASTER» для индивидуализации своей деятельности. Мы провели предварительную проверку, чтобы оценить возможные риски и сориентировать предпринимателя по перспективам регистрации.

Как мы и предполагали, в Реестрах Роспатента был зарегистрирован не один десяток товарных знаков со словом «MASTER» для разного перечня товаров и услуг. Несколько знаков были зарегистрированы даже с нашей помощью: «РТМАСТЕР», «Мастер Ремонта», «KLEOMASTER». С большой долей вероятности Роспатент мог признать обозначение нашего доверителя и найденные нами товарные знаки сходными до степени смешения и прислать предварительный отказ.

Мы проговорили с Евгением возможные риски регистрации с учетом найденных сходных обозначений и рассказали о возможных вариантах решения задачи. Первый — доработать обозначение, чтобы повысить его различительную способность с другими знаками. Второй — подать название в том виде, в каком оно есть, и постараться добиться решения о регистрации за счет аргументированной переписки с экспертами Роспатента. Евгений рассказал нам, что хочет подать свое название в исходном виде без доработки. Мы в свою очередь сказали, что сделаем все возможное, чтобы получить положительное решение для ключевых видов деятельности компании. При этом в договоре с компанией мы указали, что если у нас не получится это сделать, то тогда предприниматель доработает либо выберет другое название, и мы без доплат с его стороны займемся регистрацией другого товарного знака.

Евгения такой вариант устроил, мы согласовали перечень товаров и услуг и отправили заявку в Роспатент. Несколько месяцев спустя нам пришел предварительный отказ от Роспатента, в котором эксперт противопоставил нам несколько сходных, по его мнению, товарных знаков сторонних правообладателей. Помимо этого эксперт указал нам, что обозначение «ASTON MASTER» сходно с обозначением «AstonMartin», используемым компанией «AstonMartinLagondaLimited», являющейся известным английским производителем спортивных автомобилей. Следовательно, оно не может быть зарегистрировано на основании п. 8 ст. 1483 Кодекса. Также в ходе делопроизводства в материалы заявки поступило обращение заинтересованного лица (правообладателя товарного знака «AstonMartin»), в котором была выражена обеспокоенность относительно возможной регистрации обозначения «ASTON MASTER» в качестве товарного знака, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства

Нам предстояло убедить Роспатент в том, что эксперт поторопился с выводами. В нашем случае нужно было указать эксперту на максимальное число отличий между обозначениями. Мы подготовили обстоятельный ответ, где подробно изложили нашу позицию, сославшись на закон, практику и акты самого Роспатента. Также мы отметили, что обозначения являются сходными до степени смешения, если одно обозначение воспринимается потребителем за другое или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же обозначении, но полагает, что оба обозначения принадлежат одному и тому же изготовителю. Сходство до степени смешения устанавливается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят сравниваемые обозначения в целом на среднего потребителя соответствующих товаров и услуг. Противопоставленные нам обозначения не были сходны до степени смешения, поскольку отличались по фонетическому и семантическому критерию, вызывали разные фантазийные образы, и не ассоциировались друг с другом.

Несмотря на ряд приведенных аргументов, Роспатент вынес решение об отказе в регистрации. Дело в том, что к обозначениям крупных корпораций экспертиза относится особенно внимательно. Проще немного перестараться и защитить корпорацию, чем зарегистрировать спорный товарный знак, а потом выяснять отношения с ее юридическим отделом.

Мы связались с руководителем, проговорили ситуацию и предложили пойти по запасному варианту: переподать новое обозначение, как было прописано в договоре. Посовещавшись с партнерами, Евгений выбрал название «Папа Фиксит». Мы провели предварительную проверку, убедились, что явных препятствий к регистрации нет, и отправили документы в Роспатент. По итогам делопроизводства Роспатент вынес положительное решение по заявке, и товарный знак «Папа Фиксит» был успешно зарегистрирован.