Получили письмо-согласия, ответили на предварительный отказ Роспатента и зарегистрировали товарный знак «MISTER BUFFALO»

Под брендом «MISTER BUFFALO» компания «АВК» производит корма для животных.

Ранее мы уже работали с компанией и успешно зарегистрировали для нее товарный знак «GREAT BUFALO», преодолев предварительный отказ Роспатента. Когда потребовалось получить исключительное право на название «MISTER BUFFALO», руководитель компании снова обратился к нам.

Как и в прошлый раз, мы начали с проверки названия «MISTER BUFALO» по Реестрам зарегистрированных товарных знаков и поданных заявок, чтобы оценить, насколько обозначение нашего доверителя пригодно к регистрации.

Тождественных товарных знаков при проверке мы не нашли, но были товарные знаки со словом «BUFALO». На наш взгляд, обозначения не были тождественны семантически, графически, а также имели различную смысловую нагрузку. Мы предложили нашему доверителю отправить на регистрацию обозначение в исходном виде: в случае предварительного отказа со стороны Роспатента мы могли добиться положительного решения за счет аргументированного ответа. Руководитель компании наш план одобрил, мы согласовали перечень товаров и услуг и отправили заявку в Роспатент.

Несколько месяцев спустя от Роспатента нам пришел предварительный отказ. В нем эксперт указал, что по сведениям сети Интернет обозначение нашего доверителя служит для индивидуализации товаров, производителем которых является компания из Канады, а значит, решил эксперт, оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно действительного производителя. Также эксперт указал нам, что обозначение «MISTER BUFFALO» сходно до степени смешения с товарным знаком «BUFFALO», принадлежащим канадской компании.

Мы с таким отказом согласны не были. Дело в том, что приведенные в предварительном отказе Интернет-сайты администрировала производственная фирма «Экопром», что подтверждалось справками о принадлежности домена. Данная компания являлась представителем канадской компании в России. Мы заранее провели переговоры с руководителем компании, и предоставило письмо по подготовленному нами проекту, в котором выразило согласие с регистрацией обозначения нашего доверителя.

Не согласны мы были также и с тем, что обозначение нашего доверителя «MISTER BUFFALO» сходно до степени смешения с товарным знаком «BUFFALO». Оценка сходства обозначений должна производиться на основе общего впечатления. При этом его формирование может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения.

Обозначения также были не сходны и по семантическому критерию: каждое из названий передавало множество образов и порождало множество ассоциаций по отношению к заявленным товарам и услугам. Смысловой критерий может выступать в качестве самостоятельного признака, на основании которого может быть сделан вывод о несходстве словесных обозначений в целом.

Мы написали аргументированный ответ, в котором подробно раскрыли нашу позицию с опорой на действующее законодательство, методические рекомендации Роспатента и актуальную судебную практику. По итогам непростого делопроизводства эксперт наши доводы принял, и товарный знак «MISTER BUFFALO» был успешно зарегистрирован.