Получили письмо согласия от немецкой IT-компании, приняли участие в заседании Палаты по патентным спорам и добились регистрации товарного знака «BIM.VC» для нашего доверителя

Задача

Компания «Vysotskiy consulting» с 2012 года помогает освоить BIM государственному заказчику, девелоперам, международным корпорациям, проектным компаниям, дизайн-бюро и экспертизам. Платформа bim.vc решает две задачи: привлечь в компанию сильных специалистов с разумными условиями оплаты труда благодаря публичной базе вакансий и показать уровень владения BIM с помощью сводной аналитики по результатам экзаменов.

Александр Высоцкий, руководитель проекта, обратился к нам с задачей по регистрации обозначения «BIM.VC» в качестве товарного знака и защитить одноименный домен. Товарный знак — это интеллектуальная собственность, а у доменов такого статуса по закону нет. Суды в спорах защищают товарный знак, а не домен. Поэтому если компания использует домен в бизнесе, стоит защитить его с помощью регистрации товарного знака.

Работа

Прежде чем подавать заявку на регистрацию, мы провели предварительную проверку названия «BIM.VC» по Реестрам Роспатента, чтобы понимать, какие могут возникнуть сложности. Учитывать следует не только зарегистрированные товарные знаки, но и поданные заявки. Обозначение, выбранное доверителем, не должно воспроизводить уже зарегистрированные товарные знаки и не должно быть сходным до степени смешения с ними, иначе высока вероятность отказа в регистрации со стороны Роспатента.

Как мы и предполагали, в Реестрах был не один десяток товарных знаков со словом «BIM», «БИМ», зарегистрированных для различного перечня товаров и услуг. Однако на наш взгляд, найденные нами товарные знаки не представлялись сходными с обозначением нашего доверителя, и в случае предварительного отказа у нас было чем возразить.

Мы рассказали нашему доверителю о результатах проверки и решили, что подадим на регистрацию обозначение в исходном виде и постараемся добиться регистрации за счет аргументированного ответа на уведомление Роспатента. Доверитель наш план одобрил, мы заполнили необходимые документы и отправили заявку на регистрацию.

Несколько месяцев спустя от Роспатента нам пришел предварительный отказ. В нем, как мы и предполагали, нам противопоставили несколько сходных, по мнению эксперта, товарных знаков с обозначением нашего доверителя. Также эксперт указал, что входящие в состав обозначения «BIM.VC» буквы «VC» представляют собой сочетанием простых букв, не имеющих смыслового значения и характерного графического исполнения, в связи с чем являются неохраняемыми на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

Мы с таким отказом согласны не были и подготовили обстоятельный ответ, где подробно изложили нашу позицию, доказывая различительную способность обозначения нашего доверителя.

Кроме того, мы отметили, что элементы «VC» не представляют собой элементы, находящиеся отдельно от первой словесной части обозначения, что подтверждается также и графическим исполнением обозначения, где все элементы выполнены одним шрифтом, в одном размере, в одной графической манере и на одном языке. Это позволяло говорить о восприятии обозначения «BIM.VC» как единого элемента. Мы обратили внимание на сложившуюся судебную практику. В случае, если словесные элементы спорного товарного знака выполнены без выделения слогов, то их оценка производится без разделения на составные части. В таких случаях сравнение спорных и противопоставленных средств индивидуализации производится по всем признакам.

Помимо этого мы провели переговоры с правообладателем сходного товарного знака: немецкой IT-компанией Nemetschek SE. Компания согласовала нам подписание письма-согласия по подготовленному нами проекту. Таким образом правообладатели могли существовать на рынке, не нарушая прав друг друга.

В результате Роспатент вынес решение о регистрации обозначения «BIM.VC» с исключением из перечня МКТУ нужного нам 35 класса МКТУ, а также с дискламацией элемента «VC». У нас было два варианта: согласиться с Роспатентом и зарегистрировать знак, как предлагают, либо попробовать оспорить решение Роспатента.

Обсудив решение Роспатента с доверителем, мы решили подать возражение в Палату по Патентным спорам. Спустя несколько месяцев состоялось заседание коллегии, в котором мы смогли доказать отсутствие сходства между обозначением нашего доверителя и противопоставленными обозначениями, а также привели ряд аргументов в пользу охраноспособности букв «VC». Коллегия отменила отказное решение эксперта в части исключенных из перечня услуг и приняла новое решение: зарегистрировать товарный знак нашего доверителя для интересующих его видов деятельности.

В результате обозначение «BIM.VC» было успешно зарегистрировано полностью охраняемым, доменное имя также получило защиту. Задача Александра была решена, и он опубликовал приятный отзыв о работе с нами.

Дело в базе Роспатента:
Задачу поставили:
Высоцкий Александр Евгеньевич
Генеральный директор ООО «Высоцкий консалтинг»
г. Санкт-Петербург
Задачу выполнили:
БАШУК
Алексей Андреевич
Управляющий партнер,
патентный поверенный РФ №2151
МАСЛЕННИКОВА
Ирина Александровна
Юрист отдела регистрации товарных знаков
Результат
Товарный знак № 864799 – BIM.VC
Поделиться:

Необходимо зарегистрировать товарный знак? Получите консультацию у нашего специалиста