Ответили на предварительный отказ и зарегистрировали товарный знак «Элмстрой» для компании из Москвы

«Элмстрой» — это инновационная и технологическая компания на рынке электромонтажных работ Москвы и Московской области.

Регистрация товарного знака нужна была компании «Элмстрой» для защиты репутации имени и получения исключительного права на название «Элмстрой». Для решения своей задачи руководитель компании обратился к нам.

Несмотря на то, что фирменное наименование юридического лица тоже является средством индивидуализации, как и товарный знак, многие компании регистрируют свои наименования в качестве товарных знаков. Это связано с тем, что при регистрации компании налоговая не проверяет название компании на предмет сходства с уже зарегистрированными товарными знаками. Товарные знаки регистрирует другая федеральная служба — Роспатент. Поэтому иногда бывает так, что компания не успела зарегистрироваться, а уже нарушила право на чей-то более ранний одноименный товарный знак.

Поэтому, чтобы убедиться в том, что компания использует свое название законно и не нарушает чужих прав, компании регистрируют свои названия в качестве товарных знаков. Кроме того, регистрация товарного знака предоставляет гораздо более широкий спектр возможностей с точки зрения защиты средства индивидуализации.

Мы провели предварительную проверку названия «Элмстрой», чтобы оценить его перспективы регистрации. Проверка показала, что В Реестрах товарных знаков уже есть похожий товарный знак «ЭЛМИСТРОЙ ELMISTROY», зарегистрированный на имя сторонней компании. Эксперт Роспатента мог его противопоставить нам с большой долей вероятности и в регистрации отказать.

С другой стороны, правообладатель стороннего товарного знака допустил достаточно распространенную ошибку: компания зарегистрировала в качестве товарного знака обозначение одновременно на русском и на английском языке. Следовательно экспертиза Роспатента обязана оценивать название как единое обозначение, состоящее из двух слов. Естественно, это не может не влиять на оценку сходства такого обозначения с другими обозначениями.

Мы рассказали нашему доверителю о том, как будем действовать в случае уведомления со стороны Роспатента и пообещали сделать все возможное, чтобы название «Элмстрой» было зарегистрировано в исходном виде для ключевого перечня товаров и услуг.

Доверитель наш план одобрил. Мы заполнили заявительную документацию и отправили в Роспатент. Когда нам, спустя несколько месяцев, пришел предварительный отказ, мы были к нему готовы. Мы подготовили обстоятельный ответ, где подробно изложили нашу позицию. Роспатент приведенные нами доводы принял. В результате товарный знак «Элмстрой» был зарегистрирован для ключевого перечня товаров и услуг.