Очень важно, чтобы название, выбранное компанией, было пригодно для регистрации товарного знака в Роспатенте. Если оно уже кем-то занято, то придется либо дорабатывать обозначение, либо менять, либо просить у компании-правообладателя письмо согласие. Поэтому перед тем, как отправлять заявку в Роспатент, мы всегда проводим предварительную проверку и оцениваем возможные риски, с которыми мы можем столкнуться в процессе регистрации.
Мы провели предварительную проверку и обнаружили, что в Реестре Роспатента уже есть поданная заявка с тождественным названием «MAXIBIKE». Доверитель поинтересовался, как быть в таком случае.
Мы детально изучили стороннюю поданную заявку и обозначение нашего доверителя. Название «MAXIBIKE» было транслитерацией фирменного наименования юридического лица, директором которого был наш доверитель — ООО «Максибайк». Компания была зарегистрирована 22 марта 2011 года, что подтверждала выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, то есть задолго до даты приоритета по найденной нами заявке. В соответствии с п.2 ст. 1476 ГК РФ фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке и знаке обслуживания.
Таким образом, мы решили, что составим обращение заинтересованного лица, где приведем доводы о несоответствии заявленных обозначений сторонней компанией требованиям статей 1477 и 1483 ГК РФ и попросим Роспатент вынести решение об отказе в регистрации по заявкам в отношении всех заявленных классов МКТУ.
Доверитель наш план одобрил, мы согласовали перечень товаров и услуг и отправили документы в Роспатент. Параллельно с этим мы подготовили возражения в Роспатент, где указали, что рядовой потребитель будет введен в заблуждение в отношении изготовителя и распространителя товаров. Компания, подавшая обозначения от своего имени, не имела никакого отношения к деятельности нашего доверителя.
Когда нам пришел предварительный отказ от Роспатента со ссылкой на поданные тождественные заявки, мы подготовили обстоятельный ответ, в котором подробно раскрыли нашу позицию с опорой на действующее законодательство, методические рекомендации Роспатента и актуальную судебную практику.
Несмотря на ряд приведенных аргументов, Роспатент с нами не согласился и вынес решение об отказе в регистрации. В решении эксперт указал, что основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является наличие заявки с тождественным обозначением, делопроизводство по которой не завершено.
Мы связались с доверителем, проговорили ситуацию и предложили пойти в Палату по патентным спорам, чтобы оспорить решение Роспатента. Спустя несколько месяцев состоялось заседание коллегии, в котором мы смогли мотивировать свою позицию, а также приложили материалы, подтверждающие фактическое использование спорного обозначения задолго до даты приоритета по противопоставленной заявке.
Коллегия отменила отказное решение эксперта и приняла новое решение: зарегистрировать товарный знак нашего доверителя. В результате товарный знак «MAXIBIKE» был успешно зарегистрирован.
