Мы преодолели предварительный отказ и добились регистрации товарного знака «МОСГРИНДЕР »

Компания «Мосгриндер» изготавливает и реализует ленточно-шлифовальные станки и кузнечное оборудование по всей России, а также в страны ближнего зарубежья и Евросоюза.

Ранее директор компании уже подавал на регистрацию товарный знак «Мосгриндер» самостоятельно, но получил отказ: Роспатент указал на то, что словесный элемент «Мосгриндер» является неохраняемым элементом товарного знака, поскольку указывает на назначение и свойства товара: «МОС» (Московский) и «ГРИНДЕР» («grinder» в переводе с английского шлифовальный станок, шлифовальная машина, заточный станок).

Да, зарегистрировать товарный знак бывает непросто. Мы нередко сталкиваемся с подобными ситуациями на практике. Мы обнаруживаем подводные камни регистрации в момент разработки стратегии и подготовки ответов на запросы Роспатента, еще когда проводим проверки, до того как заявка отправится в Роспатент и будет уплачена невозвратная государственная пошлина. Для большинства компаний, которые пытаются зарегистрировать товарный знак самостоятельно, ситуация складывается иначе: подводные камни всплывают не при подготовке к регистрации, а уже в процессе.

Тогда директор компании решил найти юристов, которые смогут предложить стратегию дальнейших действий и взяться за дело. В поисках решения своей задачи он обратился к нам.

Мы изучили перспективу повторной регистрации предоставленного нам на проверку обозначения «МОСГРИНДЕР» в качестве товарного знака. Проверка показала, что обозначение в целом обладало различительной способностью.

Слово «МОСГРИНДЕР» представляло собой единую лексическую единицу и являлось фантазийным. Произвольно делить его на два самостоятельных слова «МОС» и «ГРИНДЕР», выделять из состава слова было бы неверно, поскольку слово являлось единым элементом. Слово «МОСГРИНДЕР» не содержалось в словарях, и не было никаких оснований полагать, что у потребителя могла возникнуть ассоциативная связь между товарами компании и, например, местом их происхождения. Таким образом, обозначение «МОСГРИНДЕР» не характеризовало товары и услуги, также обозначение не содержало в себе информацию о производителе, месте оказания услуг, цене, качестве, и других характеристиках оказываемых услуг.

Стоит отметить, что у нас уже был опыт регистрации таких названий, например, «Моспресс», «Мосдисплей». Поэтому мы проговорили с нашим доверителем порядок работы, согласовали перечень услуг и отправили заявку в Роспатент.

Несколько месяцев спустя, как мы и предполагали, нам пришел предварительный отказ. В нем эксперт написал, что название «МОСГРИНДЕР» указывает на область деятельности доверителя, назначение товаров и услуг и является неохраняемым на основании п.1 ст.1483 ГК РФ.

Мы с таким отказом согласны не были. Неохраноспособные элементы на практике могут быть соединены таким образом, что по отношению к заявленным товарам/услугам это сочетание будет восприниматься как необычное, оригинальное. Обозначение при восприятии неизбежно требовало домысливания, за счет чего приобретало фантазийное значение для заявленных товаров и услуг и обладало различительной способностью.

Мы подготовили аргументированный ответ, в котором подробно раскрыли нашу позицию с опорой на действующее законодательство, методические рекомендации Роспатента и актуальную судебную практику. По итогам переписки Роспатент с нами согласился, и товарный знак «МОСГРИНДЕР» был успешно зарегистрирован полностью охраняемым.