Наш доверитель в качестве товарного знака хотел зарегистрировать комбинированное обозначение: словесный элемент «АлексМоторс» и логотип.
Перед тем, как приступить к работе, мы проверили название «АлексМоторс» в Реестрах Роспатента, чтобы оценить его на пригодность к регистрации. Проверку надо проводить на тождество и сходство до степени смешения с другими знаками.
Проверка показала, что логотип необходимым требованиям отвечал и не копировал чужое, уже зарегистрированное обозначение: это подтвердила наша проверка по графике. Однако при проверке словесного элемента мы выявили, что в Реестрах товарных знаков и заявок уже числился не один десяток товарных знаков со словесным элементом «Алекс», а также были обозначения со словом «Моторс». С большой долей вероятности эксперты Роспатента могли на эти товарные знаки сослаться и прислать предварительный отказ, на который нужно будет аргументированно отвечать.
Мы рассказали руководителю компании о результатах проверки. Оказалось, что за годы использования название «АлексМоторс» приобрело известность среди клиентов и контрагентов, и компания не была готова менять название. Тогда мы решили, что подадим на регистрацию название в исходном виде, не будем пока что придумывать новых названий и постараемся добиться регистрации за счет аргументированного ответа на уведомление Роспатента.
Мы согласовали перечень товаров и услуг, заполнили документы и отправили заявку в Роспатент. Спустя несколько месяцев от экспертизы нам пришел предварительный отказ. В нем эксперт противопоставил нам несколько сходных, по его мнению, товарных знаков. Также он указал, что словесный элемент «Моторс» не обладает различительной способностью, указывает на назначение услуг, в связи с чем относится к неохраняемым элементам обозначения для части услуг.
Нам предстояло убедить Роспатент в том, что эксперт поторопился с выводами. В нашем случае нужно было указать эксперту на максимальное число отличий между обозначениями. Мы подготовили обстоятельный ответ, где подробно изложили нашу позицию, сославшись на закон, практику и акты самого Роспатента. Также мы отметили, что обозначение «АлексМоторс» было оригинальным, фантазийном, способным вызывать различные ассоциации в восприятии потребителя, требовало домысливания, за счет чего обладает различительной способностью.
При этом анализ экспертной практики говорил о том, что в однородных заявляемым классах зарегистрировано и прекрасно сосуществовало несколько обозначений, имеющих в своем составе охраняемый словесный элемент «MOTORS/МОТОРС». Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению со ссылкой на неохраняемость и введение в заблуждение, в данном случае, способствовало появлению правовой неопределенности.
В результате Роспатент наши доводы принял, и по итогам непростого делопроизводства комбинированный товарный знак «АлексМоторс» был зарегистрирован полностью охраняемым для ключевого перечня товаров и услуг.
