Приняли участие в заседании Палаты по патентным спорам и добились регистрации товарного знака «Heavy Duty»

«Pacific Strong GYM» — это сеть клубов бизнес класса. 

Мы уже работали с руководителем ранее по регистрации нескольких обозначений. Когда потребовалась регистрация нового названия, эту задачу также доверили нам. 

Первым делом мы проверили название «Heavy Duty» по Реестрам Роспатента, чтобы понять, какие риски могут возникнуть в процессе регистрации. Как мы и предполагали, в Реестрах был не один десяток товарных знаков со словом «Heavy», «Duty», зарегистрированных для различного перечня товаров и услуг. Однако на наш взгляд, найденные нами товарные знаки не представлялись сходными с обозначением нашего доверителя, и в случае предварительного отказа у нас было чем возразить.

Мы рассказали нашему доверителю о результатах проверки и решили, что подадим на регистрацию обозначение в исходном виде и постараемся добиться регистрации за счет аргументированного ответа на уведомление Роспатента. Доверитель наш план одобрил, мы заполнили необходимые документы и отправили заявку на регистрацию.

Несколько месяцев спустя от Роспатента нам пришел предварительный отказ. В нем, как мы и предполагали, нам противопоставили несколько сходных, по мнению эксперта, товарных знаков с обозначением нашего доверителя. Также эксперт указал, что название «Heavy Duty» в силу своего семантического значения (от англ. «тяжелый режим (для тяжёлых условий работы); высокая пошлина; сверхмощный») указывает на назначение, свойства, ценность товаров, назначение услуг и является неохраняемым на основании п. 1 ст. 1483 Кодекса. Также обозначение «HEAVY DUTY» широко используется различными лицами в качестве характеристики товаров, однородных заявленным 

Мы с таким отказом согласны не были и подготовили обстоятельный ответ, где подробно изложили нашу позицию, доказывая различительную способность обозначения нашего доверителя. Также мы отметили, что вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. 

Несмотря на ряд приведенных аргументов, Роспатент вынес решение о регистрации обозначения «Heavy Duty» с исключением из перечня МКТУ нужных классов для нашего доверителя. У нас было два варианта: согласиться с Роспатентом и зарегистрировать знак, как предлагают, либо попробовать оспорить решение Роспатента.

Обсудив решение Роспатента с руководителем, мы решили подать возражение в Палату по Патентным спорам. Спустя несколько месяцев состоялось заседание коллегии, в котором мы смогли доказать отсутствие сходства между обозначением нашего доверителя и противопоставленными обозначениями, а также привели ряд аргументов в пользу охраноспособности названия «Heavy Duty». Коллегия отменила отказное решение эксперта в части исключенных из перечня услуг и приняла новое решение: зарегистрировать товарный знак нашего доверителя для интересующих его видов деятельности.

В результате обозначение «Heavy Duty» было успешно зарегистрировано полностью охраняемым, а задача доверителя была решена.