Если компания использует обозначение преимущественно на каком-то одном языке, то можно зарегистрировать его только на одном языке. Например, если компания зарегистрировала товарный знак на латинице, кириллическое написание никто без согласия правообладателя не зарегистрирует. По общему правилу регистрация словесного обозначения защищает знак и на русском, и на английском языке, так как эти версии обозначений за счет сходны до степени смешения между собой.
Если компания собирается активно использовать обозначение и на русском, и на английском языке, имеет смысл рассмотреть вариант регистрации двух товарных знаков. Также регистрация двух обозначений могла пригодиться и в дальнейшем, когда, например, у компании через несколько лет могли появиться задачи по увеличению капитализации.
Руководитель фонда хотела зарегистрировать два товарных знака: один на кириллице — «РусКлиматФонд», а другой на латинице — «RusClimateFund», чтобы обезопасить свою деятельность от конкурентов.
Перед подачей заявки мы обсудили с заявителем, что название «РусКлиматФонд» в рамках выбранной деятельности частично указывает на то, чем занимается компания. Если бы мы подавали на регистрацию только словесное обозначение, то нам его могли с большой долей вероятности вынести из-под правовой охраны, сослаться на доминирование неохраняемых элементов и, следовательно, отказать в регистрации. С другой стороны, у нас уже была практика регистрации подобных названий, например, «ДомГорСтрой», и мы сумели добиться положительного решения без дискламации словесного элемента. Мы рассказали об этих нюансах руководителю компании и предложили подавать на регистрацию комбинированное обозначение. При этом, чтобы повысить шансы на успех, мы разместили элементы таким образом, чтобы слова не занимали доминирующую позицию.
Но на этом сложности не заканчивались: в Реестрах Роспатента мы нашли серию товарных знаков «РУСКЛИМАТ», «RUSKLIMAT», «RUSCLIMATE», «РУССКИЙ КЛИМАТ», зарегистрированных на имя стороннего правообладателя для части интересующих на видов деятельности. Существовал риск того, что обозначение нашего доверителя «РусКлиматФонд» и найденные нами знаки признают сходными до степени смешения, и Роспатент пришлет предварительный отказ. Вместе с тем, у нас было чем возразить. В первую очередь необходимо было оценить общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений. Затем установить роль сходных элементов сравниваемых обозначений, учитывая их расположение в обозначении, то есть являются ли сходные элементы доминирующими, занимают ли центральное место в общем композиции обозначения. Также мы пришли к выводу, что угроза смешения сравниваемых обозначений в сознании потребителя отсутствовала, поскольку компании занимались различной деятельностью.
Мы рассказали доверителю о результатах проверки и о том, как будем действовать в случае предварительного отказа со стороны Роспатента. После чего мы согласовали перечни товаров и услуг и отправили заявку в Роспатент. Когда через несколько месяцев нам пришел предварительный отказ, мы были к нему готовы. Мы подготовили обстоятельный ответ, где подробно изложили нашу позицию, доказывая различительную способность обозначения нашего доверителя. Также, помимо доводов о разнородности, мы сделали упор на то, что обозначения создают различное общее впечатление, а входящие состав обозначений словесные элементы существенно отличаются фонетически и имеют смысловые отличия. В результате Роспатент наши доводы принял. По итогам делопроизводства комбинированный товарный знак «РусКлиматФонд» был успешно зарегистрирован.
