Преодолели предварительный отказ Роспатента и добились регистрации товарного знака «OTO9.STORE» для интернет-магазина

«OTO9.STORE» — это интернет-магазин, где можно приобрести товары для дома: мебель, текстиль, различные аксессуары.

Чтобы получить исключительное право на название «OTO9.STORE» и использовать его для ведения свой деятельности, в том числе и в интернете, компании нужно было зарегистрировать товарный знак. С этой задачей руководитель обратился к нам.

Перед тем, как подать знак на регистрацию, мы провели проверку по базам Роспатента, чтобы понять, насколько обозначение «OTO9.STORE» пригодно к регистрации.

Один из главных критериев оценки товарного знака — это его различительная способность. Обозначения, не обладающие различительной способностью, не могут быть зарегистрированы. Они могут быть включены в товарный знак только в качестве неохраняемых элементов при условии отсутствия доминирования в заявленном обозначении.

Основное наше опасение было связано с тем, что эксперты Роспатента могут обозначение «OTO9.STORE» разделить на несколько элементов, где «9» представляет собой цифру не имеющую словесного характера и характерного графического исполнения, а «STORE» (с англ. «магазин», «универмаг») представляет собой видовое наименование предприятия. В таком случае оценка сходства обозначения проводилась бы по слову «ОТО», а в Реестрах Роспатента уже был товарный знак «ОТО», зарегистрированный на международного правообладателя.

Вместе с тем, комбинация элементов, входящих в состав заявленного обозначения нашего доверителя «OTO9.STORE» создавала многозначную композицию, не имеющую однозначного перевода на русский язык, не зависящего от контекста. Она требовала домысливания, следовательно являлась фантазийным по отношению ко всем заявленным товарам и услугам. В сравниваемые обозначения графически были заложены несходные образы.

Мы рассказали нашему доверителю о том, как будем действовать в случае предварительного отказа, заполнили необходимые документы и отправили заявку в Роспатент на регистрацию.

Как мы и предполагали, спустя несколько месяцев нам пришел предварительный отказ от экспертизы с указанием на сходный знак. Мы подготовили основательный ответ со ссылками на закон и практику самого Роспатента, а также собрали несколько десятков документов, которые должны были подтвердить возникновение различительной способности.

Пусть и не сразу, но эксперты с нашим мнением согласились. По итогам делопроизводства товарный знак «OTO9.STORE» был успешно зарегистрирован.