Ответили на предварительный отказ и добились регистрации товарного знака «WORKSPACE»

Предприниматель Илья Ильюшин и его команда закупают и реализуют компьютеры и комплектующие к ним. Помимо этого они создают видеоконтент, проводят киберспортивное обучение и стриминг, участвуют в выставках и чемпионатах.

Для индивидуализации своей деятельности предприниматель выбрал название «WORKSPACE» и хотел получить на него исключительное право. Для этого нужно было зарегистрировать товарный знак.

Изначально название нашего доверителя звучало как «WORKSPACE Мы делаем компьютеры». Мы рассказали Илье, что слова «Мы делаем компьютеры» прямо указывают на сферу деятельности предпринимателя и могут быть расценены экспертом Роспатента как слова, не обладающие различительной способностью. Мы порекомендовали не указывать их в рамках заявки, чтобы не размывать различительную способность обозначения «WORKSPACE» и не усложнять его защиту в случае нарушения. Впоследствии в реальном использовании слова «Мы делаем компьютеры» можно будет добавить на логотип — это не запрещено.

Далее мы провели предварительную проверку названия «WORKSPACE», чтобы оценить возможные риски. Проверка показала, что в Реестрах Роспатента уже есть товарные знаки сторонних правообладателей с элементом «WORKSPACE». Был и товарный знак «amazon WorkSpaces», принадлежащий зарубежному правообладателю «Амазон Тэкнолоджиз». Роспатент мог признать обозначение нашего доверители и найденные нами товарные знаки сходными до степени смешения и прислать предварительный отказ. Мы изучили найденные нами регистрации более подробно. Оказалось, что часть товарных знаков действовала в отношении товаров и услуг не однородных товарам и услугам нашего доверителя — и мы были готовы это доказать с опорой на сложившуюся судебную практику и практику самого Роспатента.

Далее, у нашего доверителя помимо словесного обозначения «WORKSPACE» был также логотип в определенном цветовом сочетании. Как правило, первое впечатление является наиболее важным при определении сходства обозначений, так как именно первое впечатление наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, уже приобретавшими такой товар. Следовательно, целесообразно руководствоваться впечатлением, которое складывается из совокупного восприятия логотипа, а не только отдельных его элементов. Таким образом, в случае предварительного отказа со стороны Роспатента мы знали, как добиться положительного решения. Взвесив все «за» и «против» и обсудив план действий с доверителем, мы все-таки решили подавать на регистрацию обозначение «WORKSPACE» в исходном виде.

Несколько месяцев спустя нам пришел предварительный отказ, в котором экспертиза, как мы и предполагали, противопоставила нам несколько сходных, по их мнению, товарных знаков. Мы к такому развитию событий были готовы и написали аргументированный ответ, в котором подробно раскрыли нашу позицию с опорой на действующее законодательство, методические рекомендации Роспатента и актуальную судебную практику. В результате непростой переписки Роспатент согласился с нашими доводами и вынес решение о регистрации комбинированного товарного знака «WORKSPACE».