На этапе предварительной проверке мы рассказали нашему доверителю, что в названии «BIOWOOD PROFESSIONAL» слово «PROFESSIONAL» (с англ. «профессиональный») является неохраняемым, поскольку указывает на свойства и назначение заявленных товаров и услуг.
Словесный элемент «BIOWOOD» («bio» — часть сложных слов, соответствующая по значению слову «биологический», относящийся к органической жизни; «wood» — с англ. дерево, древесина) также попадал под категорию неохраняемых, поскольку деятельность компании была связана с обработкой древесины.
Как показывает практика, такое название можно зарегистрировать в составе логотипа или словосочетания, которое имеет различительную способность. При этом словесный элемент выделят в качестве неохраняемого. Логотип будет защищен, но название с другой графикой сможет использовать кто угодно.
Поскольку компания планировала размещать на продукции свой логотип, то его регистрация в совокупности с дискламированным названием в достаточной мере решало поставленную перед нами задачу. Мы провели проверку по графике — изображение отвечала всем необходимым требованиям. В том случае, если обозначение в заявке копирует чужой уже зарегистрированный знак, Роспатент откажет в регистрации. Помимо этого, использование чужого логотипа может обернуться претензиями от правообладателя.
Мы согласовали с руководителем компании перечень товаров и услуг, заполнили заявительную документацию и отправили материалы в Роспатент.
Спустя несколько месяцев от экспертизы нам пришел предварительный отказ. Как мы и предполагали, на этапе экспертизы Роспатент дискламировал словесный элемент «BIOWOOD PROFESSIONAL». Также эксперт написал, что для части указанных в заявке товаров название способно ввести потребителя в заблуждение. Мы с таким заключением согласны не были. Учитывая фантазийный характер словесных элементов «BIOWOOD PROFESSIONAL», они не способны были характеризовать товары, и, следовательно, не могли вводить потребителя в заблуждение в отношении тех сведений, которые не сообщались обозначением.
Мы подготовили аргументированный ответ, в котором подробно раскрыли нашу позицию с опорой на действующее законодательство, методические рекомендации Роспатента и актуальную судебную практику.
Роспатент наши доводы принял. По итогам делопроизводства нам удалось добиться положительного решения по заявке нашего доверителя с дискламацией словесных элементов «BIOWOOD PROFESSIONAL». При этом логотип компании получил правовую охрану.
