Перед началом работы мы провели предварительную проверку обозначения «Sheffield Suit» нашего доверителя. Это делается для того, чтобы понимать, какие риски могут возникнуть в процессе регистрации и необходимо ли проводить доработку обозначения.
Проверка показала, что если бы мы подали название «Sheffield Suit» на регистрацию, то мы с большой долей вероятности получили бы отказ. Дело в том, что Шеффилд — это город в Англии, в графстве Саут-Йоркшир. На первый взгляд может показаться, что обозначения с названиями городов не подлежат государственной регистрации. Однако, на практике все сложнее: нужно исследовать вопрос наличия введения потребителя в заблуждение при использовании топонима в названии, общую фантазийность обозначения, а также особенности восприятия этого обозначения потребителями. Только по итогам анализа совокупности факторов можно сделать вывод о возможности регистрации такого названия.
Чтобы минимизировать риски отказа, мы предложили нашему доверителю написать обозначение слитно и одним шрифтом: «SHEFFIELDSUIT». Это нужно было для того, чтобы элемент «Shops» не сделали неохраняемым, и нам не отказали в регистрации со ссылкой на сходное обозначение стороннего правообладателя. Такое представление обозначения давало нам возможность в ходе экспертизы отстаивать позицию о фантазийности названия. Объединение двух слов в одно — это далеко не универсальный ход и в ходе проверок мы видели много заявок, по которым Роспатент выносил отказы. Но именно в этом случае такой ход мог спасти регистрацию — мы знали это, потому что ориентировались на свежую практику Суда по интеллектуальным правам.
Благодаря изначальной тщательной проверке и корректно составленной заявке регистрация прошла без отказа со стороны Роспатента. Товарный знак «SHEFFIELDSUIT» был успешно зарегистрирован.