Мы смогли добиться регистрации товарного знака «Cyber Mafia», несмотря на предварительный отказ Роспатента

«Cyber Mafia» — это развивающаяся сеть компьютерных клубов в Иркутске с комфортной атмосферой для игр и тренировок с командой.

Чтобы получить исключительное право на обозначение «Cyber Mafia» и продолжать вести под ним деятельность, нужно было зарегистрировать товарный знак. Поэтому предприниматель Александр Хартиков обратился к нам и рассказал про свою задачу более подробно.

Предварительная проверка названия «Cyber Mafia» показала, что точно таких же или сходных до степени смешения обозначений в интересующих нас видах деятельности нет. Было несколько товарных знаков со словом «Mafia», однако сходство, на наш взгляд, очевидным не было.

Также мы учитывали тот факт, что Роспатент может отказать в регистрации названий, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и нормам морали. В этой связи к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, можно отнести обозначения, представляющие или включающие слова, выражения, изображения, которые противоречат правовым основам общественного порядка и (или) могут вызвать возмущение членов общества на основе общепринятых норм морали. Нам могли сослаться на это и отказать в регистрации словесного обозначения «Cyber Mafia».

Вместе с тем, в Реестре товарных знаков уже было зарегистрировано несколько знаков со словом «Mafia», в том числе и с нашей помощью: «Women Mafia», «Mafiafood» и другие. Если бы Роспатент отказал нам в регистрации, получилась бы парадоксальная для стороннего наблюдателя ситуация. Мы рассказали нашему доверителю, как будем действовать в случае уведомления от экспертизы, подготовили необходимые документы и отправили заявку в Роспатент.

Несколько месяцев спустя нам пришел предварительный отказ. В нем эксперт Роспатента написал, что обозначение нашего доверителя «Cyber Mafia» сходно до степени смешения с товарным знаком «MAFIA», зарегистрированным на имя американской компании в отношении нужного нам перечня услуг. Мы с таким отказом согласны не были. Дело в том, что фонетическое тождество одного из слов словесного элемента заявленного обозначения не является достаточным для вывода о сходстве обозначений в целом, а тем более их сходстве до степени смешения. Рядовой потребитель не обладает специальными знаниями и не может оценить статус отдельного элемента (сильный или слабый), потребитель смотрит в целом на обозначение. Восприятие обозначения будет формироваться с учетом всех слов и элементов товарного знака.

Мы подготовили обстоятельный ответ, где подробно изложили нашу позицию, доказывая различительную способность обозначения нашего доверителя. Роспатент приведенные нами доводы принял. В результате товарный знак «Cyber Mafia» был успешно зарегистрирован.