Мы добились регистрации товарного знака «High Five», несмотря на предварительный отказ Роспатента

«High Five» — это частная школа для детей от 2 до 18 лет в Калуге с билингвальной образовательной программой.

Ранее мы уже работали с предпринимателем Екатериной Наумовой по регистрации товарного знака «AKADIA». Когда потребовалось получить исключительное право на название «High Five», Екатерина снова обратилась к нам.

Первым делом мы провели проверку названия «High Five» на наличие точно таких же или сходных обозначений. Проверка показала, что в Реестрах уже есть несколько похожих товарных знаков, которые эксперт Роспатента мог признать сходными до степени смешения и прислать предварительный отказ, на который нужно будет мотивированно отвечать.

Мы рассказали Екатерине о результатах проверки. Оказалось, что за годы использования название «High Five» приобрело известность, и школа не была готова менять название. Тогда мы решили, что подадим на регистрацию обозначение в исходном виде, не будем пока что придумывать новых названий и постараемся добиться регистрации за счет аргументированного ответа на уведомление Роспатента. Мы заполнили заявительную документацию и отправили материалы в Роспатент.

Спустя несколько месяцев после подачи заявки нам пришел предварительный отказ, в котором эксперт Роспатента указал, что обозначение нашего доверителя «High Five» сходно до степени смешения с международным товарным знаком «HIGH5», зарегистрированным с более ранним конвенционным приоритетом.

Мы с таким отказом согласны не были. Дело в том, что согласно п.6 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Противопоставленный товарный знак «HIGH5» был зарегистрирован только для части 41 класса МКТУ, а именно: «предоставление спортивных сооружений и спортивных студий и спортивных лагерей; организация спортивных соревнований; организация и проведение спортивных мероприятий; работа фитнес-студий; спортивные мероприятия».

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание вид товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, круг потребителей. Мы рассматривали указанные нами в заявке товары и услуги как неоднородные позиции. Заявленные классы МКТУ не ограничиваются только лишь товарами и услугами, которые указаны в противопоставленных регистрациях, в классы МКТУ входят и иные неоднородные товары и услуги. Так, например, 41 класс включает в себя также образовательные услуги, развлекательные услуги. Перечисленные в заявке услуги никак не пересекались с теми, в отношении которых был зарегистрирован товарный знак международного правообладателя.

Также мы отметили, что по противопоставленному товарному знаку в соответствии с решением о прекращении действия регистрации в отношении части товаров и услуг по требованию Ведомства страны заявителя 25 класс МКТУ был удален из перечня товаров и услуг, поэтому он не мог препятствовать регистрации обозначения «High Five».

Мы подготовили обстоятельный ответ, где подробно изложили нашу позицию и смогли мотивировать перед Роспатентом отсутствие сходства между обозначением нашего доверителя и противопоставленной регистрацией. Роспатент приведенные нами доводы принял. В результате товарный знак «High Five» был успешно зарегистрирован.