Мы получили патент на изобретение, преодолев предварительный отказ экспертизы со ссылкой на научную публикацию самого автора

15.12.2017
В сентябре 2015 года к нам обратилось малое инновационное предприятие "Междисциплинарный нанотехнологический центр" для патентования изобретения в виде способа получения композиционных материалов. С целью снижения стоимости патентных услуг, предприятие попросило нас произвести патентование изобретения без проведения патентного поиска с нашей стороны. Патентный поиск и риски связанные с ним предприятие взяло на себя т.к. на предприятии работали специалисты, которые уже имели опыт проведения патентного поиска.

Спустя год после подачи заявки, на этапе экспертизы по существу, оказалось, что патентный поиск был проведен достаточно качественно, но был упущен один нюанс — публикация самого автора в вузовском журнале, достаточно подробно раскрывающая изобретение. Экспертиза ФИПС на этапе анализа уровня техники обнаружила данную публикацию и противопоставила ее нашей заявке.

В соответствии с действующим законодательством, если изобретатель издал публикацию, раскрывающую техническое решение по существу, с момента такой публикации у изобретателя есть всего полгода на то, чтобы подать заявку на патентование этого технического решения. Иначе, если автор по истечении полугода подаст заявку на патентование технического решения, описанного в опубликованной статье, экспертиза укажет на то, что техническое решение не соответствует критерию новизны, так как было описано в ранее опубликованной источнике. Доводы заявителя о том, что он и является автором противопоставляемой статьи, не имеют правовых оснований для оспаривания решения экспертизы, следовательно экспертиза будет вынуждена отказать в выдаче патента на такое техническое решение, как на не удовлетворяющее критерию новизны.

Именно такой случай произошел с заявкой предприятия, которое обратилось к нам. Мы получили запрос экспертизы по итогам патентного поиска, в котором эксперт ссылался на несколько американских и японских патентов с пометкой "А", (документы, не считающиеся особо релевантными и не препятствующие регистрации), а на публикации самого автора с пометкой "Х" (документ, имеющий наиболее близкое отношение к заявленному изобретению и препятствующий регистрации).

Получается, что техническое решение предприятия удовлетворяло критерию мировой новизны изобретения, но собственная публикация автора трехлетней давности мешала запатентовать его собственное изобретение.

Так как в патентную заявку на этапе экспертизы нельзя добавлять новые признаки, мы были вынуждены исходить исключительно из информации, которая была представлена на дату подачи заявки. Мы подготовили ответы на запросы экспертизы и спустя несколько итераций переписки с патентным ведомством получили решение о выдаче патента за счет внесения уточнений в признаки, указанные в первоначальных материалах заявки.